Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO: Cuida-se de apelação interposta por Boreal Soto Castro, contra a r. sentença prolatada às fls. 307/309, em ação ordinária na qual se busca nulidade cumulada com pedido de adjudicação de Patente de Modelo de Utilidade de "Disposição Construtiva Aplicada a Cabeçote de Fresar" MU 75028-18-2, com data de depósito de 15/12/1995, em nome de Seco Tools Ind. E Com. Ltda (BR/SP), proposta frente o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Seco Tools Ind. E Com. Ltda.

A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido nos termos do disposto nos artigos 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14.05.1996.

Em seu voto, o ilustre Desembargador Federal Relator Cotrim Guimarães, deu parcial provimento à apelação, julgando o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a propriedade comum da patente de invenção de modelo de utilidade MU 7502818-2.

Pedi vista para melhor impressão da questão posta.

Segundo informações dos autos (fl. 3) o autor apelante, Boreal, trabalhou para a empresa Seco Tools, cuja atividade industrial se destina, entre outras, desenvolver, fabricar e vender metal duro, componentes, produtos e equipamentos correlatos ao metal duro (fl. 100/101), na função de assistente técnico, de 20/05/1991 a 01/12/1998 quando, a partir de então passou para a função de "coordenador de projeto" (segundo registro na carteira em 01/04/1997, fl. 31).

Em final de 1994 a empresa apelada foi procurada pela empresa Scania Latim América Ltda com vistas ao desenvolvimento de projeto de criação de uma ferramenta de usinagem (cabeçote de fesar com pastilhas intercambiáveis).

Mesmo não sendo sua função, Boreal concluiu o projeto, com os primeiros desenhos da peça, em 11/12/1994 (docs. 21 a 24, fls. 33/36), que segundo ele foi desenvolvido em sua residência, fora do horário de trabalho (fl. 10) sem a utilização de qualquer tipo de recurso, meio, dado, material, instalação ou equipamento pertencente ao empregador, sendo único e exclusivo detentor do direito de registro da patente em questão, conforme o disposto no art .90 da Lei 9.279/96.

Após sua realização, pelo Sr. Boreal, a empresa Seco enviou o projeto e todo material necessário para seu departamento de engenharia de produção para a realização dos testes necessários, quando então, observada a viabilidade de comercialização e análise do valor envolvido, requereu, através do supervisor de treinamento e promoção, Sr. Douglas Sidnei Borgh, que o autor do projeto assinasse um termo de autorização de cessão para pedido de patente (fl4, fls. 37/38), o qual se recusou a assinar.

Douglas solicitou ao Sr. Sergio Carneiro, gerente do autor Boreal, que assinasse o termo (doc. 25 e 26), simulando ser ele o inventor.

O Sr. Sergio declarou (fl. 40) que o doc. de autorização/cessão para Pedido de Patente, depositado no INPI em 15/12/1995 (fl. 39), não foi assinado pelo verdadeiro inventor do modelo de utilidade de "Disposição Construtiva Aplicada a Cabeçote para Fresar", Sr. Boreal, tendo sido pressionado pelo Sr. Douglas a assinar.

Com o objetivo de construção do projeto, montagem e try-out (testes preliminares de ferramentas), o Sr. Bengt Bringelsson, Sergio Carnerio e Julio da Cruz Roque (Diretor Presidente da empresa Seco) (fl. 115/122) foram à Curitiba, na empresa Ferramentas Precisa, que continha as condições para execução do projeto e fabricá-lo, fato este que não era possível na empresa Seco, retornando esta com sucesso, para São Paulo, com as ferramentas.

Com razão o eminente relator. Das provas contidas nos autos verifico que o apelante, Sr. Boreal, até 01/04/1997, não mantinha qualquer vínculo com a atividade inventiva e/ou modificativa, mas, de acordo com as atribuições do cargo às fls. 133/138, do contrato de trabalho (fls. 131/132) e a carteira da trabalho (fl. 20 e 31), apenas função de assistência técnica, passando a elaborar projetos, na atribuição do cargo, em 01/02/1998 - fl. 141/142.

Ressalte-se que, independentemente do conteúdo do curriculum do autor, a função para a qual foi contratado e exercia, no período de 1991 a 1997, não era de pesquisa, projeto, modificação ou aperfeiçoamento de produtos, mas desvinculação, do projeto realizado, ao contrato de trabalho, restando verificar a existência ou não da concorrência de meios e recursos da empresa ré.

Para efetivação do projeto foi contratada a empresa PREVISA, que produziu a ferramenta, cujos custos foram pagos pela empresa Seco e depois vendida à empresa Scania (fl. 217).

A criação industrial em debate não pertence exclusivamente ao empregador apelado, conforme expresso no artigo 88 da Lei nº 9.279/96, uma vez que não decorreu de contrato de trabalho executado com o objetivo de desenvolver pesquisa ou produzir a inovação técnica, assim como, ainda que o projeto em si tenha sido realizado fora do ambiente de trabalho (na casa do empregado apelante), não pertence exclusivamente ao empregado, conforme previsto no artigo 90 da Lei citada, uma vez que, apesar de não ter utilizado instalações, recursos, equipamentos, dados ou materiais do empregador, utilizou meios (departamento de engenharia para teste) e valendo-se de facilidades que a própria empresa dispunha, o que caracteriza a modalidade de invenção nos termos previstos no artigo 91, caput, da lei 9.279/96, ou seja a propriedade comum da patente entre empregador e empregado, com atribuição de exploração exclusiva do empregador mediante "justa remuneração" do empregado, que deve ser fixada.

Com o objetivo de distinguir a invenção prevista no art. 90 da Lei 9.279/96, em que a propriedade da criação industrial é atribuída exclusivamente ao empregado, da invenção prevista no art. 91 da Lei citada, em que a propriedade da criação industrial é atribuída ao empregador e ao empregado, cabe qualificar os "eventuais recursos ou dados utilizados pelo empregado como sendo exclusivos do empregador", não sendo "qualquer recurso ou dado da empresa, eventualmente disponibilizado ao empregado, que caracteriza uma invenção, que a princípio seria livre, como sendo mista. A utilização, por exemplo, de dados de conhecimento geral, ou banais, não se presta a tal finalidade, já que não integram o know-how específico da empresa, nem tão pouco seu "patrimônio técnico" (Mansur, Julio Emilio Abranches, A Retribuição Econômica Devida aos Empregados pela Exploração Mista, Cadernos Temáticos Propriedade Industrial - Encarte da Revista da EMARF, TRF 2ª Região, 2ª Ed. , fevereiro de 2007).

A justa remuneração devida ao criador do invento exige a apuração de todos os aspectos que envolvem a criação e a exploração do invento, assegurando a retribuição eqüitativa ao empregado inventor.

Verifica-se a participação do empregador no surgimento do invento, pelo grau de participação da sua estrutura técnica (recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos) disponibilizada para tanto, assim como a divisão proporcional do proveito econômico.

Por fim, dou parcial provimento ao apelo, entendendo ser aplicável à espécie o disposto no art. 91 da Lei 9279/96, reformando a sentença recorrida.

É o voto.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por Boreal Soto Castro em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 6ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo - SP que, nos autos de ação anulatória cumulada com pedido de adjudicação de patente de modelo de utilidade proposta contra Seco Tools Indústria e Comércio Ltda e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, julgou o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50 (fls. 307/309).

Em suas razões, a parte apelante pugna pela reforma da sentença e a conseqüente procedência do pedido pelos seguintes motivos: a) que a patente concedida pelo INPI à sociedade empresária apelada é nula de pleno direito, posto que o modelo de utilidade da "Disposição Construtiva Aplicada a Cabeçote de Fresar - UM 7502818-2" é fruto exclusivamente do seu trabalho, não tendo havido qualquer fornecimento de recursos por parte da empregadora; b) que a prova testemunhal demonstra ser sua a autoria do projeto e que a autorização/cessão para o pedido de patente é falsa, nulidade esta prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil de 1916, uma vez que o pedido foi subscrito pelo Sr. Sérgio Carneiro e que este afirmara expressamente ter sido coagido a assinar o referido termo, motivo pelo qual deve ser-lhe assegurado o direito de obter a propriedade da patente, tal como disposto no artigo 6º da Lei nº 9.279/96; c) que deve ser determinada a adjudicação da patente, pois o contrato de trabalho existente entre as partes litigantes não contemplava a atividade inventiva ou modificativa, sequer havendo cláusula contratual atribuindo a propriedade do modelo de utilidade à Seco Tools Indústria e Comércio Ltda, posto que os trabalhos foram realizados em sua residência; d) que foi contratado para exercer o cargo de assistente técnico, em 20 de maio de 1991, tendo como principais atribuições analisar processos, projetos, condições de trabalho e ferramentas usadas para detectar falhas e indicar alterações ou ajustes, não para criar e/ou modificar qualquer modelo de utilidade, o que afasta a aplicação do disposto no artigo 88 da Lei nº 9.279/96, sendo que a sentença fez uma interpretação extensiva do contrato de trabalho para afastar a regra prevista no artigo 90 da Lei nº 9.279/96; e) que não há provas no sentido de que o autor tivesse recebido qualquer valor adicional que de alguma forma compensasse o trabalho consistente na modificação do modelo de utilidade, sendo que a sua designação para coordenador do Departamento de Projetos da apelada ocorreu somente em 01.04.1997, proporcionando um aumento salarial de apenas 10% (fls. 323/334). Pede, subsidiariamente, que seja reconhecida a propriedade comum sobre o modelo de utilidade (artigo 91 da Lei nº 9.279/96).

Foram ofertadas contrarrazões às fls. 346/354 e 361/366, sendo que a sociedade empresária pugnou pelo desprovimento do apelo e a autarquia pelo seu parcial provimento, reconhecendo o apelante como inventor do modelo de utilidade e, em relação à sua propriedade/titularidade, confia na Justiça dessa E. Corte, cabendo à autarquia cumprir o que for decidido.

É o breve relatório.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Em sua petição inicial o autor aduz que era empregado da sociedade empresária apelada, tendo trabalhado no período de 1991 a 1998, sendo que até 1997 exercia a função de assistente técnico e depois passou a ser coordenador do Departamento de Projetos.

Assevera ainda que, no final de 1994, a Ré foi procurada pela multinacional Scania Latin América Ltda com o intuito de desenvolver um projeto de criação de uma ferramenta de usinagem, mais precisamente um "cabeçote de fresar com pastilhas intercambiáveis" e que após várias tentativas frustradas de desenvolver o projeto, a Ré teria lhe solicitado a resolução do problema, em uma última tentativa de atender ao pedido formulado pela Scania.

Prossegue dizendo que passou a estudar uma solução para o desenvolvimento da ferramenta, mesmo não sendo esta a função para a qual fora contratado e que, após vários dias de estudo em sua residência, fora, portanto, do local e horário de trabalho, conseguiu concluir o projeto, o que objetivou os primeiros desenhos da peça em 1994, feitos em papel vegetal com o timbre da ré, constando o seu nome como desenhista e o carimbo da ré dizendo tratar-se de "Material Sigiloso", bem como o nome do cliente que fez o pedido de projeto, qual seja, a Scania.

Aduz que após a realização de testes pela ré, no sentido de apurar a viabilidade comercial em escala industrial, sobreveio pedido no sentido de que assinasse um Termo de Autorização e Cessão para pedido de Patente, o qual se recusou a assinar, alegando ser injusto transferir a titularidade de sua criação sem antes discutir uma compensação pecuniária. Diante da recusa, o Sr. Douglas Sidnei Borghi, então supervisor de treinamento de promoção da ré, disse que não haveria qualquer problema decorrente da recusa, pois o termo poderia ser assinado por qualquer outra pessoa.

Douglas teria solicitado que Sérgio Carneiro, gerente do autor e também funcionário da ré, assinasse o referido termo como sendo ele o inventor do modelo de utilidade, sendo ameaçados com a possibilidade de imediata rescisão dos contratos de trabalho, motivo pelo qual ficaram em silêncio, pois são humildes e dependiam do trabalho para o sustento.

Em sua contestação a ré aduziu que o autor sempre trabalhou com projetos e que esse tipo de projeto já estava sendo desenvolvido para outros clientes. Disse que o autor não criava nada, mas como funcionário apenas projetava novas disposições construtivas em ferramentas, atribuições decorrentes de seu cargo, tanto que posteriormente foi promovido ao cargo de coordenador de projetos. Afirmou que Douglas fazia parte de outro Departamento, que nenhuma pessoa fora obrigada a assinar qualquer termo e que, curiosamente, os documentos anexados pelo autor são provenientes de ex-funcionários que pediram demissão. Juntou curriculum vitae do autor, proposta de emprego e ficha de atribuições do cargo, dentre outros documentos.

Não houve conciliação entre as partes, sendo que o autor prestou depoimento pessoal às fls. 215/216 e foram ouvidas as testemunhas Sérgio Carneiro e Douglas Sidnei Borghi (fls. 217/220).

Feito um breve relato dos autos, cumpre transcrever, por oportuno, os artigos previstos no Capítulo XIV da Lei nº 9.279/96, que tratam da invenção e do modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço e que regem a matéria:

Anoto, de início, que entendo não ser o caso de anulação da patente, bastando verificar a sua real titularidade e, se for o caso, determinar a retificação do registro.

No tocante ao mérito, penso que a hipótese versada nos presentes autos se amolda ao disposto no artigo 91 da Lei nº 9.279/96, uma vez que a atividade inventiva exercida pelo autor/apelante estava desvinculada do contrato de trabalho e os recursos foram oferecidos pela ré, ora apelada.

Com efeito, o autor fora contratado para exercer as funções de assistente técnico, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, a análise de processos, projetos, condições de trabalho e ferramentas usadas para detectar falhas e indicar alterações ou ajustes (fl. 133).

Tanto é verdade que a elaboração de projetos não estava compreendida nas suas atividades que o êxito do projeto que envolve a presente lide levou à criação do cargo de coordenador de projeto, que foi ocupado pelo autor da presente demanda.

Os desenhos de fls. 33/36 e 139/140 (projetos) foram elaborados pelo autor, o que não comporta maiores questionamentos, uma vez que o seu nome consta em todas as etapas de evolução do projeto, não havendo dúvidas quanto à titularidade da atividade inventiva.

Por outro lado, a prova testemunhal (fls. 215/218), no sentido de que os custos do projeto foram arcados pela ré, demonstra que a atividade inventiva foi exercida mediante a utilização de recursos da empregadora.

A propósito, o projeto foi desenvolvido em papel em que consta o timbre da sociedade empresária e a anotação de que se tratava de material sigiloso, sendo desenvolvido na empresa de ferramentas Precisa e os custos foram suportados pela Seco Tools Indústria e Comércio Ltda, de modo que o reconhecimento da propriedade comum é a solução que reputo mais adequada à presente demanda.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para julgar o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a propriedade comum da patente de invenção de modelo de utilidade MU 7502818-2.

As partes arcarão com os honorários de seus advogados, uma vez que restou configurada a sucumbência recíproca, nos termos do disposto no caput do artigo 21 do Código de Processo Civil.

É como voto.