Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da autora para determinar o cancelamento do registro nº 006259758, referente à marca "Colson", concedido pelo INPI em 25/03/1976, condenando a ré RCG Indústria Metalúrgica Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dar provimento à apelação do INPI para reconhecer sua qualidade de assistente litisconsorcial e deixar de condená-lo nas verbas de sucumbência, e julgar prejudicada a apelação da ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão do tema submetido a julgamento e, após detida análise, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autora para determinar o cancelamento do registro nº 006259758, referente à marca "Colson", concedido pelo INPI em 25/03/1976, condenando a ré RCG Indústria Metalúrgica Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dou provimento à apelação do INPI para reconhecer sua qualidade de assistente litisconsorcial e deixar de condená-lo nas verbas de sucumbência, e julgo prejudicada a apelação da ré.

É como voto.

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por COLSON DO BRASIL LTDA. contra RCG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI com o fim de obter a declaração: (i) de nulidade do ato administrativo que manteve o registro da marca COLSON nº 006259758 em favor da ré, seja pela caducidade, em razão do não uso da marca, seja porque a empresa americana "The Colson Group Inc", ligada à autora, já utilizaria a marca Colson nos Estados Unidos da América desde 1885; e (ii) de nulidade dos atos administrativos que indeferiram o registro das marcas COLSON e COLSON CASTER em favor da autora (procedimentos nºs 824000145 e 824000153) e, por conseguinte, condenar o INPI a deferi-los.

A sentença julgou: (i) extinto o processo sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro das marcas COLSON e COLSON CASTER em favor da autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e (ii) improcedente o pedido relativo à anulação do ato administrativo que decidiu ela manutenção do registro da marca COLSON à ré, sob a forma nominativa (art. 487, I, do CPC). Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados "no percentual mínimo do §3º do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu §5º, por ocasião da apuração do montante a ser pago".

Apelou a autora. Em suas razões, pugnou pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa para o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro das marcas COLSON e COLSON CASTER, sob o argumento de que a empresa americana "Colson Group holdings LLC" é a sua controladora, pois é constituída por apenas duas sócias: a empresa americana mencionada (majoritária) e a "Indústrias Metalúrgicas Sudamericanas S/A", de modo que toda a sua atividade no Brasil é determinada pela empresa americana.

Quanto ao mérito, aduziu que a ré requereu o registro de diversas marcas estrangeiras atuantes no mesmo ramo, porém nunca fez uso delas, nem as divulgou. Defendeu que as notas fiscais não são suficientes para comprovar o uso da marca, pois a utilização abrange a publicidade e a aposição da marca nos produtos. Sustentou que não é crível que a ré tenha comercializado apenas 17 produtos da marca "Colson" no lapso temporal de 05 (cinco) anos, correspondentes às poucas notas fiscais juntadas. Afirmou que, em pesquisa nos endereços eletrônicos nas representantes e distribuidoras citadas pela testemunha da ré, constatou-se que não há divulgação de produtos da marca "Colson" à venda. Afirmou que consta nos autos cópias de duas notas fiscais contendo o mesmo código do produto, porém uma como sendo da marca "Colson" e outro da marca "Rod Car", o que indicaria a fraude.

Também alegou que a marca "Colson" é dotada de notoriedade no cenário internacional e o registro foi realizado pela ré de má-fé. Ressaltou que, na enquete juntada, concluiu-se que todas as pessoas entrevistadas desconheciam a comercialização de produtos da marca "Colson" por outras empresas, senão pela própria autora.

Apelou a ré. Em suas razões, sustentou que não é aplicável o §3º do art. 85 do CPC/2015 para fins de fixação dos honorários advocatícios, devendo o arbitramento se ater ao interregno de 10 a 20%, nos termos do §2º do mesmo dispositivo. Afirmou que se trata de causa com alta complexidade, cuja instrução demorou cerca de sete anos e exigiu esforços consideráveis, razão pela qual requer o arbitramento em 20%.

Também apelou o INPI. Em suas razões, sustentou que o INPI deve intervir nas ações de anulação de registro, por força do art. 175 da Lei nº 9.279/1996, na qualidade de assistente litisconsorcial da parte (art. 54 do CPC/1973, correspondente ao art. 124 do CPC/2015). Requer a reforma da parte da sentença que entendeu que a posição do INPI no presente processo é de litisconsorte passivo necessário.

Com as contrarrazões das partes, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da ilegitimidade ativa

O Juiz reconheceu a ilegitimidade ativa da autora em relação ao pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro das marcas COLSON e COLSON CASTER em favor da autora, sob os fundamentos de que a autora é pessoa jurídica distinta da empresa americana "The Colson Group Inc", não é proprietária da marca "Colson" no exterior e, instada a comprovar documentalmente que possui autorização para uso e defesa da marca "Colson", concedida pela empresa americana, não juntou nenhum documento.

Pois bem, verifica-se dos autos que o MM. Juiz a quo converteu o julgamento em diligência para determinar à autora que juntasse comprovação documental que a legitime para invocar a proteção à marca ou nome comercial (anteriormente ao registro pela ré), sob pena de lhe restar presente legitimidade ativa apenas para o pedido de caducidade pelo desuso do registro da marca COLSON, de que é detentora a ré. Confira:

Também se depreende que a autora manifestou-se às fls. 1.198/1.200, limitando-se, todavia, a afirmar que "atua na qualidade de empresa do grupo Colson".

Assim, é certo que o MM. Juiz a quo concedeu à autora oportunidade e prazo adequado para o saneamento do vício e, ainda, avisou expressamente que o seu não suprimento ensejaria o reconhecimento de ilegitimidade ativa para um dos pedidos, cumprindo os deveres impostos pelos arts. 139, IX, e 317 do CPC/2015 e atendendo ao princípio da primazia do julgamento de mérito, in verbis:

Contudo, a autora quedou-se inerte, deixando de sanar o vício, razão pela qual deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito.

Ressalte-se, ainda, que o documento intitulado "Permission to use "Colson" logo and trademark" (traduzido para: Permissão para o uso da logomarca e da marca "Colson" - fls. 1.267/1.268), não pode ser considerado, porquanto juntado extemporaneamente, apenas no momento de interposição do recurso de apelação.

Do pedido de cancelamento do registro da marca COLSON nº 006259758, concedido em favor da ré

Depreende da petição inicial que a autora formulou os seguintes pedidos:

Porém, a rigor deveriam ter sido formulados apenas dois pedidos: (i) de declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o registro da marca COLSON nº 006259758 em favor da ré; e (ii) de declaração de nulidade dos atos administrativos que indeferiram o registro das marcas COLSON e COLSON CASTER em favor da autora (procedimentos nºs 824000145 e 824000153) e, por conseguinte, de que o INPI deve deferir tais registros - e este, como visto no tópico anterior, foi extinto sem resolução do mérito.

Isso porque a alegada caducidade do registro de marca nº 006259758 (item "b" do pedido formulado pelo autor na inicial) é, em verdade, o fundamento fático e jurídico (causa de pedir) para a procedência do pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o registro da marca COLSON nº 006259758 em favor da ré (item "a" do pedido formulado pelo autor na inicial).

Além disso, cabe consignar que se afere da leitura da inicial que há outro o fundamento fático e jurídico (causa de pedir) - embora a autora não o trate como tal - para a procedência do pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o registro da marca COLSON nº 006259758 em favor da ré, a saber: a suposta notoriedade da marca "Colson". E este fundamento pode - e deve - ser apreciado pelo Magistrado, em razão dos princípios do mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e do iura novit curia (o juiz conhece o direito).

Pois bem, feitas estas ponderações, passo à apreciação do mérito.

Com relação à alegação de caducidade pelo não uso da marca, tem-se que o art. 143, II, da Lei nº 9.279/1996 prevê que o registro da marca caduca quando houver interrupção do uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. In verbis:

No caso dos autos, há fotos de produtos com a marca "Colson" neles estampada (fls. 627/633), bem como inúmeras notas fiscais indicando a venda de produtos da marca "Colson" pela ré (fls. 280/625) no período de 1999 a 2004 e de 2009 a 2010, o que, por si só, já indica a utilização da marca pela ré e afasta a alegada caducidade do registro.

Constitui mera alegação, desprovida de qualquer prova, a afirmação de que a ré teria efetuado o registro de diversas marcas notórias estrangeiras, sem, porém, usá-las efetivamente, apenas com o fim de impedir o ingresso das empresas estrangeiras no mercado nacional. Isso porque a autora não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar o registro de diversas marcas notórias estrangeiras pela ré, tampouco prova da suposta simulação ou fraude.

Com relação à alegação da autora de que há cópias de duas notas fiscais contendo o mesmo código do produto, porém constando a marca "Colson" em uma e a marca "Rod Car" em outra, verifica-se que a testemunha da ré (mídia juntada à fl. 728) esclareceu que o fato de haver produtos iguais ou similares correspondentes a marcas distintas (Colson, Rod Car ou outras) decorre de política de precificação conforme o seguimento do mercado que cada marca visa atingir.

Ademais, quanto à enquete que supostamente comprovaria que os consumidores associam a marca "Colson" à empresa estrangeira e desconhecem a comercialização de produtos "Colson" pela ré, apesar de a autora ter requerido a sua juntada por duas vezes durante a instrução, somente veio a juntá-la extemporaneamente, após o encerramento da instrução, apenas no momento de protocolo dos memoriais. E ainda que assim não fosse, trata-se de pesquisa extremamente simples, com a participação de apenas 52 consumidores, sendo todos clientes da própria autora (fls. 749/761).

Ainda, a autora alega que nos endereços eletrônicos das representantes comerciais e distribuidoras da ré não há produtos da marca "Colson", mas à fl. 741 consta imagem da tela referente ao endereço eletrônico de uma das distribuidoras, em que consta a informação de que são comercializados produtos da marca "Colson".

Não é que a situação posta nos autos não cause estranheza a este magistrado, sobretudo a identidade do nome da marca e do logotipo adotado, porém o fato é que sobre a autora recaía o ônus da prova, inclusive por força da decisão saneadora de fls. 800/801, que determinou a aplicação do ônus estático da prova ao caso.

E deste ônus a autora não se desincumbiu. Não trouxe provas de suas alegações, sobretudo da fraude que alega existir. Não requereu diligências adequadas para o fim de comprovar que a ré não produz produtos contendo a marca "Colson"; que a ré registrou outras marcas estrangeiras notoriamente conhecidas etc. Aliás, a autora, por mais de uma vez, manteve-se inerte durante a instrução, deixando de requerer as providencias necessárias à comprovação de suas alegações e, até mesmo, de atender à determinação do juízo.

Note-se que o juízo a quo adotou todas as medidas possíveis para viabilizar um julgamento de mérito justo, reabrindo, por duas vezes, a instrução: na primeira decisão (fls. 800/801), para consignar como seria o ônus da prova, fixar os pontos controvertidos e conceder prazo às partes para requererem a produção de novas provas; na segunda (fl. 1.197), para conceder prazo à autora para evitar a extinção sem resolução do mérito de um dos pedidos.

Assim, é evidente que a autora teve diversas oportunidades para se desincumbir do seu ônus probatório, porém não o fez.

Com relação à alegação de notoriedade da marca, faz-se necessária uma breve evolução história da proteção às marcas notoriamente conhecidas no ordenamento brasileiro.

Com efeito, a proteção das marcas notoriamente conhecidas remonta ao art. 6 bis da Convenção da União de Paris, de 1883, que estabelece o seguinte:

Embora o Brasil tenha sido um dos signatários originários da Convenção da União de Paris, esta somente veio a ser totalmente incorporada ao ordenamento pátrio na década de 90.

Isso porque por muito tempo o Brasil vinculou-se apenas à Revisão de Haia de 1925 da Convenção da União de Paris, que ainda não contemplava a proteção das marcas notoriamente conhecidas, independente de registro.

A Revisão de Estocolmo de 1967 da Convenção da União de Paris, que estabelecia tal proteção, foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 78/1974 com ressalvas: é que o Brasil depositou o instrumento de adesão junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual em dezembro de 1974, ressalvando que não se vincularia pelo disposto na alínea 1 do art. 28 e com relação aos arts. 1 a 12.

O Código de Propriedade Industrial vigente à época - Lei nº 5.772/1971 - não trazia qualquer dispositivo que tratasse a respeito da proteção às marcas notoriamente conhecidas.

E a jurisprudência, majoritariamente, exigia a precedência do registro no Brasil para a proteção da marca notoriamente conhecida:

Porém, mesmo naquela época, já havia precedentes isolados aplicando a proteção com fundamento direto no art. 6 bis da Convenção da União de Paris, verbis:

A citada Revisão de Estocolmo somente foi integralmente ratificada por meio do Decreto nº 635/1992 e do Decreto nº 1.263/1994, que estenderam a adesão do Brasil ao disposto em seus arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I.

Por fim, foi promulgada a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), em 14/05/1996, que previu, expressamente a proteção no seu art. 126:

Como se vê, a proteção das marcas notoriamente conhecidas, sem necessidade de prévio registro, somente foi inserida no ordenamento pátrio na década de 90.

Não obstante, os Tribunais vêm entendendo que essa proteção das marcas notoriamente conhecidas pode atingir registros de marcas realizados antes das inovações legislativas que a inseriu no nosso ordenamento.

Assim, basta ao requerente a comprovação de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face de quem fez o registro de marca notoriamente conhecida.

E essa presunção da má-fé de quem fez o registro de marca notoriamente conhecida traz duas consequências: a imprescritibilidade da ação anulatória do registro da marca; e a possibilidade de desconstituição desse registro, quando restar demonstrada a possibilidade de provocar confusão nos consumidores.

Confira-se os seguintes precedentes:

Todavia, a questão está longe de poder ser considerada pacífica nos Tribunais. Confira-se, exemplificativamente, o seguinte precedente desta Corte Regional:

Ponderados os argumentos, adota-se ao entendimento de que é possível o cancelamento do registro, desde que a empresa comprove que a marca reivindicada era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido - o que faz presumir a má-fé de quem fez o registro -, assim como que há a possibilidade de provocar confusão nos consumidores.

Cumpre, ainda, esclarecer a diferença entre "marca notoriamente conhecida" e "marca notória" ou, na nomenclatura atual, "de alto renome".

(i) marca notoriamente conhecida

A marca notoriamente conhecida é uma exceção ao sistema atributivo da propriedade, segundo o qual somente o registro da marca no Brasil atribui ao titular o direito de uso exclusivo da marca dentro do respectivo ramo de atividade do titular, e à territorialidade.

Assim, a marca notoriamente conhecida goza de proteção dentro do respectivo ramo de atividade e em qualquer país que tenha aderido à Convenção da União de Paris - Revisão de Estocolmo, independentemente de prévio registro no país, com fundamento no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris de 1883, e no art. 126 da Lei nº 9.279/1996.

(ii) marca notória/de alto renome

A marca notória/de alto renome é uma exceção ao princípio da especialidade, segundo o qual somente o registro da marca enseja proteção apenas dentro do respectivo ramo de atividade do titular.

Assim, a marca notória/de alto renome goza de uma proteção especial, que abrange todos os ramos de atividade, desde que devidamente registrada e declarada como de alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a quem cabe a análise com base na discricionariedade, com fundamento no art. 67 da Lei nº 5.772/1971 e, atualmente, no art. 125 da Lei nº 9.279/1996.

Confira-se os seguintes precedentes:

Desse modo, é evidente que a discussão posta nos autos refere-se à proteção da marca notoriamente conhecida, porquanto as partes atuam no mesmo ramo de atividade e a autora não possui - nem pretende - o reconhecimento pelo INPI de marca notória ou de alto renome.

No caso dos autos, a ré obteve a concessão do registro nº 006259758, referente à marca "Colson", em 25/03/1976 (fl. 276).

É certo que na década de 70 não havia qualquer óbice ao registro de marcas notoriamente conhecidas. Porém, conforme exposto acima, filia-se ao entendimento de que é possível a retroação da proteção inserida pelos Decretos nº 635/1992 e 1.263/1994 e pela Lei nº 9.279/1996, em determinadas situações.

Assim, a controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de prova de que: (i) a marca "Colson" era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido; e (ii) há a possibilidade de confusão nos consumidores.

Pois bem, os documentos de fls. 810/1.103 comprovam que a marca "Colson" é registrada e comercializada em dezenas de países, sendo que os registros mais antigos remontam às décadas de 40 e 50. Esta farta documentação juntada pela autora é suficiente para provar que a marca "Colson" era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido (25/03/1976) e fazer presumir a má-fé da ré.

E é certo que há possibilidade de gerar confusão nos consumidores, pois a autora e a ré atuam no mesmo ramo de atividade: fabricação de rodas e rodízios. Além disso, ressalte-se que os produtos da ré, constantes no catálogo de fls. 1.132/1.187, são idênticos aos da autora, constantes no catálogo de fls. 1.108/1.131.

Por estas razões, deve ser cancelado o registro nº 006259758, referente à marca "Colson", concedido pelo INPI em 25/03/1976 (fl. 276).

Do INPI

Tratando-se de ação anulatória de registro na qual o INPI não é autor, sua intervenção no feito ocorre ex lege, por expressa previsão do art. 175 da Lei n° 9.279/96:

A Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que: (i) em se tratando de discussão acerca de vício inerente ao próprio processo de registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário; e (ii) no caso em que se debate vício intrínseco ao objeto do registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de assistente especial (intervenção sui generis).

Neste sentido, confira-se o seguinte precedente:

No caso dos autos, a parte autora pretende a anulação de registro de marca por entender que o objeto não é registrável, por se tratar de marca notoriamente conhecida, tratando-se, portanto, de vício intrínseco, hipótese em que o INPI intervém no feito na qualidade de assistente especial, uma vez que não deu causa à propositura da ação, mas, de modo diverso, atua no feito por imposição legal para preservação do interesse público, que pode ou não coincidir com os interesses das partes.

Por oportuno, trago à colação precedente desta Primeira Turma em caso que guarda grande similitude fática com o quanto discutido nestes autos:

Por tais razões, consigno que a atuação do INPI no feito tem se dado na qualidade de assistente especial e não pode ser condenado em honorários advocatícios.

Dos honorários advocatícios

Custas ex lege.

Considerando que os recursos foram interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de, aplicam-se as disposições do artigo 85 desse código.

No caso dos autos, não há condenação líquida, não é possível verificar o valor exato do proveito econômico obtido pela parte autora e o valor da causa foi atribuído em valor baixo (R$ 30.000,00).

Assim, aplica-se o disposto no §8º desse dispositivo, que autoriza a fixação por equidade, observando-se os critérios previstos nos incisos do § 2º, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Pois bem, inverto o ônus de sucumbência e condeno a ré RCG Indústria Metalúrgica Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado e suficiente considerando a natureza da causa e o trabalho exigido dos advogados.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autora para determinar o cancelamento do registro nº 006259758, referente à marca "Colson", concedido pelo INPI em 25/03/1976, condenando a ré RCG Indústria Metalúrgica Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dou provimento à apelação do INPI para reconhecer sua qualidade de assistente litisconsorcial e deixar de condená-lo nas verbas de sucumbência, e julgo prejudicada a apelação da ré.

É como voto.