APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5002135-63.2018.4.03.6105
RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
APELANTE: DROGARIA FIRMINO & FIRMINO LTDA - EPP, DROGARIA CURA D'ARS LTDA - ME, DROGARIA SAO VICENTE CAMPINAS LTDA - ME, DROGARIA SANTA ODILA LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO DELEGA RODRIGUES - SP61341-A
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APELADO: PAULO CÉSAR DEGRESSI, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FARMACIA EM CAMPINAS, DROGA NOVA DE VALINHOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, D G COMERCIAL LTDA, E. A. F. DE SOUZA DEGRESSI
Advogados do(a) APELADO: MARCEL REQUIA MARQUES - SP283400-A, OTAVIO ASTA PAGANO - SP214373-A
OUTROS PARTICIPANTES:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5002135-63.2018.4.03.6105 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY APELANTE: DROGARIA FIRMINO & FIRMINO LTDA - EPP, DROGARIA CURA D'ARS LTDA - ME, DROGARIA SAO VICENTE CAMPINAS LTDA - ME, DROGARIA SANTA ODILA LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO DELEGA RODRIGUES - SP61341-A APELADO: PAULO CÉSAR DEGRESSI, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FARMACIA EM CAMPINAS, DROGA NOVA DE VALINHOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, D G COMERCIAL LTDA, E. A. F. DE SOUZA DEGRESSI Advogados do(a) APELADO: MARCEL REQUIA MARQUES - SP283400-A, OTAVIO ASTA PAGANO - SP214373-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI contra sentença proferida em ação ordinária movida por DROGARIA FIRMINO & FIRMINO LTDA - EPP E OUTROS em face de PAULO CÉSAR DEGRESSI, da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FARMÁCIAS DE CAMPINAS/SP e de DROGA NOVA DE VALINHOS - EPP objetivando a suspensão do registro ou o arquivamento de marca e a condenação dos réus a se absterem de usá-la. Em petição conjunta, a requerente e a corré Droga Nova de Valinhos Ltda. noticiaram nos autos transação havida entre elas, por instrumento firmado em 24/08/2018 (Num. 89874550). Intimada, a autora requereu a homologação do acordo (Num. 89874552). Em nova sentença, datada de 18/02/2019, o Juízo de Origem homologou a transação noticiada nos autos e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora e sem condenação em honorários (Num. 898745530). O INPI apela para ver anulada a sentença, sustentando não ser dado ao Juízo de Origem proferir nova sentença fora das hipóteses do artigo 494 do CPC/2015, prosseguindo-se o feito com a apreciação dos recursos de fls. 371/381 e 392/395. Subsidiariamente, pede que seja rechaçado o acordo firmado entre as partes, "em vista da impossibilidade de que uma marca seja transferida sem a definição de (i) quem será o titular do registro de marca perante o INPI e (ii) em quais condições os demais interessados poderão usar o sinal registrado como marca, e qual documento privado irá regular tais interesses" (Num. 89874556). Contrarrazões pela parte autora, apenas (Num. 89874561). Manifestação do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito (Num. 107374475). É o relatório.
Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO DELEGA RODRIGUES - SP61341-A
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Em sentença datada de 11/07/2017, o Juízo de Origem julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Num. 89874534 - pág. 14/19).
Interposta apelação pela parte autora (Num. 89874535 - pág. 02/12).
O INPI interpôs recurso adesivo para ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva para o feito (Num. 89874535 - pág. 05/12).
Contrarrazões pelo INPI, pela parte autora e pela corré Droga Nova de Valinhos (Num. 89874535 - pág. 20, 89874535 - pág. 01/04, 89874536 - pág. 15/20, 89874537 - pág. 01/03 e pág. 04/08).
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5002135-63.2018.4.03.6105 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY APELANTE: DROGARIA FIRMINO & FIRMINO LTDA - EPP, DROGARIA CURA D'ARS LTDA - ME, DROGARIA SAO VICENTE CAMPINAS LTDA - ME, DROGARIA SANTA ODILA LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO DELEGA RODRIGUES - SP61341-A Advogados do(a) APELADO: MARCEL REQUIA MARQUES - SP283400-A, OTAVIO ASTA PAGANO - SP214373-A OUTROS PARTICIPANTES: Ajuizada a presente ação com vistas à suspensão de requerimento de registro ou à anulação do registro de marca, se já concedido, e à abstenção das requeridas de usá-la, foi prolatada sentença de improcedência do pedido, contra a qual a parte autora interpôs recurso de apelação e o INPI interpôs recurso adesivo. Sobreveio notícia de transação havida entre as empresas autoras e uma das correqueridas, homologada em nova sentença proferida pelo Juízo de Origem, contra a qual se insurge a autarquia. A despeito dos relevantes argumentos processuais trazidos pela apelante, tenho que o seu recurso não comporta provimento. Com efeito, em regra não é dado ao Juízo alterar a sentença após sua publicação fora das hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, verbis: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: Nada obstante, no caso dos autos, muito embora tivesse a parte autora interposto recurso de apelação contra a sentença de improcedência de seu pedido, certo é que, antes mesmo do apelo ter sido recebido por esta Corte, a parte requereu a homologação de transação, hipótese que configura verdadeira desistência do recurso, ato este que independe da concordância das demais partes, nos termos do 998, caput, do CPC/2015: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. O fato de o INPI ter interposto recurso adesivo em nada altera tais razões de decidir, eis que se trata de recurso subordinado ao principal, que não pode ser conhecido na hipótese de desistência daquele, consoante expressamente previsto no artigo 997, §§ 1º e 2º e inciso III, que transcrevo: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. E, sendo assim, ao homologar a transação noticiada nos autos, o Juízo a quo deu concretude ao comando contido no § 2º do artigo 3º do CPC/2015, in verbis: Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Ademais, contraditória a conduta adotada pela autarquia marcária nestes autos de recorrer de uma primeira sentença para ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva para o feito e, proferida nova sentença em que se homologou acordo firmado entre autora e correquerida, impugná-la com argumentos processuais para que sejam processados os recursos antes interpostos. Não há que se falar, portanto, em incompetência do Juízo de Origem para a homologação da transação havida entre autor e correquerida. Dito isto, cumpre apreciar a alegação recursal de impossibilidade de homologação do acordo nos termos em que firmado entre as partes. Pois bem. O requerimento e a cessão de registro de marca estão assim disciplinados pela Lei nº 9.279/1996: Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Diz o INPI que "acerca da pretendida cotitularidade, prevista no bojo do Acordo Extrajudicial firmado entre as partes (ID 10707752), esta não é possível, ao passo que cada pedido ou registro é vinculado a apenas um único titular. Ademais, para os casos de marcas de propriedade compartilhada, é possível que as partes envolvidas celebrem contrato particular estabelecendo os critérios e as condições para a copropriedade" (Num. 89874556). Sem razão, no entanto. Veja-se que a lei de regência não veda, de forma alguma, a cotitularidade de registro de marca, o que seria suficiente para a manutenção da sentença homologatória, eis que admitir o contrário importaria em verdadeira restrição ao direito de propriedade das partes sem previsão legal. Nada obstante, embora se pudesse argumentar, ao menos em tese, que não estaria o INPI obrigado a conferir titularidade de registro de marca a mais de um titular por ausência de previsão legal, a verdade é que, levando em consideração a adesão do país ao tratado internacional denominado Protocolo Referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas (Decreto nº 10.033/2019), a própria autarquia editou a Resolução INPI/PR nº 245/2019, que passou a prever expressamente o regime de cotitularidade em registro de marca, de sorte que não há mais dúvidas acerca da possibilidade de o registro de marca ostentar mais de um titular. Transcrevo os dispositivos mais relevantes: Art. 1º Disciplinar o regime de cotitularidade em registro de marca. A argumentação recursal de que devem as empresas autoras especificar "em quais condições os demais interessados poderão usar o sinal registrado como marca, e qual documento privado irá regular tais interesses" perde relevo diante da ausência de norma legal ou regulamentar que exija tal documentação para fins de registro junto ao INPI. Por fim, registro que o Juízo Sentenciante limitou-se a homologar o acordo havido entre as partes, sem determinar quaisquer providências específicas por parte do INPI; como o instrumento particular previu tão somente a cessão da titularidade do registro da marca da correquerida Droga Nova de Valinhos LTDA. em favor das empresas autoras, entendo que, por força da sentença proferida nestes autos, deve o INPI dar início ao procedimento administrativo destinado a registrar a cessão do registro, vedada a exigência de que as requerentes indiquem uma única titular para o registro e de que especifiquem "as condições os demais interessados poderão usar o sinal registrado como marca, e qual documento privado irá regular tais interesses", exigências cuja ilegalidade foi reconhecida nestes autos (Num. 89874550). Ausente condenação da apelante em honorários, deixo de aplicar a regra prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl no AgInt no RESP n° 1.573.573 RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. DJe 08/05/2017). Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
APELADO: PAULO CÉSAR DEGRESSI, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FARMACIA EM CAMPINAS, DROGA NOVA DE VALINHOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, D G COMERCIAL LTDA, E. A. F. DE SOUZA DEGRESSI
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;
II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.
(...)
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.
§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.
(...)
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
(...)
Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.
Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.
Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.
Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
Art. 138. Cabe recurso da decisão que:
I - indeferir anotação de cessão;
II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.
Art. 2º O regime de cotitularidade em registros de marca permite a anotação demais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.
Parágrafo único. O peticionamento relativo ao regime de cotitularidade em registro de marca deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.
E M E N T A
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE INDEPENDE DA CONCORDÂNCIA DAS DEMAIS PARTES. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COTITULARIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. EXPRESSA REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Ajuizada a presente ação com vistas à suspensão de requerimento de registro ou à anulação do registro de marca, se já concedido, e à abstenção das requeridas de usá-la, foi prolatada sentença de improcedência do pedido, contra a qual a parte autora interpôs recurso de apelação e o INPI interpôs recurso adesivo. Sobreveio notícia de transação havida entre as empresas autoras e uma das correqueridas, homologada em nova sentença proferida pelo Juízo de Origem, contra a qual se insurge a autarquia.
2. Em regra não é dado ao Juízo alterar a sentença após sua publicação fora das hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, muito embora tivesse a parte autora interposto recurso de apelação contra a sentença de improcedência de seu pedido, certo é que, antes mesmo do apelo ter sido recebido por esta Corte, a parte requereu a homologação de transação, hipótese que configura verdadeira desistência do recurso, ato este que independe da concordância das demais partes, nos termos do 998, caput, do CPC/2015.
3. O fato de o INPI ter interposto recurso adesivo em nada altera tais razões de decidir, eis que se trata de recurso subordinado ao principal, que não pode ser conhecido na hipótese de desistência daquele, consoante expressamente previsto no artigo 997, §§ 1º e 2º e inciso III, do CPC/2015.
4. Ao homologar a transação noticiada nos autos, o Juízo a quo deu concretude ao comando contido no § 2º do artigo 3º do CPC/2015, segundo o qual "O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos".
5. A Lei nº 9.279/1996 não veda, de forma alguma, a cotitularidade de registro de marca, o que seria suficiente para a manutenção da sentença homologatória, eis que admitir o contrário importaria em verdadeira restrição ao direito de propriedade das partes sem previsão legal.
6. Levando em consideração a adesão do país ao tratado internacional denominado Protocolo Referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas (Decreto nº 10.033/2019), o próprio INPI editou a Resolução INPI/PR nº 245/2019, que passou a prever expressamente o regime de cotitularidade em registro de marca, de sorte que não há mais dúvidas acerca da possibilidade de o registro de marca ostentar mais de um titular.
7. Ausente condenação da apelante em honorários, deixo de aplicar a regra prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl no AgInt no RESP n° 1.573.573 RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. DJe 08/05/2017).
8. Apelação não provida.