V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva por parte da apelante, AGUA MINERAL IBIUNA COMERCIAL LTDA – ME, tendo em vista que a marca de sua titularidade foi invocada pelo INPI como impedimento ao registro da marca da autora/apelada. Dessa forma, entendo ser o caso de litisconsórcio passivo unitário, nos termos do que dispõe o art. 116 do CPC/15, eis que os efeitos da decisão judicial devem ser os mesmos para as partes.

A contestação apresentada pela ré/apelante pugnou pela improcedência do pedido autoral, fato que demonstra a existência de pretensão resistida, sendo, portanto, cabível a condenação da apelante ao honorários de sucumbência.

Também não merece acolhimento a alegação da apelada de inépcia do recurso de apelação do INPI, visto que o recurso impugnou os fundamentos da sentença recorrida.

Passo à análise do mérito.

Trata-se de ação anulatória na qual o autor/apelado, ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA., pretende declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que, em processo administrativo, indeferiu o pedido de registro da marca "Supermercado Ibiúna Ltda.".

O INPI indeferiu o pedido de registro de marca em razão da anterioridade da marca registrada pela ré/apelante, AGUA MINERAL IBIUNA COMERCIAL LTDA – ME e da possibilidade de confusão ao consumidor, consoante dispõe o art. 124, XIX da Lei 9.279/96 - LPI.

A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais.

Sabe-se que para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

O C. STJ, no julgamento do RESP nº. 658702/RJ, de relatoria do Ministro Jorge Scartezzini, ao analisar o artigo 59 da Lei nº. 5772/71, assim discorreu sobre o princípio da especialidade das marcas, in verbis:

"Deste dispositivo inferem-se os dois princípios básicos do direito nacional marcário: 1) territorialidade, pelo qual, ainda que se explore determinada marca apenas em certo município ou região, uma vez registrada pelo INPI, a proteção incidirá contra o uso de terceiros, para produtos idênticos ou análogos, em todo o território pátrio; e 2) especialidade, especificidade ou novidade relativa, pelo qual a proteção da marca, salvo quando declarada "notória" pelo INPI (atualmente, de "alto renome"), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço indicado quando do requerimento do registro.

Assim, para facilitar o registro de marcas, definindo o âmbito da proteção a ser deferida, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo nº 51/81, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços de idênticas classe e item. Ainda, como o princípio da especialidade é corolário da necessidade de se evitar erro ou confusão entre os usuários de certos produtos ou serviços, cuida-se de um preceito relativo, admitindo-se, para atingir tal intuito, que a análise quanto à reprodução de marca alheia, seja parcial, total ou acrescida de palavras, estenda-se ao ramo de atividade desenvolvida pelos seus titulares (art. 65, XVII, da Lei nº 5.772/71). Ou seja, de qualquer forma, alegada a colidência marcária, é imprescindível que se perquira acerca das classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito.

Com efeito, apenas em se cuidando, nos termos do art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71, de "marca notória" (atualmente, "de alto renome" , segundo o art. 125 da Lei nº 9.279/96) não se perscrutará acerca de classes ou atividades sociais no âmbito do embate marcário, porquanto, uma vez caracterizada, desfruta tutela especial, impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens:"(STJ, 4ª Turma, REsp 658702/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 21.08.2006, p. 254).”

Sobre a matéria, Cerqueira leciona:

“Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das já existentes, mas, tratando-se de produtos ou indústria diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso (1982, p. 779).”

O artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96 dispõe que não são registráveis como marca:

“(...)

XIX - a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

In casu, verifico que o apelado/autor, ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA., tem por objeto a exploração das atividades de supermercados, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE 4711-3/02), comércio a varejo de pneumáticos (CNAE 4530-7/05), comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos ou pessoais (CNAE 4753-9/00, comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/00 e rotisseria (CNAE 5611-2/01).

Por outro lado, a apelante/ré, AGUA MINERAL IBIUNA COMERCIAL LTDA – ME, explora a atividade de engarrafamento e gaseificação de águas minerais.

Nesse contexto, novamente elucidadores os comentários de Cerqueira:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual (1982, p. 919).”

Verifica-se, portanto, que os ramos de atividade das partes são distintos, não havendo risco de confusão por parte do consumidor. Inclusive, a própria apelante, AGUA MINERAL IBIUNA COMERCIAL LTDA – ME, reconhece que as marcas em questão são totalmente distintas, concordando com o registro da marca pelo autor/apelado.

O C. STJ, em diversos julgados afastou a alegação de violação de marca em situações nas quais não havia a possibilidade de confusão ou associação. Senão vejamos:

"SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil. II - Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil. III - O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca "SKECHERS" deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ. V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana. VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos. VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1114745 2009.00.74190-5, MASSAMI UYEDA, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:21/09/2010 RSTJ VOL.:00220 PG:00437 ..DTPB:.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ANTE A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MARCAS HERMES E HERMÈS. SUMULA 7/STJ. 1. Prevê o art. 535 do CPC a possibilidade de manejo dos embargos de declaração para apontar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão, não se prestando este recurso, portanto, para rediscutir a matéria apreciada. 2. A Corte a quo analisou o conjunto fático-probatório dos autos para concluir sobre a ausência de colidência ante a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÈS em produtos da mesma classe, pois as mercadorias se destinam a público diverso e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÈS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Superior, como óbice ao conhecimento do recurso especial. 3. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido. (AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 850487 2006.02.47420-6, HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:08/02/2010..DTPB:.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RAMOS DISTINTOS. COLIDÊNCIA DE MARCAS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não havendo identidade entre os ramos em que cada uma das sociedades empresárias atua, "haja vista que a apelante tem seu comércio voltado à venda de solados para calçados para indústrias do ramos, enquanto a apelada comercializa peças de vestuário e acessórios de moda para consumidores finais", bem como inexistindo confusão ou concorrência desleal, não está configurada colidência de marcas, capaz de ensejar a procedência dos pedidos formulados na ação de abstenção de uso de marca empresarial cumulada com indenização por danos morais e materiais. 2. Agravo interno desprovido. (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 56791 2011.02.24295-5, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:17/12/2013 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMPRESAS DE RAMOS DISTINTOS. COLIDÊNCIA DE MARCAS. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS NS. 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior, não há colidência de marcas quando as empresas desenvolvem atividades distintas. 2. O reexame da matéria fática é vedado a esta Corte Superior, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 205347 2012.01.48917-9, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:08/10/2012 ..DTPB:.)

Denota-se, portanto, que a verificação da anterioridade de registro de marca deve ocorrer dentro de cada ramo de atividade, considerando tão somente as precedências relativas a produtos e serviços que guardem similitude entre si. O fato de terem sido concedidos registros com a palavra “Ibiúna” para outras espécies de produtos/serviços não tem o condão de induzir confusão ao consumidor.

No que diz respeito à indicação geográfica, “este é o nome dado ao tipo de proteção, no âmbito da propriedade industrial, que se refere a produtos que são originários de determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território) que se tenham tornado conhecidos por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, de produção ou de fabricação. Também se refere à prestação de determinados serviços” (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Nesse contexto, em relação ao elemento distintivo das marcas, a expressão “Ibiúna” não serve de referência para a indicação geográfica ou denominação de origem, pois como bem salientou o juízo a quo: “(...) referido termo - nome da cidade onde se localizam as empresa autora e corré - não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca ou com as características inerentes ao serviço identificado.”

Assim, no presente caso, verifico que a expressão “Ibiúna” não se amolda ao disposto nos artigos 176, 177 e 178 da LPI.

Por fim, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC/15, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto e à luz do disposto nos §§2º e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 10% os honorários fixados anteriormente, ressalvando-se que, quanto ao beneficiário da justiça gratuita, a cobrança fica condicionada à comprovação de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC/15.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos de apelação.

É como voto.