V O T O

 O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL  CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Primeiramente observo que a Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, aponta o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI como autarquia responsável por executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial (artigo 240), o que impõe a participação do mencionado ente autárquico na lide.

Assim, a questão da registrabilidade de uma marca é matéria reservada à apreciação da Justiça Federal, vez que em tais feitos é obrigatória a participação do INPI, autarquia federal, atraindo, portanto, a competência inserta no art. 109, inciso I, da Constituição. Isso não acontece no que se refere aos pleitos de abstenção de uso de marca, na medida em que se dirigem exclusivamente a particulares, razão pela qual são afetos à competência da Justiça Estadual.

Tratando-se, pois, de matérias e competências distintas, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material formada no âmbito do Processo n° 583.00.2008.211295-3, que tramitou na 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Assentado esse ponto, prossigo na análise do feito.

Nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 -  Lei de Propriedade Industrial -  a marca de produto ou serviço é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciar o “ produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

Ao seu turno, a proibição de reprodução ou imitação de marca alheia encontra-se regulamentada através do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 (LPI), in verbis:

"Art. 124 - Não são registráveis como marca: (...)

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)"

A lei proíbe o registro de marca que reproduz ou imita uma outra marca já registrada quando há afinidade mercadológica entre elas, ou seja,  quando essas marcas identificam produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou ao menos afins.

Observo, na oportunidade, que o item 2.5 da 3ª edição do “Manual de Marcas”  editado pelo INPI em outubro de 2019 (revisado em julho/2020) , que tem por finalidade consolidar diretrizes e procedimentos de análise de marcas, discorre sobre a repressão à concorrência desleal, invocando as normas constantes do artigo 10 da Convenção da União de Paris (CUP) para proteção da propriedade industrial:

“Art. 10 bis: (...)
2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.”

Desta norma da Convenção, consta uma lista não exaustiva de atos que devem ser reprimidos por constituírem concorrência desleal. Dentre esses atos, interessa-nos destacar os seguintes:

- Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

- As indicações ou alegações cuja utilização no comércio seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias."

Prossegue o mencionado manual:

“Para a aplicação das normas que reprimem a concorrência desleal, mais especificamente no que diz respeito à aplicação de um dos meios pelos quais o legislador considerou possível proteger os direitos relativos à propriedade industrial (art. 2º, inciso V, da LPI), deverá ser observado, no contexto das impugnações apresentadas, se:

• Existe relação de concorrência, entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;

• O ato do depósito configura prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial;

• O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

(...)

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser negado à luz dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, previstos na LPI.”

Da leitura dos dispositivos legais supra citados conclui-se que, para que uma marca seja registrada é necessário verificar, dentro da mesma classe e item, segundo o critério da afinidade, se não há registro anterior com grafia e fonética semelhantes ou idênticas, passíveis de induzir a erro, dúvida ou confusão, garantindo-se o uso da marca a quem efetivou o registro, dentro de um certo ramo de atividade, em primeiro lugar.

Mesmo a legislação anterior, a Lei nº 5.772/1971, impedia o registro de marca que configurasse "imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil" (art. 65, "17").

Assim, para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, ou para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas, deve-se verificar, além da anterioridade do registro, os princípios da especialidade, territorialidade e o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSTITUIU REGISTRO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DE USO. MARCA "FRACA", EVOCATIVA OU SUGESTIVA. ELEMENTOS NOMINATIVOS. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE.

1- Ação distribuída em 18/7/2012. Recurso especial interposto em 28/9/2016 e concluso à Relatora em 29/11/2016.

2- O propósito recursal é definir se o prévio registro da marca CIA. DAS FÓRMULAS FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO pelo segundo recorrido constitui óbice à concessão, ao recorrente, do registro da marca COMPANHIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO.

3- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados pelo recorrente impede, quanto a eles, o conhecimento do recurso especial.

4- A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo, como é cediço, expressamente vedado o registro de marca que reproduza ou imite outra preexistente.

5- De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos.

6- A interpretação do disposto no art. 124,VI, da LPI revela que marcas que constituam expressão de uso comum, de pouca originalidade, sem suficiente forma distintiva (denominadas de "fracas", evocativas ou sugestivas), autorizam a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

7- Hipótese concreta, todavia, em que os elementos nominativos de ambos os conjuntos marcários estão combinados de maneira idêntica, de modo que, tratando-se de empresas que desempenham suas atividades no mesmo setor (manipulação e comércio de medicamentos), aquela que recebeu o registro com anterioridade tem o direito de uso exclusivo.

8- Não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de algum dos elementos nominativos que integram o conjunto marcário, quando sobre eles não houver direito de exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio conjunto tal como registrado anteriormente, na medida em que se trata de situações diversas.

9- Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos do registro marcário, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência;e (ii) obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor.

10- Recurso especial não provido.

(REsp 1639961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/20180

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<http://www.wipo.int/treaties/en>). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico.

Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n.

5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n.

9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).

10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

(REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014)

A empresa autora, Poul Sorensen,  fundada em 2007, que tem como um de seus sócios o Sr. Poul Hove Sorensen,  requereu o registro de sua marca perante o INPI, o que foi publicado em 21/03/2006 na Revista de Propriedade Industrial (RPI), processos nº  828220301 e 828220310,  nas categorias NCL (8) 10 – aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos,  odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais: artigos ortopédicos; material de sutura e NCL (8) 35 – propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório, registro esse concedido pela autarquia em 20/01/2009 (conforme publicação na RPI).

Importante observar que anteriormente à fundação dessa empresa, o Sr. Poul era um dos sócios da V8, que à época utilizava a razão social de "KG Sorensen Indústria e Comércio Ltda”.

Após sair da sociedade, respeitado o afastamento contratual do ramo por período de não concorrência (pacto de não comercialização pelo prazo de cinco anos), o Sr. Poul decidiu abrir sua própria empresa, a “Poul Sorensen Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda – EPP”.

No ano de 2008, a empresa V8, então “KG Sorensen”, propôs ação judicial em face da empresa Poul Sorensen, alegando conflito com a marca 'KG Sorensen". Paralelamente à ação (processo n° 583.00.2008.211295-3, que tramitou na 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP),  a KG Sorensen apresentou oposição perante o INPI, buscando a nulidade do registro da marca “Poul Sorensen” e  ainda mudou seu nome para V8.

O pedido formulado na ação judicial foi julgado improcedente por sentença prolatada em 17/09/2010. Não obstante, em 06/03/2012, a empresa “Poul Sorensen” teve o registro de sua marca declarado nulo pelo INPI, nos termos do artigo 168 e 124, XIX, da Lei 9.279/1996, o que ensejou a propositura da presente ação para anulação do ato do INPI, restabelecendo-se, por conseguinte, os registros de marca n°828220301 e 828220310.

Do exame dos autos observa-se que os objetos sociais das empresas V8 e Poul Sorensen são semelhantes no que concerne à industrialização e comercialização de pontas e brocas para uso odontológico e ferramentas para uso dentário e cirúrgico, destinando-se ao mesmo segmento de mercado.

Anoto que o registro n° 828220301 destinava-se a assinalar "industrialização de brocas e pontas para uso odontológico, produtos e ferramentas abrasivas e superabrasivas, aparelhos e instrumentos dentário e cirúrgicos" e o registro nº 828220310 ao  "comércio, importação, exportação e representação de produtos e instrumentos dentários e cirúrgicos, ferramentas abrasivas e superabrasivas". Já os registros da empresa V8, assinalam "aparelhos e instrumentos científicos, médicos, odontológicos e veterinários".

Ressalte-se que o registro n° 810911515, da marca nominativa “KG SORENSEN” e o registro n° 819033120, da marca mista “KG SORENSEN”, foram concedidos, respectivamente, em 10/01/1984 e 23/06/1998.

Portanto, existe relação de concorrência entre as empresas, em razão das atividades sociais desenvolvidas, além da afinidade mercadológica, sendo que a V8 tem direito de precedência ao uso da marca.

Diante disso, cabia ao INPI verificar a possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor, conforme aresto que destaco:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.

(REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 271, - negritei)

Nesses termos, a área técnica do lNPI corretamente extinguiu os registros das marcas da parte autora em face da constatação de extremo grau de similaridade entre os sinais "KG Sorensen" e "Poul Sorensen", tanto em termos exclusivamente gráficos quanto na impressão de conjunto, e considerando que se destinam a assinalar produtos e serviços com evidente afinidade mercadológica.  Visivelmente predomina a palavra "Sorensen" nas marcas "KG Sorensen" e "Poul Sorensen", de tal modo que de pouco adiante os demais diferenciais (mesmo em face de profissionais do ramo, excetuados aqueles que, por ventura, conheçam os históricos das empresas).

Na oportunidade anoto que o inciso XV do artigo 124 da LPI, assinala  que não são registráveis como marca: "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”

In casu, Poul Hove Sorensen,  enquanto administrador da antiga empresa KG Sorensen, anuiu no emprego do seu patronímico para criação dos sinais distintivos dessa, devidamente registrados perante o INPI.

Ora, nos termos das Diretrizes de Marcas do INPI, e conforme assente jurisprudência do STJ, embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que o depositar, de forma que o disposto no art. 124 da Lei 9.279/96 deve ser analisado sopesando-se os princípios da anterioridade e da especialidade, levando-se em conta a narrativa dos fatos e a boa-fé dos interessados, objetivando impedir a concorrência desleal.

Desse modo, incabível que o  Sr. Poul Sorensen, após a sua retirada do quadro societário da empresa KG Sorensen,  pretenda o emprego comercial da expressão "Sorensen" em empresa concorrente que fundou, em vista da possibilidade de erro, dúvida, confusão ou a associação equivocada quanto à origem dos produtos, sob pena de incidir em concorrência desleal e infringir a anterioridade de registro.

Em suma, justificada a possibilidade de associação entre a marca “KG Sorensen e “Poul Sorensen", ambas voltadas ao mesmo segmento de produtos e instrumentos odontológicos e cirúrgicos, uma vez que a marca posterior reproduz elemento dominante da marca anterior, não havendo suficiente distintividade entre os sinais em questão para conviverem pacificamente assinalando produtos pertencentes a segmentos que possuem semelhança mercadológica.

Nesse sentido:

EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124, INCISO XIX DA LEI 9.279/96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais.

2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade.

3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

4. No caso concreto, a recorrente solicitou, em 05/03/2012, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o rgistro da marca ‘ALLIED ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.’ O pedido foi indeferido sob o argumento de que a marca reproduz ou imita registro de terceiro - ALLIED TELESIS.

5. Não prospera a alegação de que houve deferimento de registro de diversas outras marcas contendo o termo ‘ALLIED’, pois a verificação de anterioridade de registro de marca deve ocorrer dentro de cada ramo de atividade, considerando tão somente as precedências relativas a produtos e serviços que guardem similitude entre si. O fato de terem sido concedidos registros com a palavra ‘ALLIED’ para outras espécies de produtos/serviços não tem o condão de demonstrar tratamento discriminatório injustificado por parte do  INPI.

6. Pesquisa ao site do INPI permite constatar que a empresa ALLIED TELESIS HOLDINS K.K. atua no mesmo ramo de atividade da ora recorrente, a saber, computadores, periféricos e demais equipamentos para computadores; o pedido de  registro da marca foi depositado em 2001; a concessão deu-se em 2011, antes, portanto, do pedido realizado pela apelante, motivo pelo qual o direito de precedência pertence à ALLIED TELESIS e a negativa do pedido de registro feito pela recorrente é plenamente justificado.

7. Evidente que a marca cujo registro é pretendido pela apelante é similar a outra anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial (computadores e equipamentos em geral para computadores) o que, de acordo com o artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, constitui impedimento ao registro de marca.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP; Processo nº 5016330-68.2018.4.03.6100; Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, 1ª Turma, julgado em 11/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MARCÁRIO. NULIDADE DE REGISTRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. COLIDÊNCIA EM TER MARCAS “DIOS” E “SPADIOS”. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. ART. 124, XIX DA LPI. INAPLICABILIDADE DO ART. 129, §1º DA LPI. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A agravada opôs embargos de declaração em face de decisão que deferiu pedido liminar. No entanto, com o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, os embargos de declaração ficam prejudicados. Precedentes.

II - A jurisprudência pátria entende que o direito ao uso do nome na esfera civil é garantido pela Constituição Federal, contudo, no universo marcário, nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o registro será concedido a quem primeiro depositar, de forma que o disposto no art. 124 da Lei 9.279/96 deve ser analisado primeiramente à luz do princípio da anterioridade, bem como dos princípios da especialidade, distintividade, boa-fé e veracidade dos fatos.

III - A proibição de reprodução ou imitação de marca alheia encontra-se regulamentada através do art. 124, XIX, da LPI (Lei 9.279/96). Diante disso, para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013.

IV - O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo “suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

V - In casu, levando-se em conta o conjunto probatório dos autos, observo que agravante e agravada atuam no mesmo ramo de comércio (produtos cosméticos e perfumaria em geral e serviços correspondentes a cabeleireiros), sendo inclusive concorrentes nesse mercado, de modo que resta patente a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas.

VI - O art. 129, §1º da LPI não se aplica ao presente caso, pois, havendo a colidência entre marcas, a exclusividade que o registro no INPI confere é ineficaz em relação a quem, pelo registro anterior, goza de proteção assegurada até mesmo constitucionalmente, nos termos do art. 5º, XXIX da CRFB/88.

VII - Nesse contexto, verifico nos autos que a agravante, CDO Empreendimentos, teve deferido os pedidos de  registro da marca “SPADIOS” junto ao INPI em agosto/2013 (ID 2194906). Por outro lado, a agravada, DDIOS, requereu o registro da marca “SPA DIOS” em data posterior, fevereiro/2014 e janeiro/2017 (ID 2194925).

VIII - Verifico também que desde 28/11/2000, a agravante possui a anterioridade do registro de marcas contendo o patronímico “DIOS” (“LACES AND HAIR ME DIOS” e “MERCEDES DIOS”) junto ao INPI nas classes nº 03 e 44 .

IX - Agravo de instrumento provido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP, Processo nº5008012-63.2018.4.03.0000, Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, 2ª Turma, julgado em 06/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/06/2019).

A par do acima exposto, a sentença merece ser mantida, diante da legalidade da decisão do INPI, que anulou as marcas depositadas pelo autor diante da confusão de signos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro em 20% o montante da verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2ª seção, DJe de 19/10/2017).

Por essas razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.