Diário Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
 PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000999-05.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CEFOMUS CENTRO DE FORMACAO MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FRANKLIN BATISTA GOMES - SP192021-A, CAIO CESAR FRANCO DE LIMA - SP386222-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CEPAMS - COLEGIO TECNICO SAO BERNARDO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: PEDRO SOUTELLO ESCOBAR DE ANDRADE - SP147621-A

OUTROS PARTICIPANTES:

 

 


 

  

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000999-05.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CEFOMUS CENTRO DE FORMACAO MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANIZIO DIAS DE OLIVEIRA - SP295619-A, FRANKLIN BATISTA GOMES - SP192021-A, CAIO CESAR FRANCO DE LIMA - SP386222-A, EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CEPAMS - COLEGIO TECNICO SAO BERNARDO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: PEDRO SOUTELLO ESCOBAR DE ANDRADE - SP147621-A

OUTROS PARTICIPANTES:

 

 

 

  

 

R E L A T Ó R I O

 

 

 O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por CEFOMUS – CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE LTDA em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de nulidade/transferência do registro da marca “EESB ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO”, n. 904354636. Condenada a autora pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00, nos moldes artigo 85 Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 806 e ss - ID 132470822), a apelante repisa a inicial, aduzindo que possui direito de precedência e relação à marca “EESB ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO”, nos termos do art. 129, §1º, da Lei n.9.279/96 e no art. 5º, XXIX, da CF, além de estar amparada pelas normas que protegem o nome empresarial/comercial (art. 33  e ss da Lei n. 8.934/94, art. 124 da LPI  e Convenção de PARIS).

Refere, ainda, que foi concedido ao sócio da apelada, apenas o uso de nome fantasia, logotipo e da exploração  da marca em questão no Município de Carapicuíba e que laudo pericial produzido nos autos n. 1009192-25.2015.826.0127 concluiu ter havido usurpação de marca registrada por parte da CEPAMS – COLÉGIO TÉCNICO SÃO BERNARDO LTDA. ME,  devendo ser-lhe transferida a marca referida.

Com as contrarrazões (fls. 868/897 e 903/907 – ID 132470823), vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000999-05.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CEFOMUS CENTRO DE FORMACAO MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANIZIO DIAS DE OLIVEIRA - SP295619-A, FRANKLIN BATISTA GOMES - SP192021-A, CAIO CESAR FRANCO DE LIMA - SP386222-A, EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CEPAMS - COLEGIO TECNICO SAO BERNARDO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: PEDRO SOUTELLO ESCOBAR DE ANDRADE - SP147621-A

OUTROS PARTICIPANTES:

 

 

 

 

 

V O T O

 

 

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Consta da inicial que a apelante, CEFOMUS CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE LTDA , com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 07.10.1992, sempre utilizou como nome fantasia “ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO” e que tanto seu quadro societário quanto da apelada, CEPAMAS, são constituídos por familiares: sendo, inicialmente, LUIZ CARLOS MARIANO e NEUZA MARIA ANTÔNIO MARIANO, sócios da CEFOMUS,  e  THIAGO LUIZ MARIANO (filho dos primeiros) e SILVANA DE FÁTIMA SIMÃO MARINO (nora).

Com o falecimento da sócia NEUZA MARIA, foi firmado, em 07.08.2007, acordo entre apelante e apelada, no qual a CEPAMS foi autorizada a usar a marca “ ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO"  e gerenciar a Unidade de Carapicuíba/SP, sendo que, posteriormente, em acordo firmado nos autos do processo n. 0015991.10.2010.8.26.0020, concedeu-se a CEPAMS  o direito de utilização da marca, nome fantasia e logotipo ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO EESB.

Ainda segundo a inicial, em 2015, por conta de liminar proferida nos autos 1009192-25.2015.8.26.0127, movida pela apelada CEPAMS, com objetivo que fosse impedida de utilizar a marca de sua propriedade é que tomou conhecimento de que o registro da marca “EESB ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO”, registro de n. 820758728, havia sido extinto por falta de prorrogação.

Sustenta a apelante, que ardilosamente, a CEPAMS   requereu a marca em seu nome, três meses depois de ter sido extinto o registro em nome da  autora/apelante CEFOMUS.

Assim, sustenta que possui direito de precedência sobre a mesma, nos termos do art. 129, §1º, da LPI, pois continua fazendo uso da marca “EESB ESCOLA DE EMFERMAGEM SÃO BERNARDO”, desde seu atos constitutivos e que a luz a proteção do nome empresarial é manifestação do direito d personalidade da pessoa jurídica, conforme dispõe a lei n. 8+934/94 e a Convenção de Paris.

Deste modo, pretende a anulação ou a transferência em seu favor do registro n. 904354636 da marca “EESB ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO”.

O MM Juiz a quo indeferiu o pleito ao fundamento de que, o registro da marca em nome da autora, ora apelante (n. 820758728), a CEFOMUS, foi extinto, em 29.11.2011, pela não prorrogação do mesmo, motivo pelo qual não pode valer-se do direito de precedência (art. 129, §1º, da LPI). Refere que a apelada, CEPAMS, realizou o depósito do registro em seu nome (n. 904354636) após a extinção do primeiro e antes do redepósito pela autora CEFOMUS em 01.2016, cuja solução se dá pela ótica do princípio da anterioridade do registro em favor da CEPAMS.

A Lei de Propriedade Industrial  n. 9.729/96 dispõe:

 

 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

(...)

 Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

        § 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

(...)

  Art. 142. O registro da marca extingue-se:

  I - pela expiração do prazo de vigência;

  II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

  III - pela caducidade; ou

  IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

 

Destaca-se, ainda, que segundo a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 002/2015, que dispõe sobre a caracterização da boa-fé do usuário anterior que já foi titular de pedido ou registro de marca arquivado ou extinto que:

 

(...) I - Quanto à boa-fé do usuário: 4. São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

II. Quanto à aplicação do direito de precedência e a tramitação dos pedidos: 5. A aplicação do § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome da opoente. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o pedido em exame deverá ser sobrestado pelo pedido posteriormente protocolado pela impugnante.(...)

 

Da leitura dos transcritos acima infere-se que o INPI  considera que caso o reclamante já tenha obtido negativa de registro ou tenha havido extinção do mesmo, por exemplo, por falta de renovação, não se admitem as alegações de precedência com fulcro no artigo 129 da LPI.

 

Reza o Manual de Marcas (http://manualdemarcas.inpi.gov.br) que:

 

5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI

A exceção ao princípio atributivo do direito de marcas o usuário de boa fé que comprova a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

Art. 129. (...)
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; e

b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

As alegações apresentadas com base no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de opoentes comprovar o pré-uso do sinal marcário requerido. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação comprovar o pré-uso do sinal marcário requerido.

Em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 9º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, deverá ser comprovado o depósito da marca em disputa no INPI em nome de todos os cotitulares, a fim de que sejam conhecidas as alegações fundamentadas no §1º do art. 129 da LPI. A oposição, entretanto, poderá ser apresentada por apenas um dos titulares do direito alegado.

Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

(...)

Caracterização da boa-fé do usuário

São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

 

Na hipótese, como bem registrou o MM Juiz de primeira instância, o INPI, em análise minusciosa do pedido de registro formulado pela corré CEPAMS, entendeu que o pedido n. 904354636 foi formulado após a extinção do registro anterior de n. 820758728 em nome da apelante CEFOMUS e que, portanto, a marca “EESB ESCOLA DE ENEFERMAGEM SÃO BERNARDO” estava “plenamente disponível para registro de terceiro interessado”, não havendo qualquer irregularidade portanto em relação ao mesmo.

 Anotou, ainda, o magistrado sentenciante, com acerto, que o sócio majoritário da corré CEPAMS possui direito de uso e exploração da marca  e que diante da extinção da mesma, pela não renovação por parte da CEFOMUS, providenciou o registro em nome próprio a fim de dar continuidade à sua atividade empresarial.

Oportuno destacar, também, que a jurisprudência, incluindo deste Regional,  converge no sentido de ser direito de precedência veiculado no art. 129 da LPI, exceção ao princípio atributivo do direito de marcas, pressupõe concurso de pedidos de registro, confiram-se:

 

 PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "NELL". DIREITO DE PRECEDÊNCIA. Não tem direito de precedência ao registro da marca "NELL" aquele que não depositou nenhum pedido de registro, nem exerceu o alegado direito antes da concessão do registro da marca ao concorrente, visto que o direito de precedência pressupõe a existência de um concurso de pedidos registro da mesma marca (LPI, art. 129, §1º) MARCA "NELL". NULIDADE. ATOS DE MÁ-FÉ. Não se acolhe pedido de nulidade da marca "NELL" a pretexto de que o seu titular teria agido de má-fé, uma vez que a nulidade de marca se baseia em causas objetivas, previstas na própria LPI  (artigo 165 c/c 124, I a XXIII). RECONVENÇÃO. PROPOSITURA PELO TITULAR DA MARCA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO SEU USO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Não pertence à competência da Justiça Federal o julgamento de reconvenção proposta pelo titular da marca para compelir quem dela não o é a abster-se do seu uso. (TRF4, AC 5010546-96.2018.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 18/08/2020)

 

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PEDIDO DE NULIDADE - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 129, § 1º e 124, XIX DA LPI - SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. I - Ação proposta para anular duas marcas denominadas "UNIVIDA SANTA CRUZ", ao argumento de direito de precedência de uso do vocábulo "UNIVIDA", com base em registro já requerido pela autora no passado, mas que foi indeferido e depois arquivado, sem nenhuma manifestação em contrário. II - Independente da esfera que o direito de precedência seja exercido - administrativa ou judicial - não pode a parte invocá-lo se já teve a oportunidade de efetuar o registro da expressão, ainda que ele não tenha sido concedido ou reste arquivado, a qualquer título. III - O indeferimento do registro da autora na classe 45, sem nenhuma manifestação em contrário de sua parte (mesmo em face de outros pedidos efetuados no INPI, para registro da mesma expressão na mesma classe, como por exemplo o que antecedeu os registros da ré, nº 829. 792.317, denominado "UNIVIDA PLANO SOCIAL FAMILIAR", da empresa FUNERÁRIA GANHAES LTDA) mostra bem o duradouro desinteresse da Apelante em ter registro na classe 45, incompatível com o exercício de direito de preferência, que a lei confere para ser utilizado em condição específica e de modo oportuno. E não de forma aleatória, ao alvedrio da parte. IV - Ademais, verifica-se que o vocábulo "UNIVIDA" nada tem de inovador para designação de marcas, servindo para identificar desde serviços de assistência médica (marca da autora), até funerários ou de laboratórios e seguros de pessoas, bem como no segmento de produtos, como drogarias, colchões, etc; existindo, ainda, uma marca denominada "UNIVIDAS REMOÇÕES"(de terceiros), na classe 44, que mostra bem a possibilidade de convivência pacífica com a expressão UNIVIDA da autora, no mesmo segmento de mercado de assistência médica, não havendo razão para que isso não possa ocorrer também na classe 45, sem a necessidade de se anular o registro da ré, a pretexto de exercício de direito de preferência. V - Apelação desprovida. (TRF2. 0087981-39.2016.4.02.5101. Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho.Órgão julgador: VICE-PRESIDÊNCIA.Data de decisão 1/04/2019. Data de disponibilização 04/04/2019. Relator MESSOD AZULAY NETO)

 

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE NULIDADE DA MARCA DA APELADA - COLIDÊNCIA DA MARCA DA APELANTE COM MARCA DA APELADA REGISTRADA ANTERIORMENTE - VEDAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LPI - MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA - DIREITO DE PRECEDÊNCIA P RECLUSO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. I - Ocorreu a prescrição da pretensão de anular o registro nº 821.396.242, da segunda apelada, tendo em vista que foi concedido em 10/02/2004 e a presente ação foi proposta em 30/06/2014, muito além do p razo de 5 anos disposto no art. 174 da Lei nº 9.279/96. II - Correta a decretação de nulidade efetuada pelo INPI no processo administrativo proposto pela segunda apelada, referente ao registro nº 825.547.768 da marca mista VESTIRE da apelante, não apenas por haver risco de confusão quanto ao consumo dos produtos, mas, sobretudo, ante a evidente possibilidade de causar associação indevida com marca alheia, levando o público consumidor a pensar que adquiriu produto de uma determinada empresa, quando, na verdade trata-se do produto de outra, o que faz incidir na espécie o inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9.279/96, até porque elas pertencem ao mesmo segmento mercadológico, q ual seja, produtos de vestuário. Logo, não há possibilidade de convivência pacífica entre as marcas. III - Apesar de o nome empresarial da apelante ser anterior à marca da segunda apelada, no caso, a marca deve prevalecer, porquanto o registro no INPI tem abrangência nacional, enquanto o registro na Junta Comercial tem abrangência estadual, além de não ter ficado evidenciada má-fé da apelada, no sentido de ter i ntenção de utilizar-se da marca de outrem. IV - É sabido que a jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, eis que não houve qualquer impugnação, ocorreu a p reclusão para se tentar anular a marca registrada, depois, sob esse fundamento. V - Apelação desprovida. (TRF2. 0133491-46.2014.4.02.5101. Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho. Órgão julgador: 1ª TURMA ESPECIALIZADA. Data de decisão12/06/2017. Data de disponibilização20/06/2017. RelatorANTONIO IVAN ATHIÉ)

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MARCAS. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO FIRST TO FILE. SISTEMA ATRIBUTIVO.  PRECEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO INSTAURADO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS.

I - Com relação à preliminar, arguida pelo INPI, requerendo sua exclusão na condição de réu ou litisconsorte no feito, e o deferimento de sua participação na lide na qualidade de assistente da autora, conforme requerido por esta, que propôs a ação somente contra o titular do registro, com a intervenção obrigatória do INPI por força do art. 175 da Lei nº 9.279/96, deve ser acolhida.

II - O INPI, além da existência de uma marca registrada no exterior posteriormente ao pedido no Brasil, não tem condições de detectar, por si só, as possíveis irregularidades apontadas hoje mediante procedimento judicial, uma vez que, não havendo depósito anterior de marca nem apresentação, nos autos do processo administrativo, denuncia do seu impedimento, não podia ter conhecimento do uso da mesma.

III - Destaca-se que, ante a extravagante e irrealizável pesquisa prévia de todas as publicações internacionais, como a revista anexada, que nem prova é nos autos, pois ausente tradução juramentada, ou com base apenas nas buscas dos arquivos do INPI, no sentido de verificar a anterioridade, a Lei 9.279/96 oferece oportunidades para que a parte prejudicada acuse o impedimento.

IV - Cabe salientar que, 'se' a arguição de nulidade fosse apreciada em processo administrativo, onde se pretendesse cancelar o registro da marca, e o INPI decidisse favoravelmente à manutenção desse registro, a decisão judicial acerca de tal ato praticado pelo INPI (concessão e manutenção do registro) geraria efeitos para a autarquia se anulado.

V - No entanto, considerando que os procedimentos administrativos de concessão do registro em debate transcorreram sem nenhuma oposição junto ao INPI, não se poderia exigir do mesmo que tivesse conhecimento prévio da existência da marca internacional chinesa não registrada no Brasil, nem notoriamente conhecida, tanto internacionalmente quanto no mercado nacional ante a inexistência de provas para tanto.

VI - Diante da inexistência de depósito anterior de marca, do desconhecimento de sua existência, da impossibilidade do exame técnico proceder à pesquisa prévia de todas as publicações internacionais e da ausência de condições para reconhecimento de pronto da procedência do pedido, torna-se injustificável a "hipótese" de sua condenação a arcar com honorários advocatícios na presente ação.

VII - Quanto às alegações com relação à ausência de representação legal por parte da empresa, o documento anexados aos autos é reconhecido pelo consulado como verdadeiro e não quem assinou a procuração que autoriza a empresa AQUARIUM constituir advogado para adoção de medidas judiciais contra quem estiver violando os direitos da outorgante, sendo claro no documento quem é a outorgante: CHUANG XING MANUFACTURING e a pessoa que assina, LEE SIU KWAN, não necessitando o reconhecimento de firma.

VIII - No que tange à procuração ad judicia outorgada apenas pela empresa AQUARIUM ALIMENTOS PARA PEIXE LTDA, sem menção ao nome da empresa autora CHUANG XING MANUFACTURING CO LTDA que representa, trata-se de equívocos sanáveis e não vícios a acarretarem nulidade, assim como a questão suscitada quanto à legitimidade da pessoa que assina em nome da AQUARIUM, sanada em atendimento à determinação judicial com a ajuntada da alteração e consolidação do contrato social da AQUARIUM - ALIMENTOS PARA PEIXES LTDA, admitindo DENIS KON como sócio.

IX - Relevante apontar a ausência de comprovação de que a empresa CHUANG XING ELETRIC APPLIANCE CO LTD pertence ao mesmo grupo econômico ou societário que a empresa autora CHUANG XING MANUFACTURING CO LTD, ante os diferentes números societários: 925161 e 705920 respectivamente, não havendo provas de que a marca "ATMAN", nº 1329329, concedida na China em 28/11/1999, seja de propriedade da parte autora e, mesmo que fosse provada a propriedade da marca à CHUANG XING MANUFACTURING CO LTD à essa época (setembro/1999), não se configurou comprovada a alegação de sua notoriedade no Brasil quando dos registros da marca anulanda em debate.

X - Resulta da análise dos autos a ausência de requisitos para a decretação da nulidade do registro, cabendo destacar que o direito para a proteção das marcas no Brasil, se adquire através do registro no INPI e não pelo seu uso no comércio, conforme expresso no art. 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96.

XI - Ou seja, o direito sobre a marca se constitui de um ato administrativo do Estado, representado este pelo INPI, após o processo de registro da marca, concedido ao interessado se atendidos os requisitos da LPI, aplicando-se o princípio first to file, ou seja, concedido àquele que primeiro depositou a marca no INPI, sistema este atributivo, ao contrário do sistema declaratório em que o direito de propriedade sobre a marca é reconhecido a partir do seu uso no comércio.

XII - A alegação da autora de que já era proprietária e já se utilizava do nome antes do depósito do pedido da marca pela empresa ré não restou comprovada nos autos.

XIII - Ressalte-se que o reconhecimento da precedência, acima exposto, é uma exceção ao princípio first to file, em que se considera à marca usada de boa-fé, com mais de 6 (seis) meses de antecedência em relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI, o direito de precedência ao registro.

XIV - No entanto, tal direito de precedência deve ser exercido antes do ato de concessão do registro a terceiro, uma vez que a lei garante o direito de precedência do registro e não o direito ao registro, ou seja, o direito só pode ser exercido antes de haver registro no âmbito do procedimento administrativo instaurado junto ao INPI, não podendo ser reconhecido outro pedido de registro como uma oposição a um pedido de registro já concedido.

XV - A parte autora além de não comprovar a existência de notoriedade da marca "ATMAN" antes do registro pela empresa ré, não se opôs, administrativamente, antes da concessão do mesmo, para comprovar tal direito, ou seja, até sessenta dias da data da publicação do despacho que concedeu o registro, nos termos do §2º do artigo 158 da LPI.

XVI - Desta forma, com razão a empresa ré, não cabendo a alegação de concorrência desleal a invocação ao uso exclusivo em todo território nacional, podendo o titular do direito, protegido pelo registro marcario válido, adquirido nos termos do artigo 129 da Lei 9.279/96, exercê-lo de maneira que melhor lhe aprouver. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca é conferida, em regra, àquele que primeiro efetuar o registro perante o INPI.

XVII - Da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que os depósitos dos pedidos de registro da marca "ATMAN", pela empresa ré, foram realizados em 17/09/1999, ou seja, anteriormente ao depósito dos registros comprovados de propriedade da empresa autora, datados de 16/04/2003 e 16/05/2003.

XIII - À vista da anterioridade do registro da empresa ré, USN TRADING LTDA, em relação ao pedido de registro formulado pela empresa autora, CHUANG XING MANUFACTURING CO LTD, assim como as declarações feitas com relação à marca de propriedade da empresa CHUANG XING ELETRIC APPLIANCES CO. LTD, não têm o condão de demonstrar, com os documentos trazidos na inicial, o uso anterior da marca pretendida e sua notoriedade no Brasil.

XIX - A parte autora não conseguiu, nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, além da farta jurisprudência acerca do direito de precedência e do exercício da oposição militar em favor da apelante.

XX - O direito à exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para o qual foi deferido (princípio da especialidade), não sendo possível que se pretenda obter uso exclusivo em todas as classes. Mas, num segundo momento, há que se reprimir a concorrência e o aproveitamento parasitário, tanto no que concerne à captação de clientela, às custas do titular da marca anterior, quanto ao esvaziamento projetado nela pela utilização da marca semelhante em outros produtos e de outras classes, nos casos de alto renome reconhecido.

XXI - O que se conclui é que não há anterioridade ou comprovação de notoriedade da marca "ATMAN" de propriedade da empresa autora.

XXII - Apelação e remessa oficial providas.

(TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA,  Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1636366 - 0033517-68.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, julgado em 20/09/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2016 )

                                   

 

Em conclusão, não tendo a apelante esposado razões aptas à modificação do julgado, de rigor a manutenção da r. sentença proferida em primeiro grau.

Dos honorários recursais

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, deve o tribunal, de ofício, ao julgar o recurso, majorar a condenação em honorários, dentro dos limites legalmente estabelecidos, atendendo-se, assim, à necessidade de remuneração do trabalho do advogado em fase recursal, bem como, secundariamente, à finalidade de desestimular a interposição de recursos.

Portanto, considerando o não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários fixados em sentença em R$ 500,00(quinhentos reais).

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Desembargador Federal Wilson ZAuhy:

Peço  vênia ao E. Relator para divergir de seu voto, pelas razões que passo a expor:

A presente demanda foi ajuizada por CEFOMUS CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE LTDA. em face de CEPAMS - COLÉGIO TÉCNICO SÃO BERNARDO LTDA - ME objetivando a adjudicação ou a anulação do registro de marca n° 904354636 ("EESB - Escola de Enfermagem São Bernardo").

Narra a parte autora em sua inicial, em síntese, que usava e tinha o registro da marca Escola de Enfermagem São Bernardo, que em 2011 não foi prorrogado. A empresa ré foi constituída por um filho dos sócios da autora que, sabendo da não prorrogação, pediu e obteve o registro da marca. Depois, ajuizou ação inibitória com pedido indenizatório contra a autora.

O Juízo Sentenciante formou o seu convencimento pela improcedência do pedido, por entender que o pedido de registro foi formulado pela ré após a extinção do registro de titularidade da autora, momento em que "a marca 'EESB - ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO' encontrava-se plenamente disponível para registro por terceiro interessado".

Aduziu o Magistrado, ainda, que o sócio da ré é "detentor do direito, em caráter irrevogável e irretratável, de uso do nome fantasia, logotipo e da exploração da marca objeto do presente litígio sobre a empresa instalada no município de Carapicuíba/SP desde 13/05/2011", por força de acordo firmado em ação de inventário, e que não poderia ser prejudicado pela desídia da autora em renovar o registro da marca.

Não me filio a tal entendimento, no entanto.

Primeiramente, o fato de a autora não ter promovido a renovação do registro da marca, por si só, não importa na extinção automática do seu direito ao efetivo uso da marca, como interpretou o Juízo a quo.

A não renovação tem por consequência a extinção do registro de marca, nos termos do artigo 119, I, da Lei n° 9.279/96, mas isso não obsta que seu titular continue a explorar comercialmente a marca que identifica os seus serviços.

Não há nenhuma vedação legal de uso de marca não registrada, tampouco de marca cujo registro foi extinto. O que pode haver é alguma dificuldade em se opor a eventual registro de marca semelhante por terceiro, tema que aprofundarei mais adiante.

Assim, a requerida, cujo sócio tinha o direito de uso desta marca para identificar os serviços prestados pela sua empresa no município de Carapicuíba/SP, também poderia continuar a se valer da marca, ainda que com o registro extinto.

Insubsistente, portanto, o fundamento de que o sócio da demandada "foi obrigado a providenciar o novo registro da marca, a qual se encontrava disponível conforme o INPI, a fim de dar efetiva continuidade ao desempenho do exercício regular de sua atividade empresarial".

Dito isto, destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de marca com base no direito de precedência, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida.

3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996).

7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.

8- Hipótese em que os juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada.

9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ, REsp nº 1.464.975/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje: 14/12/2016) (destaquei).

E não poderia ser diferente, já que a impossibilidade de demonstração, em âmbito judicial, do direito de precedência ao registro de marca alegado pela agravante importaria em verdadeira negativa de jurisdição, em violação à garantia prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Portanto, possível o reconhecimento de eventual direito de precedência ao registro de marca nestes autos, independentemente de prévio requerimento administrativo ao INPI.

Referido direito de precedência está assim disciplinado no artigo 129, § 1º da Lei nº 9.279/1996:

 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

        § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

        § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Isto é o que basta para ver que o fundamento adotado em sentença, de que a ré requereu e obteve registro após a extinção do registro de titularidade da autora, não é suficiente para abarcar a complexidade dos fatos discutidos nesses autos.

Como restou incontroverso nos autos, a marca em questão foi criada e utilizada, primeiramente, pela empresa autora, que deixou de requerer a renovação do registro da marca junto ao INPI em 2011.

Assim é que em 2016, a empresa requerida - cujo sócio é filho dos sócios da autora e tem direito ao uso comercial da mesma marca -, pleiteou e obteve o registro de marca idêntica junto ao INPI.

Não consta dos autos que a autora tenha cessado o uso da marca em algum momento.

De modo diverso, o que se tem aqui é que a requerida, que fazia uso regular da marca criada e consolidada no mercado pela autora, sabedora da extinção do registro dessa marca pela mera não renovação, foi ao balcão da autarquia para registrar marca idêntica como sua, pegando verdadeira "carona" no prestígio obtido ao longo dos anos pela marca primitiva junto ao público consumidor.

Não satisfeita, a ré ainda ajuizou ação com vistas a impedir a autora de continuar a explorá-la!

A conduta da requerida não encontra guarida no direito marcário, que visa tutelar as criações de elementos originais que identificam um determinado produto ou serviço, e não a esperteza de quem constata que o titular do registro deixou de requerer sua renovação e procura obter registro idêntico para impedir o verdadeiro criador da marca de continuar a utilizá-la.

É exatamente este tipo de prática que o direito de propriedade industrial visa coibir, e é isto que se está a verificar no caso concreto.

Registro que a interpretação dada pelo INPI, no sentido de que o direito de precedência só beneficiaria quem nunca teve o registro da marca (e não quem teve o registro extinto) não se coaduna com a Lei n° 9.279/96, que não traz vedação alguma nesse sentido.

Há que se rememorar, ainda, que "(o)s contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé", nos claros termos do artigo 422 do Código Civil.

Consta dos autos, ainda, que foi firmado um acordo em ação de inventário, por meio do qual coube ao sócio da requerida Thiago Luiz Mariano "o direito de uso do nome fantasia, logotipo e da exploração da marca 'Escola de Enfermagem São Bernardo - EESB'", além dos "bens e direitos sobre a filial desta empresa instalada no município de Carapicuíba/SP", sem que jamais a empresa autora tenha se comprometido a deixar de fazer uso de sua marca (ID 132470811 - pág. 70/80).

Não se afigura compatível com os deveres de boa-fé dos contratantes que o réu, percebendo a extinção do registro da marca, venha a pleitear registro idêntico junto ao INPI e pretenda impedir a autora de fazer uso dessa marca.

Por fim, tenho que o caso é de anulação da marca da ré, e não adjudicação.

Portanto, incontroverso nos autos que a parte autora era titular do registro da marca "EESB - Escola de Enfermagem São Bernardo", extinto pela expiração do prazo de vigência, que nunca deixou de utilizá-lo e que a requerida pleiteou o registro de marca idêntica em momento posterior, de rigor o acolhimento do pedido de nulidade do registro da requerida, ante a violação ao direito de precedência da autora.

Inverto os ônus de sucumbência para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em favor dos advogados da parte autora.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação para anular o registro de marca n° 904354636, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em favor dos advogados da parte autora.

É como voto.

 


E M E N T A

APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 169, §1º, DA LPI. REGISTRO EXTINTO. NÃO RENOVAÇÃO. DISPONIBILIDADE PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Apelação interposta por CEFOMUS – CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE LTDA em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de nulidade/transferência do registro da marca “EESB ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO BERNARDO”, n. 904354636. Condenada a autora pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00, nos moldes artigo 85 Código de Processo Civil.

2. O MM Juiz a quo indeferiu o pleito ao fundamento de que, o registro da marca em nome da autora, ora apelante (n. 820758728), foi extinto, em 29.11.2011, pela não prorrogação do mesmo, motivo pelo qual não pode valer-se do direito de precedência (art. 129, §1º, da LPI). Refere que a apelada, realizou o depósito do registro em seu nome (n. 904354636) após a extinção do primeiro e antes do redepósito pela autora CEFOMUS em 01.2016, cuja solução se dá pela ótica do princípio da anterioridade do registro em favor da CEPAMS.

2. O INPI  considera que caso o reclamante já tenha obtido negativa de registro ou tenha havido extinção do mesmo, por exemplo, por falta de renovação, não se admitem as alegações de precedência com fulcro no artigo 129 da LPI.

3. O pedido n. 904354636 foi formulado após a extinção do registro anterior de n. 820758728 em nome da apelante CEFOMUS e, portanto, a marca “EESB ESCOLA DE ENEFERMAGEM SÃO BERNARDO” estava “plenamente disponível para registro de terceiro interessado”, não havendo qualquer irregularidade, portanto, em relação ao mesmo.

4. A jurisprudência, incluindo deste Regional,  converge no sentido de ser direito de precedência veiculado no art. 129 da LPI exceção a princípio atributivo do direito de marcas e pressupõe concurso de pedidos de registro.

5. Recurso não provido.

 

 


  ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal relator, acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Valdeci dos Santos e Peixoto Júnior, bem como da senhora Juíza Federal Convocada Giselle França; vencido o senhor Desembargador Federal Wilson Zauhy, que dava provimento à apelação para anular o registro de marca n° 904354636, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em favor dos advogados da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.