V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL  CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Primeiramente observo que a Lei nº 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, aponta o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI como autarquia responsável por executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial (artigo 240), o que impõe a participação do mencionado ente autárquico na lide.

Assim, a questão da registrabilidade de uma marca é matéria reservada à apreciação da Justiça Federal, vez que em tais feitos é obrigatória a participação do INPI, autarquia federal, atraindo, portanto, a competência inserta no art. 109, inciso I, da Constituição. Isso não acontece no que se refere aos pleitos de abstenção de uso de marca, na medida em que se dirigem exclusivamente a particulares, razão pela qual são afetos à competência da Justiça Estadual. Tratando-se, pois, de matérias e competências distintas, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material formada no âmbito do Processo n° 583.00.2008.211295-3, que tramitou na 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Assentado esse ponto, prossigo na análise do feito.

Nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/1996 -  Lei de Propriedade Industrial -  a marca de produto ou serviço é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciar o “ produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

Ao seu turno, a proibição de reprodução ou imitação de marca alheia encontra-se regulamentada através do art. 124, XIX, da Lei 9.279/1996 (LPI), in verbis:

"Art. 124 - Não são registráveis como marca: (...)

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...)"

A lei proíbe o registro de marca que reproduz ou imita uma outra marca já registrada quando há afinidade mercadológica entre elas, ou seja,  quando essas marcas identificam produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou ao menos afins.

Observo que o item 2.5 da 3ª edição do “Manual de Marcas”, editado pelo INPI em outubro de 2019 (revisado em julho/2020), que tem por finalidade consolidar diretrizes e procedimentos de análise de marcas, discorre sobre a repressão à concorrência desleal, invocando as normas constantes do artigo 10 da Convenção da União de Paris (CUP)para proteção da propriedade industrial:

“Art. 10 bis: (...)
2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.”

Desta norma da Convenção, consta uma lista não exaustiva de atos que devem ser reprimidos por constituírem concorrência desleal. Dentre esses atos, interessa-nos destacar os seguintes:

- Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

- As indicações ou alegações cuja utilização no comércio seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

Prossegue o mencionado manual:

“Para a aplicação das normas que reprimem a concorrência desleal, mais especificamente no que diz respeito à aplicação de um dos meios pelos quais o legislador considerou possível proteger os direitos relativos à propriedade industrial (art. 2º, inciso V, da LPI), deverá ser observado, no contexto das impugnações apresentadas, se:

• Existe relação de concorrência, entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;

• O ato do depósito configura prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial;

• O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

(...)

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser negado à luz dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, previstos na LPI.”

Da leitura dos dispositivos legais supra citados conclui-se que, para que uma marca seja registrada é necessário verificar, dentro da mesma classe e item, segundo o critério da afinidade, se não há registro anterior com grafia e fonética semelhantes ou idênticas, passíveis de induzir a erro, dúvida ou confusão, garantindo-se o uso da marca a quem efetivou o registro, dentro de um certo ramo de atividade, em primeiro lugar.

Mesmo a legislação anterior, a Lei nº 5.772/1971, impedia o registro de marca que configurasse "imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil" (art. 65, "17").

Assim, para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, ou para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas, deve-se verificar, além da anterioridade do registro, a especialidade, territorialidade e o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSTITUIU REGISTRO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DE USO. MARCA "FRACA", EVOCATIVA OU SUGESTIVA. ELEMENTOS NOMINATIVOS. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE.

1- Ação distribuída em 18/7/2012. Recurso especial interposto em 28/9/2016 e concluso à Relatora em 29/11/2016.

2- O propósito recursal é definir se o prévio registro da marca CIA. DAS FÓRMULAS FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO pelo segundo recorrido constitui óbice à concessão, ao recorrente, do registro da marca COMPANHIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO.

3- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados pelo recorrente impede, quanto a eles, o conhecimento do recurso especial.

4- A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo, como é cediço, expressamente vedado o registro de marca que reproduza ou imite outra preexistente.

5- De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos.

6- A interpretação do disposto no art. 124,VI, da LPI revela que marcas que constituam expressão de uso comum, de pouca originalidade, sem suficiente forma distintiva (denominadas de "fracas", evocativas ou sugestivas), autorizam a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

7- Hipótese concreta, todavia, em que os elementos nominativos de ambos os conjuntos marcários estão combinados de maneira idêntica, de modo que, tratando-se de empresas que desempenham suas atividades no mesmo setor (manipulação e comércio de medicamentos), aquela que recebeu o registro com anterioridade tem o direito de uso exclusivo.

8- Não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de algum dos elementos nominativos que integram o conjunto marcário, quando sobre eles não houver direito de exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio conjunto tal como registrado anteriormente, na medida em que se trata de situações diversas.

9- Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos do registro marcário, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência;e (ii) obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor.

10- Recurso especial não provido.

(REsp 1639961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/20180

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<http://www.wipo.int/treaties/en>). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).

10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

(REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014)

In casu, tanto a ação originária quanto a reconvenção têm por objeto o uso da marca “UNIFEI", pela autora-reconvinda, Universidade Federal de Itajubá, e pela ré-reconvinte, Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros, mantenedora do Centro Universitário da Fundação de Ciências Aplicadas e detentora da marca "FEI” - sigla da Faculdade de Engenharia Industrial. Na reconvenção, ampliou-se o objeto da lide, para se discutir a titularidade do nome de domínio www.unifei.edu.br.

A autora-reconvinda é uma autarquia federal, antiga Escola Federal de Itajubá, a qual, por intermédio da Lei 10.435/2002, foi alçada à condição de Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI. Dispõe o art. 1º da aludida lei:

Art. 1º. Fica criada a Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI, com natureza jurídica de autarquia, mediante transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, fundada com a denominação de Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em 23 de novembro de 1913, federalizada pela Lei nº 2.721, de 30 de janeiro de 1956, e organizada sob a forma de autarquia de regime especial vos termos do Decreto nº 7.686, de 7 de junho de 1972, com sede e foro na cidade de Itajubá. Estado de Minas Gerais.

Mencionada lei é de abril de 2002, mas já em 8 de março de 2002, a autora-reconvinda protocolizou o pedido de registro da marca "UNIFEI" no INPI. Três dias depois, a ré-reconvinte protocolizou o pedido da mesma marca junto ao INPI.

Em suas razões de apelo, a ré-reconvinte afirma que  FEI é marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, gozando de proteção especial, conforme artigo 126 da Lei nº 9.279/96 e artigo 6-bis da Convenção de Paris - CUP.

A LPI reconhece duas formas de "extravasamento do símbolo", atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento da especialidade, e, no segundo caso, o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento da territorialidade.

O STJ já teve a oportunidade de analisar estas duas espécies de marca, inclusive para efeito de distingui-las, tendo assentado que “o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira – notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda – marca de alto renome – cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI” (REsp 1.114.745/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 21.09.2011. No mesmo sentido: REsp 716.179/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009).

Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes (e, consequentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia) qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito (REsp 1.190.341/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.12.2013, DJe 28.02.2014; e REsp 1.124.613/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 08.09.2015).

In casu, a marca “FEI” não foi reconhecida como notória pelo INPI, não gozando, portanto, da proteção excepcional de que trata o art. 126 da LPI.

Cumpre observar que a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/1996 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

- 1ª. Situação/Condição: “sinal que tenha relação com o produto ou o serviço”. Para a aferição da incidência da proibição e se o sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

Considera-se:

a) SINAL DE CARÁTER GENÉRICO: o termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes. Exemplo: VESTUÁRIO (irregistrável para assinalar roupas).

b) SINAL DE CARÁTER NECESSÁRIO: o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos.

Exemplo: AZEITE – para assinalar azeites (irregistrável).

- 2ª. Situação/Condição: “Sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviços”. Para aferição da incidência da proibição, deve ser constatado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação de serviços.

Importa destacar que as marcas colidentes em questão podem ser classificadas como sugestivas ou evocativas, que são aquelas que apontam para determinada característica do produto ou atividade.

Sobre essa classificação, colhe-se o seguinte excerto da obra intitulada "Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado", fruto de parceria público-privada entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além de outras entidades:

4.10.3. Marcas sugestivas ou evocativas As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem. As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais do marketing, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem "vendidas". Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto - e que, portanto, ajuda a vendê-lo -, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço.

Portanto, a marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Conforme esclarece o “Manual de Marcas do INPI”, tal sinal busca, “de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca”.

Nessa toada, analisando a composição da marca impugnada, verifico que tanto a palavra “Faculdade”, como as palavras “Engenharia” e “Industrial” são irregistráveis, pois mantém relação direta com os produtos que assinalam, esbarrando na proibição do já acima mencionado inciso VI do artigo 124 da LPI.

Pesquisa realizada com o termo “FEI” na internet revela que esse acrônimo pode se referir, a múltiplos entes, tais como Fundação Estadual do Índio, Federação Equestre Internacional, Financial Executives International, e FEI Company (fundada em 1971, é um fornecedor estaduniense de ferramentas de microscopia eletrônica  para pesquisadores, desenvolvedores e fabricantes trabalhando na nanoescala, sediada Hillsboro, Oregon. A emprega 1.770 pessoas mundialmente).

São inúmeras as siglas contendo em sua composição o termo “FEI”, usadas para nomear empresas e organizações, como, por exemplo, as acima discriminadas, de forma que essa sigla (FEI) não merece exclusividade de registro.

Acerca das marcas evocativas:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas. 3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado. 4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva. 5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB). 6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96. 7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido. 8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo. 9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte. 10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade). 11. No que diz respeito ao"iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário. 12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro. 13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988. 14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada. 15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp 1.688.243/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.09.2018, DJe 23.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo insalata, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.02.2017, DJe 23.02.2017)

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) 3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.046.529/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2014, DJe 04.08.2014)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. 2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1.166.498/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.03.2011, DJe 30.03.2011)

Nesse cenário, a aferição da possibilidade de convivência de marcas evocativas semelhantes não se restringe à constatação de seu baixo grau de distintividade, mas sim reclama o adicional afastamento de potencial confusão junto ao público consumidor.

A jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que o exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio, ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

Outro julgado sedimentou a tese de que, no que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do que for ofertado no mercado de consumo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário (REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 15.02.2018).

Ainda que ambas as marcas atuem no campo da educação, a probabilidade de associação/confusão na contratação de serviços de ambas as instituições é nula.

Ora, a Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, é uma instituição de ensino superior católica jesuíta e privada, fornecendo cursos na área de engenharia, administração e ciência da computação, e, mesmo sem fins lucrativos, cobra mensalidades.  Por outro lado, a Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, é universidade pública, que também fornece cursos em várias áreas de engenharia (engenharia hídrica, engenharia de materiais, engenharia civil, engenharia ambiental, etc), e também na área de química, física e matemática.

Não há como haver confusão na contratação dos serviços de uma universidade pública e uma particular, notadamente no que toca à forma de ingresso nesses estabelecimentos de ensino.

Nessa toada, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 10, da Lei nº 10.435, de 24/04/2002, eis que não resta configurada afronta ao incisos XXIX e XXXVI, do Artigo 5º, da CF, notadamente porque além da  sigla “UNIFEI" da Universidade Federal de Itajubá, não caracterizar ofensa à marca “FEI", não houve desrespeito ao processo legislativo  para sua promulgação.

Também não se pode olvidar que a denominação da Universidade Federal de Itajubá como UNIFEI decorre da lei federal que a criou, Lei 10.435/02, e a lei, por óbvio, é norma superior a ato administrativo. Outrossim, a sigla é perfeitamente compatível com o nome da Universidade Federal autora-reconvinda.

Como bem mencionou o magistrado a quo na sua sentença, que ora transcrevo:

“O legislador não quis criar uma marca, mas sim uma sigla do nome da autarquia, como sói acontecer no ordenamento brasileiro o (lembre -sede INPI, INSS, IBAMA, UNIFESP etc.

Sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função dedistinguir produto ou serviço. A marca “FEl" não tem a força de fazer com que a universidade deixe de ser federal, nem que ela deixe de ser sediada na cidade de ltajubá-MG.

(...)

Não se caracteriza, por fim, a chamada concorrência desleal, Visto que apenas as siglas da universidade federal mineira e do centro universitário paulista são parecidas, não se podendo exigir que a universidade federal deixe a cidade de ltajubá-MG, nem que a tradicional Faculdade de Engenharia Industrial no Estado de São Paulo deixe de usar a marca 'FEl"”.

Registre-se, por oportuno, que a ré-reconvinte está impedida de registrar a marca UNIFEI com base no art. 124, inc. IV, da Lei 9.279/96, in uerbis:

Art. 124. Não são registráveis  como marca:

(...)

IV - designação de sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.

Em suma, a autora pode usar a sigla “UNIFEI”, mas a ré reconvinte somente pode usar a sigla “FEI”, devendo se abster de fazer uso do nome e da sigla UNIFEI.

Restando autorizado à Universidade Federal de Itajubá o uso da sigla UNIFEI, não há que se falar, via de consequência, na transferência do nome de domínio “unifei.edu.br” para a Apelante.

Assim sendo, nego provimento à apelação.

É como voto.