PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007777-95.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

APELADO: ISETTA PARTICIPACOES LIMITADA

Advogado do(a) APELADO: MARLO THURMANN GONCALVES - RS48585-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SONIA CARLOS ANTONIO - SP84759-A

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007777-95.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

APELADO: ISETTA PARTICIPACOES LIMITADA

Advogado do(a) APELADO: MARLO THURMANN GONCALVES - RS48585-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SONIA CARLOS ANTONIO - SP84759-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido, formulado em ação anulatória de ato administrativo, ajuizada por ISETTA PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a autarquia e contra ULTRA MÁQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENAS LTDA., sob o fundamento de inexistência da alegada violação ao art. 124, inciso XIX da Lei 9.279/96.

Narra a autora, em sua exordial, que teve negado seu pedido de registro da marca mista ULTRA na classe NCL7 – grampeadores pneumáticos, elétricos e manuais, pinadores pneumáticos elétricos e manuais, pregadores pneumáticos e a gás butano, marteletes pneumáticos, pistolas de pintura, compressores, acessórios a ar comprimido -, nos autos do processo administrativo nº 828481075 que tramitou junto ao INPI. Alega ter sido surpreendida com o fundamento para o indeferimento de seu pedido, a saber, o de que a marca que se pretendia registrar reproduziria ou imitaria marca de terceiro (ULTRA MÁQUINAS), anteriormente registrada junto ao INPI no mesmo ramo de atividade, razão pela qual, segundo a autarquia, haveria risco de a coexistência de marcas causar confusão junto ao mercado consumidor. Diz não haver possibilidade de ocorrência de confusão ou associação entre as marcas, pois a expressão ULTRA é comum, tanto que utilizada em diversas outras marcas registradas junto ao INPI. Ademais, como o escopo é registrar uma marca mista, além do elemento nominativo, deve ser levado em conta, também, o elemento figurativo – que é diverso.

A r. sentença ora recorrida consignou o seguinte entendimento, verbis:

“(...) O Instituto-Réu indicou que o pedido foi indeferido, posto que se constatou a preexistência do registro 825479037, marca de apresentação mista “ULTRA MÁQUINAS”, que distingue os produtos da classe NCL (8) 7. Embora de apresentação mista, entendeu o requerido que a utilização em destaque do elemento nominativo distintivo “Ultra” somada à percepção de que os sinais observados distinguem produtos que possuem finalidades semelhantes podem geram confusão ou associação com marca alheia. (...) A titular da marca mista “ULTRA MÁQUINAS”, a corré Ultra Máquinas Comercial de Ferramentas LTDA, não apresentou objeção ao pedido da autora na esfera administrativa e nem na esfera judicial, conforme se depreende da sua manifestação juntada aos autos (ID. 20786175). O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados três parâmetros: "1. as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; 2. as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e 3. as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes". (...) Consoante observado no julgado acima, a verificação da colidência de marcas, dado o subjetivismo que caracteriza a sua análise, tem sido uma tarefa árdua, ainda mais para o Judiciário, que não dispõe de todo o aparato técnico-administrativo para a realização de tal mister, mas que, ao mesmo tempo, não se pode furtar ao exercício da função jurisdicional, constitucionalmente atribuída, diante de lesão ou de ameaça a direito. Analisando o que consta dos autos e observados os parâmetros acima, verifico que a análise da marca deve ser efetuada pelo seu conjunto, notadamente quando trata-se de marcas mistas. Resta razão à autora quando afirma que tanto o elemento nominativo, quanto o figurativo devem ser levados em consideração. Desse modo, observo que, no seu conjunto, as marcas possuem diferenças significativas, posto que a marca a qual se pretende o registro é identificada pela figura de um elefante, ao passo que a marca em colidência apresenta-se com as letras U e M estilizadas, além da grafia “máquinas” subscrita. O INPI, em suas informações, afirma que existem outras marcas compostas pelo termo “Ultra”, inclusive na Classe NCL7, embora indique que “em nenhuma delas o vocábulo, quando em posição de destaque no conjunto marcário, apresenta-se como o único elemento com efetivo cunho distintivo”. Porém, como notado acima, os elementos figurativos das marcas em análise servem para realizar essa diferenciação. No mais, ainda em suas informações, o INPI deixa claro que as atividades exercidas pelas empresas litigantes são distintas, uma atua na industrialização e a outra no comércio, embora tenha entendido que parte dos produtos decorrentes das atividades indicadas são praticamente idênticos. Nada obstante, é preciso atentar-se para o fato da titular da marca mista “Ultra Máquinas” não manifestar qualquer oposição à pretensão da autora. É sabido que a proteção à propriedade das marcas possui uma dimensão social, inclusive, protegida constitucionalmente, tendo em vista o interesse no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, porém, ao não contestar o pedido de registro feito pela requerente, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, a corré Ultra Maquinas Comercial de Ferramentas Ltda. indica para este Juízo forte indício de não colidência entre as marcas em discussão, capaz de gerar confusão entre os consumidores( pois fosse ao contrário ela teria apresentado oposição ao pedido) o que, somado aos argumentos indicados acima, impõe o acolhimento do pedido formulado na inicial. Quanto à condenação nas verbas sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade, entendo que devam ser suportadas, exclusivamente, pelo INPI, uma vez que a corré Ultra Maquinas Comercial de Ferramentas Ltda. não se opôs à pretensão da autora, conforme observado nos autos. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC para anular o ato administrativo de indeferimento e determinar o registro da marca mista "Ultra", na classe NCL 7, conforme postulado nos autos do processo administrativo n. 828481075. Condeno o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, devidos à parte autora. (...)”. (grifos meus)

Em suas razões de apelação (ID 152147301), o INPI aduz, em breve síntese, não haver qualquer irregularidade na negativa do registro de marca pleiteado pela parte autora, ante a impossibilidade de coexistência harmônica no mercado das marcas ULTRA e ULTRA MÁQUINAS, em razão de eventual induzimento do mercado consumidor à dúvida ou confusão.

Com as contrarrazões da parte autora, vieram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

Inicialmente, destaco que a marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. Veja-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)”

Sobre os requisitos necessários ao registro de marca de produto ou serviço, leciona Marlon Tomazette, in “Curso de Direito Empresarial – Teoria Geral e Direito Societário”, volume 1, Editora Atlas S/A, 6ª edição, 2014, páginas 146 e seguintes:

“(...) Para o empresário, marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes. Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor.

(...) Apesar de alguma divergência terminológica, é certo que para que algo possa ser registrado como marca é essencial que atenda a alguns requisitos, quais sejam, a capacidade distintiva do sinal, a novidade e o desimpedimento.

Na composição da marca, é essencial que ela seja capaz de diferenciar o produto ou serviço de outro. A marca serve para identificar produtos e serviços, diferenciando-os dos seus concorrentes. Não se exige que o sinal seja novo, mas que ele tenha a possibilidade de diferenciar o produto ou serviço. (...)

Atendendo aos requisitos de existência, a marca, para ser lícita, deve gozar de novidade. Trata-se de uma novidade relativa, isto é, o sinal não precisa ser criado pelo empresário, mas tem que ser capaz de diferenciar o produto ou serviço dos produtos ou serviços de seus concorrentes, vale dizer, tem que ser novo em relação à espécie de produtos que quer identificar. (...) Diante dessa novidade, não se pode registrar marca idêntica a outra marca já protegida para aquele ramo de atuação. Não se admite sequer marca similar que possa gerar confusão com marcas já protegidas. Nesse ponto, protege-se a concorrência, evitando condutas desleais no mercado, isto é, evitando que um empresário se aproveite da boa fama dos produtos de outro empresário. A princípio, uma marca só goza de proteção em determinado ramo de atuação, não havendo nenhum óbice para que uma marca já registrada em um ramo de atuação seja registrada em outro ramo de atuação.

A Lei 9.279/96 indica expressamente várias proibições para o registro das marcas, em seu artigo 124, que serão estudadas em seguida. Assim, para que uma marca seja lícita, ela não pode incorrer em nenhum dos impedimentos previstos na legislação. Daí falar-se em desimpedimento.

Como já registrado, a lei expressamente proíbe o registro de marcas em determinadas situações, por motivos variados.

Joaquin Garrigues, na Espanha, reuniu as proibições em quatro grandes grupos, quais sejam: (a) por incompatibilidade entre a função da marca e o sinal escolhido (escudos, símbolos nacionais, Cruz Vermelha, falsa procedência); (b) por razões de moralidade e respeito (violação à moral e aos bons costumes, contrárias a algum culto religioso); (c) por falta de virtude diferenciadora (denominações genéricas, classes, preços, qualidades, pesos e medidas); (d) pelo princípio da exclusividade (outros sinais já registrados). (...) No Brasil, o artigo 124 da Lei 9.279/96 apresenta 23 incisos de proibições que serão destacados a seguir. Não se trata de rol exaustivo de proibições, porquanto outras proibições podem decorrer de outros diplomas normativos, (...)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Conforme já ressaltado, as marcas têm dupla finalidade: distinguir produtos ou serviços e resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um diferencial para o empresário e um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Com o intuito de resguardar essas funções das marcas, a lei proíbe o registro de marcas que possam interferir nas funções das marcas já registradas. Trata-se de um corolário da lealdade de concorrência, isto é, se alguém já registrou uma marca, outra pessoa não pode aproveitar da fama dessa marca, seja copiando-a ou imitando-a, ainda que parcialmente. A inserção de acréscimos não desconfigura a deslealdade da conduta, devendo ser repudiada do mesmo modo, salvo se se revestir de suficiente caráter distintivo. Qualquer forma de se aproveitar de uma marca já existente deve ser repudiada pelo direito. Todavia, a princípio, só será vedada a reprodução ou imitação se houver uma afinidade mercadológica entre as marcas analisadas, ou seja, as marcas devem identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou ao menos afins. Produtos ou serviços totalmente distintos podem ser identificados por marcas idênticas ou semelhantes, ressalvados os casos das marcas de alto renome. Se não houver risco de confusão para o consumidor, não há que se falar em proibição. (...)” (grifos meus)

Assim, para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade.

Sobre as vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX:

Portanto, não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico, de vez que o uso da marca será garantido a quem efetivou o registro, dentro de um certo ramo de atividade, em primeiro lugar, nos termos da uníssona jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Não obstante o regramento até aqui esmiuçado, há exceções à supramencionada regra da exclusividade do uso de marca decorrente do registro, dentre as quais se destaca a hipótese de marca que utilize termos comuns ou genéricos. Cuida-se, aqui, daquilo que a jurisprudência do C. STJ houve por bem chamar de marcas sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que se formam a partir do emprego de expressões pouco originais, de fraco potencial criativo, e que por isso não merecem a proteção da regra de exclusividade de uso da marca.

Como bem esclarece André Santa Cruz, in “Direito Empresarial – Volume único”, Editora Método, 10ª edição, 2020, páginas 264 e seguintes:

Como a marca possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa função, sob pena de não ser considerada como marca e, consequentemente, não poder ser registrada. É por isso que não se admite a exclusividade para registro de marca que configura expressão comum ou genérica, que não sirva para distinguir um produto ou serviço de outros. A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais. (...) o STJ já decidiu, inúmeras vezes que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas sugestivas ou evocativas), bem como expressões que designem componente principal do produto, não merecem proteção como marca: (...)” (grifos meus)

Confira-se, a respeito do tema, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

1. Ação distribuída em 20/8/2009. Recurso especial interposto em 10/4/2015. Autos conclusos à Relatora em 16/2/2018.

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.

6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.

(REsp 1833422/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.

5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB).

6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96 7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.

8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao"iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.

14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.

(REsp 1688243/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 23/10/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. VOCÁBULO DE USO COMUM.

1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. Precedentes.

2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 58 e 175 da Lei 9.279/96; 33 e 34 da Lei 8.934/94; 129 e 130, III, da Lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

3. É vedada a esta Corte apreciar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados.

5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96.

6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais.

(REsp 1082734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009)

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art.

124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

(REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

(REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011)

No caso dos autos, a palavra ULTRA, utilizada pela parte autora e por outra empresa – esta última detentora de registro de marca anterior junto ao INPI – consubstancia termo bastante genérico, comum, e que, portanto, não goza do atributo da exclusividade, nos termos dos precedentes acima colacionados. Desse modo, a autora não pode ter obstado seu pedido para registro da marca ULTRA pela tão só existência de registro anterior da marca ULTRA MÁQUINAS em similar ramo mercadológico. Tratando-se de vocábulo pouco original e de baixo potencial criativo, subsiste a possibilidade de convivência harmônica entre as marcas que utilizam a citada expressão.

Como se não bastasse a firme jurisprudência do STJ sobre o tema, acresça-se o fato de que, in casu, a própria empresa detentora do registro anterior da marca ULTRA não se opôs, seja no âmbito administrativo, seja na seara judicial, ao pedido de registro de marca feito pela autora junto à autarquia.

Ora, se a própria empresa detentora do registro de marca anterior não se insurgiu contra o pleito da parte autora, por não vislumbrar concorrência desleal da apelante junto ao seu mercado consumidor, e cuidando-se de marcas evocativas, não há falar em negativa de registro ante a possibilidade de confusão entre as marcas.

Em arremate, saliento que ambas as marcas mistas aqui tratadas são bastante diversas quando se consideram, além do elemento nominativo genérico ULTRA, os elementos figurativos: a marca cujo registro a autora pretende obter é composta pela palavra ULTRA e o desenho de um elefante; a marca que possui o registro anterior constitui-se das letras U e M estilizadas com a palavra ‘máquinas’ escrita logo abaixo. O signo visual não permite qualquer tipo de confusão junto ao mercado consumidor.

Por conseguinte, não tendo o INPI apresentado razões aptas a infirmar as conclusões expostas na r. sentença ora recorrida, de rigor sua manutenção, nos exatos termos em que prolatada.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, deve o tribunal, de ofício, ao julgar o recurso, majorar a condenação em honorários, dentro dos limites legalmente estabelecidos, atendendo-se, assim, à necessidade de remuneração do trabalho do advogado em fase recursal, bem como, secundariamente, à finalidade de desestimular a interposição de recursos.

Tendo em vista esses objetivos, devem ser arbitrados os honorários recursais nas hipóteses em que o recurso não é conhecido ou não é provido, mantendo-se a sentença. Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017.

Portanto, considerando o não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários fixados em sentença para 11% sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

E M E N T A

EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE PROVENIENTE DO REGISTRO ANTERIOR. MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA OU SUGESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO JUNTO AO MERCADO CONSUMIDOR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. Assim, para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade.

2. Sobre as vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico, de vez que o uso da marca será garantido a quem efetivou o registro, dentro de um certo ramo de atividade, em primeiro lugar, nos termos da uníssona jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

3. Não obstante o regramento, há exceções à supramencionada regra da exclusividade do uso de marca decorrente do registro, dentre as quais se destaca a hipótese de marca que utilize termos comuns ou genéricos. Cuida-se, aqui, daquilo que a jurisprudência do C. STJ houve por bem chamar de marcas sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que se formam a partir do emprego de expressões pouco originais, de fraco potencial criativo, e que por isso não merecem a proteção da regra de exclusividade de uso da marca.

4. No caso dos autos, a palavra ULTRA, utilizada pela parte autora e por outra empresa – esta última detentora de registro de marca anterior junto ao INPI – consubstancia termo bastante genérico, comum, e que, portanto, não goza do atributo da exclusividade, nos termos dos precedentes acima colacionados. Desse modo, a autora não pode ter obstado seu pedido para registro da marca ULTRA pela tão só existência de registro anterior da marca ULTRA MÁQUINAS em similar ramo mercadológico. Tratando-se de vocábulo pouco original e de baixo potencial criativo, subsiste a possibilidade de convivência harmônica entre as marcas que utilizam a citada expressão.

5. Como se não bastasse a firme jurisprudência do STJ sobre o tema, acresça-se o fato de que, in casu, a própria empresa detentora do registro anterior da marca ULTRA não se opôs, seja no âmbito administrativo, seja na seara judicial, ao pedido de registro de marca feito pela autora junto à autarquia. Ora, se a própria empresa detentora do registro de marca anterior não se insurgiu contra o pleito da parte autora, por não vislumbrar concorrência desleal da apelante junto ao seu mercado consumidor, e cuidando-se de marcas evocativas, não há falar em negativa de registro ante a possibilidade de confusão entre as marcas.

6. Em arremate, saliento que ambas as marcas mistas aqui tratadas são bastante diversas quando se consideram, além do elemento nominativo genérico ULTRA, os elementos figurativos: a marca cujo registro a autora pretende obter é composta pela palavra ULTRA e o desenho de um elefante; a marca que possui o registro anterior constitui-se das letras U e M estilizadas com a palavra ‘máquinas’ escrita logo abaixo. O signo visual não permite qualquer tipo de confusão junto ao mercado consumidor.

7. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.