V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Nos Tribunais, a celeridade e a eficiência na prestação jurisdicional (escoradas na garantia da duração razoável do processo e refletidas no art. 932 do Código de Processo Civil) permitem que o Relator julgue monocraticamente casos claros no ordenamento e pacificados na jurisprudência. Para que o feito seja analisado pelo colegiado, caberá agravo interno no qual devem ser explicitadas as razões pelas quais a decisão agravada não respeitou os requisitos para o julgamento monocrático (notadamente o contido no art. 932 do Código de Processo Civil), não servindo a mera repetição de argumentos postos em manifestações recursais anteriores.

De todo modo, alegações de nulidade da decisão monocrática são superadas com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação do E.STJ (AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017) e deste E.TRF da 3ª Região (AC 5787532-70.2019.4.03.9999, Rel. Des. Federal David Dantas, j. 30/04/2020, e - DJF3 06/05/2020).

Assentado esse ponto, prossigo no exame dos recursos. 

A sentença de primeiro grau assim decidiu:

“(...)

Posto isso, julgo procedente, em parte, o pedido, para declarar nula a patente de modelo de utilidade de código MU -7902477-7, de 21 de outubro de 1.999.

Julgo improcedente o pedido vazado na reconvenção.

Diante da sucumbência preponderante das demandadas, e de acordo com o que determina o artigo 20, § 40, do CPC, condeno as rés a pagar às autoras honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 60.000,00, devidamente corrigidos a contar da data desta sentença.

Condeno as rés, ainda, a reembolsem  as demandantes dos valores pagos ao perito judicial, corrigidos monetariamente desde a data do respetivo depósito de tais valores nos autos.

(...)

Por sua vez, a decisão monocrática agravada, da lavra do e Desembargador Federal Souza Ribeiro,  foi assim proferida:

“(...)

Ainda preliminarmente, conheço dos agravos retidos de fis. 1.858/1.869 e fis. 1.944/1.951, interpostos pela Tilibra, porquanto reiterados em sede de apelação. Assim, passo a analisa-los, mas nego seguimento a ambos, pelas razões que passo a explicitar.

No que se refere ao desentranhamento de documentos juntados pela parte autora, não há utilidade no provimento jurisdicional pretendido pela agravante, porquanto a sentença prolatada em seu desfavor vem baseada em perícia judicial que leva em conta toda a documentação encartada nos autos e não apenas aquela apontada no agravo. Fica negado seguimento ao recurso, portanto.

No que tange ao pedido de desistência formulado pela parte autora, em sede agravo de instrumento ajuizado pela parte agravada, foi suspensa a análise de tal requerimento, por determinação desta E. Corte. Quando do prosseguimento do feito, a agravada retratou-se, não havendo, portanto, que se falar em análise da desistência anteriormente requerida, ainda que a agravante já houvesse se manifestado favoravelmente ao pleito. Considera-se, ainda, que o corréu INPI, quando da retratação, não havia se manifestado quanto ao pedido. Esses fatos inclusive foram narrados pela própria recorrente, em suas razões de agravo retido, o que, portanto, enseja a negativa de seguimento também desse recurso.

Ainda em sede de preliminar, no que se refere à apelação do INPI, verifica-se que no Agravo de Instrumento n. 2012.03.00.021508-9, esta E. Corte decidiu pela legitimidade passiva da autarquia federal, razão pela qual fica prejudicada a análise do tema, bem como a questão da condenação do corréu à verba sucumbencial.

Superadas as preliminares supra apontadas, passo à análise do mérito das questões postas pelas recorrentes.

A hipótese dos autos consiste em pedido de declaração de nulidade da Patente MU 7902477-7, referente à "disposição construtiva introduzida em pasta multiuso, porta -fichário ou similares".

O art. 90 da Lei n. 9.279/96 traz o seguinte regramento, in verbis, a respeito do tema:

Art. 9° É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Em complementação a esse dispositivo legal, vem o art. 11 da LPI:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, §1" O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. §2° Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. §3° O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

É sob esse prisma, portanto, que se deve analisar o pedido de quebra da patente registrada pela demandada, ou seja, se à época do registro houve ou não inovação, carecendo o pedido de registro, nesse ponto, do requisito da novidade.

A parte autora alega, ainda, que a demandada vinha, até o ajuizamento da ação, utilizando-se de meios constrangedores dos direitos das demandantes, consistentes na afirmação de exclusividade da patente por anterioridade, mas que, em verdade, trata-se de ausência de novidade que acarreta a nulidade pleiteada na exordial.

A prova de tais tentativas de restrição dos direitos das demandantes faz-se por meio das notificações extrajudiciais de fis. 255/513. No entanto, não há que se falar em atribuição da prática de crime à demandante nem mesmo má fé processual, a uma porque não há prova de prejuízo advindo de qualquer constrangimento e a duas, pois a conduta processual da demandada segue o rito processual legal, sem vista de qualquer abuso acerca do exercício da ampla defesa e contraditório. Os alegados danos morais também não procedem, porquanto não há nessas referidas notificações qualquer prejuízo à imagem das pessoas jurídicas notificadas ou constrangimento que resulte em qualquer prejuízo, nesse ou em outro sentido. Não há, ademais, prova alguma do dano moral apontado, o que, por si só, já afasta a procedência do pedido indenizatório.

Quanto ao mérito do pedido principal, de nulidade da patente concedida pelo INPI, note-se que, em processo administrativo copiado às fis. 1 .008/1.049, a autarquia federal considerou irrelevantes as reivindicações feitas pelas demandantes, afirmando que 'nenhum dos documentos analisados reúne todas as características contidas na patente anulanda". Em juízo, no entanto, conforme se vê às fis. 832/837, destaca a necessidade de restringir o deferimento do registro no que se refere ao que chamou de "fechamento da pasta".

Verifica-se dessa forma que, ainda que parcialmente, por falta de novidade, o INPI admite que o produto caiu no domínio público, mas apenas pela referida restrição. Não se discute neste julgamento, pois, a questão do domínio público, porquanto incontroversa às partes, mas sim a "falta de novidade", ou de "ato inventivo", como queira a Tilibra, que faz distinção entre os dois termos.

Começando-se por aí, então, não há tal distinção entre novidade e ato inventivo, porquanto evidente que a mens legis pretende, para registro da patente, que reste evidente a novidade ou ato inventivo que inove, sendo que o legislador utilizou ambos os termos de forma sinônima, não havendo na lei a distinção interpretativa que a demandada pretende que seja feita.

O perito judicial, por sua vez, concluiu, em seu laudo técnico e complementos aos quesitos das partes, que os elementos apontados pela demandada e pelo 1INPI em contestação, diante do laudo técnico de fls. 340/371 apresentado pela autora, não são suficientes à caracterização da novidade exigida pela referida lei, inclusive naquele aspecto destacado pela autarquia federal quanto ao chamado "fechamento da capa", que aparece em alguns objetos (fis. 2.002/2.084, 2.210/2.252, 2.253/2.261 e 2.326/2.337).

Considerando, pois, o não preenchimento dos requisitos do art. 90 da Lei n. 9.279/96, conforme demonstrado no referido laudo pericial, embora haja características variáveis entre os modelos apontados pela Tilibra e pelo IINPI, aquelas são destituídas de novidade, por lhe faltar ato que resulte na melhoria funcional dos objetos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. NULIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVIDADE. LEI nº 9.279/96.

 - Remessa ex officio que chega a este Tribunal por força do duplo grau de jurisdição, tendo em vista sentença, que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da Patente de Modelo de Utilidade nº MU 7701590-8, intitulada "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA NOS MEIOS DE FIXAÇÃO DE COMPONENTES MODULARES FORMADORES DE PENEIRAS PARA O SETOR DE MINERAÇÃO", de titularidade da 2" Ré.

- As patentes de modelo de utilidade, definidas no artigo 90, da LPI, protegem objetos aperfeiçoados, que foram melhorados com o objetivo de proporcionar 2 STJ - AG n° 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg n° 517.299/MT, 3° T, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG n° 637.854/GO, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Di de 17.03.2005; Resp n° 592. 092/AL, 2° T, Ministra Eliana Calmon, DJ de 17.12.2004; Resp n° 265.534/DF, 4° T, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 01.12.2003; AgRg n° 443.897/Ri, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Di de 11.11.2002. 3 IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇAO CIVEL 521559 2006.51.01.518612-0 maior vantagem e funcionalidade.

- Demonstrado que o objeto da patente de modelo de utilidade é mero resultado do estado da técnica, já de conhecimento público, e não agrega nenhum tipo de novidade e atividade inventiva, deve o seu registro ser anulado.

(TRF 2° Região, 1° Turma Especializada, AC 521.559, Rei. Juiz Fed. Conv. Marcello Ferreira de Souza Granado, j. 29/11/2011).

Quanto aos alegados danos materiais, melhor sorte não assiste às demandantes. O pedido inicial não abarca tal condenação, bem como a afirmada redução das vendas das demandantes seria decorrente do indeferimento da antecipação de tutela requerida, O ato, portanto, é judicial, não atribuível à demandada e veio bem fundamentado na falta de verossimilhança das alegações feitas pela parte autora, O pedido, ademais, é genérico, não foi comprovado, prova essa que as recorrentes tentam postergar para a fase de execução, afirmando que se trata de liquidação posterior. Todavia, não é o que ocorre, porquanto não demonstrada qualquer ocorrência de prejuízo material concreto e com nexo causal com atos praticados pela demandada. Assim, não merece provimento também nesse aspecto a apelação das autoras.

Considerando, ademais, que a sentença recorrida foi prolatada e publicada sob a égide do Novo Código de Processo Civil, tendo se verificado a condenação das partes vencidas em honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora, bem como o apelo em exame comporta desprovimento, aplicável à espécie o disposto no art. 85, §11, do mencionado estatuto processual, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§11. O tribunal, ao fulgor recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §f' 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §f 2° e 3° para a fase de conhecimento.

Esse, ademais, é o entendimento pacificado pela E. 2 Seção do C. STJ, conforme espelha a ementa que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁ TICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS A UTORAIS. ILÍCITO EXTRA CONTRA TUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STI NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. (..).

5. E devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplica-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex oficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§2º e 3° do  referido artigo.

10. E dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.

(STJ, 2 Seção, AIntEREsp 1.539.725, Rei. Mm. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/8/2017)

Dessa forma, no caso concreto, a título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença deve ser majorada no valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, nos moldes do dispositivo processual supracitado, tendo em conta que o trabalho adicional do procurador consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões. No entanto, considerando que a quantia de RS 60.000,00 (sessenta mil reais) não é nada singela, de forma distinta do que afirma a parte autora, a majoração deve ser restrita aos termos da fundamentação. Ante o exposto, com base no art. 932, IV e V, do CPC/2O15.

 NEGO SEGUIMENTO aos agravos retidos interpostos pela Tilibra e sua apelação, bem como ao recurso do INPI, e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da ACP Mercantil Industrial Ltda., apenas para majorar a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/201 5, tudo nos termos da fundamentação. Superados os prazos recursais e cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos à Vara de origem, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se e intimem-se."

Pois bem. As autoras juntaram aos autos, após saneado o processo, documentos de patente e laudo técnico comparativo, além de quesitos complementares. Primeiramente o Juiz a quo entendeu por desconsiderar tais documentos/laudos como supedâneo para o julgamento da lide, e, depois reconsiderou tal decisão, esclarecendo que o laudo que subsidiou a confecção dos quesitos suplementares não é o único elemento de cognição a ser considerado para o deslinde do feito, de forma que tais documentos/laudo teriam seu  teor  cotejado em conjunto com os demais elementos de prova que instruem a causa.

A Tilibra, descontente, interpôs agravo interno alegando que os documentos que subsidiaram o laudo confeccionado pelo causídico das autoras e os quesitos suplementares não poderiam ser juntados aos autos, pois não se tratavam de documentos novos.

Conforme artigo 435, caput e seu parágrafo único, do CPC, documentos novos são aqueles que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos após aqueles já articulados pelas partes ou a contrapor fatos (devidamente apontados nos autos), que passaram a existir ou se tornaram conhecidos somente após o protocolo da petição inicial/contestação.

Não obstante, a jurisprudência do C. STJ aponta no sentido de uma interpretação ampliativa do dispositivo legal, abarcando documentos pré-existentes à demanda, desde que não haja má-fé da parte na juntada a destempo e seja observado o contraditório.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO . PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes.

2. Dessarte, a mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal a quo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 130 do CPC).

3. De fato, o processo civil contemporâneo encontra-se marcado inexoravelmente pela maior participação do órgão jurisdicional na construção do conjunto probatório, o que, no caso em apreço, autorizaria o Juízo a determinar a produção da prova consubstanciada em documento público, tornando irrelevante o fato de ela ter permanecido acostada aos autos a despeito da ordem para seu desentranhamento .

4. Nada obstante, essa certidão foi objeto de incidente de falsidade, o qual foi extinto pelo Juízo singular, em virtude da perda superveniente do interesse de agir decorrente da determinação de desentranhamento dos documentos impugnados dos autos. Assim, verifica-se que o contraditório não foi devidamente exercido, sendo tal cerceamento contrário à norma insculpida no art. 398 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013)

Da análise dos autos, verifico que não se pode falar em má-fé da parte autora. Ademais, o contraditório foi devidamente respeitado, de modo que não há razão para o desentranhamento pleiteado pela Tilibra.

O outro agravo retido foi interposto contra decisão que não acolheu o seu pedido de extinção da ação na forma do artigo 267, inciso VIII, do CPC/1973, e determinou o prosseguimento do feito. O agravante alegou que os autores expressamente pleitearam a desistência da ação, o que foi desconsiderado pelo Juiz a quo.

Verifico que as autoras interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão acima mencionada, que desconsiderava os documentos/laudos juntados a destempo como supedâneo para o julgamento da lide, decisão essa posteriormente reconsiderada, o que as levou ao pedido de desistência do agravo, confundido como pedido de desistência da ação pelo Relator, que determinou fosse tal pedido dirigido ao juiz da causa.

Instadas pelo magistrado a quo para ratificarem nos autos o pedido de desistência da ação, elas informaram que a desistência dizia respeito a “tutela jurisdicional invocada ao Pretorium quanto ao Recurso de Agravo de Instrumento n° 0002764- 80.2013.4.03.0000”.

Assim sendo, não houve o pedido de desistência dos autos principais.

Por essas razões, restam mantidas as decisões que negaram seguimento aos agravos internos.

Quanto ao mérito, importante esclarecer que Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação que lhes garante a exclusividade de uso econômico de sua criação.

Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente, o que contribuirá para o desenvolvimento tecnológico mundial, tornando a patente um importante instrumento na divulgação de informação tecnológica e estimulando novos desenvolvimentos científicos.

Podem ser patenteados: processos, produtos ou ambos. A patente refere-se a uma única invenção, ou grupo de invenções interrelacionadas, mas, que apresentem um só conceito inventivo.

Verifico que o tema em questão está previsto na Lei de Propriedade Industrial - LPI, na redação da Lei 9.079/1996, que contempla para as criações no campo industrial as seguintes formas de proteção como patentes: invenção (PI),  modelo de utilidade (MU) e  o certificado de adição de invenção (C).

Observo que na sistemática do Código anterior (art. 6º,  da Lei Federal 5.772/1971) já se exigia que as invenções fossem dotadas de novidade, isto é, que não estivessem compreendidas ao estado da técnica, o que implicaria não estar acessível ao público.

E, nos moldes da legislação ora em vigor, ficou assentado que somente é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI).

Em outras palavras, as invenções são consideradas novas quando não compreendidas no estado da técnica, estado esse constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, incluindo-se defesas de tese, dissertação, apresentação de pôsteres, painéis, entrevistas, artigos científicos, entre outros.

O segundo requisito obrigatório para que um pedido de patente seja concedido é a atividade inventiva. Conforme estudo apresentado pela AUSPIN- Agência USP de Inovação, quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, podemos afirmar que ela possui atividade inventiva.

Além de novidade e atividade inventiva, é imprescindível que a invenção apresente aplicação industrial, a fim de ser comercializada.

A questão trazida aos autos diz respeito à ausência de novidade  ao estado da técnica da patente MU 7902477-7, referente à "disposição construtiva introduzida em pasta multiuso, porta -fichário ou similares", depositada pela ré Tilibra  como modelo de utilidade.

A análise do conjunto probatório permite inferir que as características invocadas na patente à época do depósito já eram conhecidas e acessíveis ao público.

Conforme bem constou da sentença:

“(...)

A existência de bolsos e compartimentos, - na parte interna do fichário objeto da patente anulanda, "não revela efeito técnico novo ou diferente, vez que esta característica se encontra presente em anterioridades, tais como: GB 617,951 (Doc. 05), US 4,872,538 (Doc. 06), BR 6500284 (Doc. 07), FR 2674795 (Doo. 08), e WO 84/04872 PCT/US84/00791 (Doc. 09)" (fl. 2026).

Para se chegar à mesma conclusão do perito judicial, basta comparar o modelo de utilidade objeto da lide, reproduzido à fl. 247, com aqueles suso mencionados, e constantes das figurações de fls. 2094/2099.

O mesmo se diga da terceira alça', pois seu efeito técnico já havia sido antecipado pelas patentes norte-americanas de códigos OS 4,810,102 e OS 5,577,652 (respostas aos quesitos 48, 52, 65, 69 às fls. 2213, 2214, 2220, 222 e 2222) , conforme se verifica da Figura , à 2089, e das Figuras 1 e 3, às fls. 2091/2 92.

Frise-se que diferentes disposições de alças, ou compartimentos, que não ensejem aplicação ou uso prático distintos dos já existentes, carecem de inventividade, e não permitem a concessão de patente, como bem apanhado pelo jus perito à li. 2037, pois, como afirmou o auxiliar do juízo, "o fato de seus alojamentos internos não serem idênticos aqueles previstos nas anterioridades detectadas não invalida a identidade das características confrontadas, vez que tais detalhes podem ser considerados opções construtivas e a falta deles não resulta em melhoria funcional diante do estado da técnica" (fl. 2083).

 Denote-se que todas as pretensas inovações, reinvindicadas pela ré Tilibra, constituem-se em decorrências comuns das soluções já constantes das patentes de modelo de utilidades multicitadas acima (artigo 14, da LPI)

(...)”

Assim, a constatação da ausência de novidade tem o condão de elidir a presunção de legitimidade da concessão deferida pelo INPI.

Confira-se a jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. MARCAS E PATENTES. INPI. ASSITENTE LITISCONSORCIAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU MARCA. AUSÊNCIA DO REQUISITO NOVIDADE. PRODUTO JÁ HAVIA SE TORNADO ACESSÍVEL AO PÚBLICO ANTES DA DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE. APELO DESPROVIDO.

1. O INPI, ao ingressar na relação jurídica processual, na qualidade de assistente da parte, passa a deter todos os poderes e ônus processuais da assistida e é considerado litisconsorte da parte principal, justamente porque a sentença a ser prolatada terá o condão de influir na relação jurídica entre ele e o adversário assistido" (Precedente TRF3, MCI 200603000499870, Relatora Desembargadora Federal Suzana Camargo, Quinta Turma, DJU 10/10/2006, p. 392).

2. Trata-se de pedido de nulidade da patente de "forminhas aramadas", concedida pelo INPI em 16/10/2002, ao argumento de que referido produto padece do requisito de novidade além de não estar coberto pelo estado da técnica, tenho em vista o uso anterior em relação ao qual foi concedida Carta-Patente.

3. A Lei da Propriedade Industrial prevê expressamente, em seu artigo 8º,  que a invenção a ser patenteável deve atender aos requisitos de novidade, atividade e aplicação industrial.

Estabelece, outrossim: "Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.", e, ainda, "Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica."

4. Por ocasião de sua manifestação nos autos (fls. 180/188), o INPI aduziu que, antes da concessão da patente, não houve a apresentação de quaisquer documentos ou informações por parte de terceiros, a subsidiarem o exame, nos moldes facultados pelo artigo 31 da LPI.

5. Contudo, ao examinar os elementos coligidos pela parte autora, o INPI consignou que "o objeto da patente anulanda colide com aqueles noticiados às fls. 77/85, que foram publicados nas Revistas "Festas Faça Fácil" e "Manequim", edições de maio de 1996 e setembro de 1997, respectivamente".

6. Vale dizer, referidos periódicos foram publicados e entraram em circulação em data anterior ao depósito da patente (ocorrido em 06/10/1997), de sorte que o objeto já se encontrava no estado de técnica naquela ocasião, ou seja, já havia se tornado acessível ao público antes da data do depósito da patente.

7. Por conseguinte, forçoso concluir que a atente anulanda não se reveste do requisito da novidade, logo não pode ser mantida.

8. Quanto ao ponto, digno de nota o parecer da Diretoria de Patentes do INPI (fls. 189/190), que concluiu que "(...) os documentos 15 a 17 apresentados no processo 52400.001854/09, fls. 1 a 98 dos autos revelam a matéria reivindicada na patente MU 7702257-2 antes da sua data de depósito, logo sugerimos a sua anulação por falta de Novidade".

9. Matéria preliminar rejeitada  e, no mérito, apelação desprovida.

(AC 0003058-10.2009.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2019)

PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. AUSENTE REQUISITO DA NOVIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de demanda na qual a parte autora requer a declaração de  nulidade do registro da patente de invenção n. 9300054-5, alegando que referida patente, cujo depósito ocorreu em 04/01/1993 e concessão em 10/08/1999, não atendeu ao requisito da novidade, já que anteriormente a ela foi foram registradas, respectivamente, as patentes americanas n. 3048212 e 3706123 e a inglesa n.2104992.

2. Com efeito, o empresário antes de iniciar o exercício da empresa necessita organizar o complexo de bens - estabelecimento empresarial - cuja formação inclui os de natureza material e imaterial. Dentre estes últimos, citam-se as marcas, invenções, desenhos industriais e etc.

3. Com o fim de proteger os bens materiais que compõem o estabelecimento empresarial, o ordenamento jurídico conferiu-lhe proteção jurídica especial, agrupando-o no sub-ramo denominado direito de propriedade industrial. Acerca da aludida proteção, dispõe o artigo 5º, XXIX, da CF/1988 (in verbis): "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

4. Em 1996, o legislador infraconstitucional editou a Lei n. 9.279/1996, dispondo que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante: I) concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II) concessão de registro de desenho industrial; III) concessão de registro de marca; IV) repressão às falsas indicações geográficas; e V) repressão à concorrência desleal".

5. O autor de uma invenção para que obtenha a proteção assegurada em lei necessita comprovar o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade dispostos no artigo 8º (in verbis): "Art. 8 É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de  novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".

6. O requisito da novidade é considerado atendido quando a invenção não está compreendida no estado da técnica, que nos termos do artigo 11 é definido como "(...) tudo aquilo tornado acessível ao púbico antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17". Logo, para que o invento atenda ao requisito da novidade é preciso que ele se constitua em algo diferente de tudo.

7. In casu, o Perito Judicial, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, atestou que "o objeto da patente n. 9300054-5 não é novo, não se caracteriza como unidade inventiva e sim aperfeiçoamento de processo/produto já existente antes do depósito da patente". Nesse contexto, uma vez ausente o preenchimento do requisito da novidade, visto que comprovado que o invento da ré representou o aperfeiçoamento das patentes americanas n. 3048212 e 3706123 e da inglesa n.2104992, a pretensão da parte autora deve ser acolhida.

8. Quanto à alegação do INPI de que o fato da corré Condutil ter compartilhado o conhecimento dos aspectos da invenção com os seus empregados e colaboradores não pode ser considerado divulgação ao público do estado da técnica, tem-se que essa questão não tem o condão de afastar a pretensão da parte autora, porquanto o laudo pericial constatou que o objeto do invento trata-se de aperfeiçoamento tecnológico de processos anteriores ao depósito da patente.

9. No que se refere à condenação solidária do INPI ao pagamento da verba sucumbencial, é importante destacar que o fato da norma prescrita no art. 57 estabelecer que a Autarquia, caso não figure como autora, intervirá na ação de nulidade não permite deduzir que deva ela figurar na condição de assistente. Assim, tendo em vista que a sentença proferida deve atingir a empresa ré (detentora do registro da patente) e a Autarquia Federal (campo de suas funções), correta a decisão que condenou o INPI ao pagamento dos honorários advocatícios.

10. Apelações não providas.

(ApelRemNec  0012145-63.2004.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DA AÇÃO. CARÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVIDADE.

1. Inexistência de carência da ação. As partes são legítimas a compor a relação processual, pois na titularidade dos respectivos interesses jurídicos postos em conflito; há interesse de agir, pois o autor pretende anular patente de invenção para manter-se comercializando o produto coberto por privilégio da ré e o pedido é juridicamente possível. A questão da suspensão da carta-patente e da produção da autora é questão de mérito e, por isso, com ele merece ser apreciada, razão pela qual restam prejudicadas. Inexistência de carência da reconvenção. Procuração que outorga poderes para o procurador defender a ré por todos os meios possíveis juridicamente, com o que a reconvenção é considerada forma de defender interesse da ré, motivo pelo qual tem viabilidade a reconvenção e os pedidos e causa de pedir nela contidos mantêm a necessária lógica.

2. Para que o registro de uma patente de Modelo de Utilidade seja legítimo é necessário que se cumpra o requisito da novidade, o que, segundo dispunha o antigo Código de Propriedade Industrial (§1º do art. 6º da Lei nº 5.772/71), somente se configura quando a invenção não estiver compreendida no estado da técnica, ou seja, não tenha se tornado acessível ao público antes do depósito do pedido da patente.

3. Conjunto probatório que aponta para a ausência do requisito novidade, eis que o processo supostamente criado pela ré já era conhecido e de domínio público, conforme demonstra a nota fiscal emitida pela ré, em data anterior ao protocolo do pedido de patente (feito em 26.04.1972), que comprova a comercialização do produto antes do registro, ao qual foi dado o nome comercial de "Leitérmica 2.001", o que descaracteriza a existência da "novidade", considerada requisito essencial pela Lei 5772/71.

4. Remessa oficial improvida.

(REO 00006503319784036100, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, TRF3 - JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA Z, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/06/2011 PÁGINA: 132 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Quanto aos honorários, cumpre observar que doutrina e Jurisprudência vêm entendendo que a sentença, como ato processual que faz nascer o direito à percepção dos honorários, deve ser o marco temporal a ser considerado para definição da norma aplicável: se o disposto no CPC/1973 ou o teor do atual CPC.

No caso concreto, a sentença, prolatada em 20/7/2015 e publicada em agosto/2015, fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato desta Corte reformar a sentença após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior, vide REsp 1.465.535/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2016, DJe: 22/08/2016:

 RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. QUESTÕES FORMAIS,  ATINENTES A  ATOS EXECUTIVOS OU DE DIREITOS PATRIMONIAIS INDISPONÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e  caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a  competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.2. No processo de execução, a  convenção arbitral não exclui a  apreciação do magistrado togado, haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto. 3. Na execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, haverá limitação material do seu objeto de apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e  às matérias que foram eleitas para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que deverão ser dirimidas pela via arbitral. 4. A  exceção de convenção de arbitragem levará a  que o  juízo estatal, ao apreciar os embargos do devedor, limite-se ao exame de questões formais do título ou atinentes aos atos executivos (v.g., irregularidade da penhora, da avaliação, da alienação), ou ainda as relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis, devendo, no que sobejar, extinguir a ação sem resolução do mérito. 5. Na hipótese, o  devedor opôs embargos à  execução, suscitando, além da cláusula arbitral, dúvidas quanto à  constituição do próprio crédito previsto no título executivo extrajudicial, arguindo a  inexistência da dívida pelo descumprimento justificado do contrato. Dessarte, deve-se reconhecer a derrogação do juízo togado para apreciar a referida pretensão, com a  extinção do feito, podendo o  recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para tanto.6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à  natureza processual material e  com o  escopo de preservar-se o  direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A  sentença, como ato processual que qualifica o  nascedouro do direito à  percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. Superior Tribunal de Justiça. 7. No caso concreto, a  sentença fixou os honorários  em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o  fato de esta Corte Superior reformar o  acórdão recorrido após a  vigência do novo CPC, incidem, quanto aos , as regras do diploma processual anterior.8. Recurso especial provido..

Ainda verifico que o valor dos honorários advocatícios (R$ 60.000,00) foram fixados consoante apreciação equitativa do juiz, considerando a legislação processual vigente à época, e, por se tratar de matéria eminentemente de direito, sendo a questão pacificada nos Tribunais, de rigor a manutenção do valor  dos honorários fixados nos termos da sentença, eis que estipulados de acordo com os critérios constantes do art. 20, §4º c.c. §3º e alíneas a, b e c do CPC/73. Anoto que o valor dado à causa, em 2003, foi de R$ 500.000,00.

Todavia, entendo que deve ser aplicável o art. 23 do CPC, que prescreve que os vencidos responderão pelas despesas e honorários em proporção.

Assim sendo, reputo à Tilibra o pagamento de 80% da condenação, e ao INPI 20%. 

Ante o exposto, rejeito as preliminares, negando seguimento aos agravos retidos e ao agravo interno da Tilibra e dou parcial provimento ao agravo interno do INPI para, no que tange aos honorários advocatícios, afastar a aplicação do CPC/2015 e estabelecer que o valor fixado a esse título deve ser pago na proporção de 80% pela Tilibra e 20% pelo INPI.

É como voto.