APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013669-61.2005.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: TSONG CHERNG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO - SP215290

APELADO: TSONG CHERNG MACHINERY CO LTD

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS TINOCO SOARES - SP16497-A

OUTROS PARTICIPANTES:

ASSISTENTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
 

ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: MELISSA AOYAMA - SP204646-A

R E L A T Ó R I O

Inicialmente, registro que cuidando-se de fundamentos e consequências diversos, no presente feito pleiteando-se a anulação do registro de marca por se tratar de suposta reprodução ou imitação de elemento característico (art. 124, V, da Lei 9.279/96) e no procedimento administrativo informado pela recorrente nos Id’s 155346593 e 165802958 sendo ventilada questão de caducidade, daí decorrendo, caso confirmada, a extinção do registro da marca, portanto a sentença de mérito a ser proferida no feito não dependendo da conclusão do pleito administrativo, não se justifica a pretendida suspensão do processo. 

Ainda ao início, observo faltar condição de admissibilidade ao agravo retido interposto pelo INPI, ante o disposto no artigo 523, parágrafo 1º, do CPC/73, à época em vigor. 

Discute-se nos autos sobre nulidade ou não de registro de marca perante o INPI, sustentando a parte autora que a marca objeto de registro pela ré corresponde ao seu nome empresarial, encontrando, assim, vedação no art. 124, V, da Lei nº 9.279/96 (LPI), estabelecendo que não são registráveis como marca o nome de empresa de terceiros, também não se podendo confundir marca com nome comercial, este último servindo para identificar a própria empresa, sendo também distintos os meios de proteção em relação a eles. 

Conforme já afirmado pelo Eg. STJ “O nome comercial e a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, almeja-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado” (REsp 1679192/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23/03/2021, publ. DJe 25/03/21), não se podendo olvidar que também constituem sinais distintivos e no caso sendo de todo semelhantes os sinais gráficos (logotipos) utilizados pelas empresas destacando a marca nominativa (Vol. I, pp. 114/115 e Vol. III, p. 78), apresentando-se evidente a existência de conflito entre referidos sinais. 

Com efeito, consta dos autos que a parte autora foi regularmente constituída perante a JUCESP em 30/10/1997, sob a denominação social Tsong Cherng Comércio de Máquinas Ltda, com sede à Av. Taboão, nº 3.085, Vila Santa Luzia, São Bernardo do Campo, CEP 09870-001, tendo como objetivo social “comércio, manutenção e conserto de máquinas injetoras” (Vol. I, pp. 18/24), em 18/11/1997 sendo levada a registro alteração do contrato social para modificação do objetivo social, que passou a ser “indústria, beneficiamento, comércio, manutenção e conserto de máquinas injetoras e indústria de máquinas operatrizes” e da denominação social para Tsong Cherng Indústria e Comércio de Máquinas Ltda (pp. 26/27), por outro lado a parte ré, Tsong Cherng Machinery Co. Ltda, sediada em Taiwan desde 06/01/1987 e com objetivo social relativo à fabricação, processamento e comercialização de diversas máquinas (exceto agrícolas) e equipamento (exceto aço laminado), importação e exportação relacionados aos produtos referidos, tendo levado a registro a marca mista CT TSONG CHERNG, concedido pelo INPI em 25/05/04, evidenciando-se a existência de conflito com o nome empresarial anteriormente registrado na JUCESP, conforme restou comprovado pelo expert do juízo, consignando o laudo pericial que “Uma análise ou avaliação de uma marca, deve obedecer a cinco dimensões, de fundamental importância para o consumidor, que são, lealdade à marca, conhecimento, qualidade percebida, associações da marca e outros ativos da marca. Estes cinco itens dão a dimensão do reconhecimento do consumidor pela marca. Em função desta premissa, o consumidor quando entra em contato com a palavra TSONG, não saberá de forma alguma reconhecer de qual empresa está relacionando, se a Autora ou a Ré, pois além das palavras serem literalmente iguais, as empresas atuam no mesmo mercado consumidor, portanto haverá confusão na percepção deste consumidor”, concluindo que “a marca mista TSONG usada pela Autora e registrada junto ao INPI pela Ré, decorrente da presente ação, mostram identidades semelhantes e precedência de uma sobre a outra, podendo em seu efeito, induzir o consumidor ao erro na aquisição de produtos”. 

Colhe-se também dos elementos constantes dos autos que o catálogo de equipamento da empresa autora (vol. 3, p. 68) consigna expressamente que “A nova linha de máquinas injetoras Tsong Cherng série EUROMAQ, fabricada no Brasil, chegou para conquistar a sua confiança e gerar lucros à sua empresa. Com tecnologia desenvolvida em Taiwan a série EUROMAQ vem atendendo com sucesso o exigente mercado europeu, competindo com máquinas de altíssimo nível tecnológico”, por outro lado a ré comprovando que exporta seus produtos para o Brasil pela empresa HWA Chin do Brasil Ltda com cópias de faturas datadas desde junho 1997, relativas a aquisição de “máquina injetora de plástico”,  sendo digno de nota as faturas pró forma (invoice) referente a máquinas injetoras de plásticos, datadas de 14/08/1998 e 04/01/1999, vendidas para Lin Chin Mu, estabelecido à Av. do Taboão, 3.085, Bairro Santa Luzia, São Bernardo do Campo, CEP 09870-001, vale dizer, mesmo endereço em que se encontra sediada a empresa autora (Vol. 2, pp. 70/74), também juntando a ré documentos comprovando a aquisição de direitos sobre a marca e o logotipo em diversos países, a exemplo, França, E.U.A, Inglaterra e Canadá. 

Nos depoimentos colhidos, Chiao Pao Chueng, representante da empresa HWA Chin, ouvido como informante, disse que a ré já fabricava máquinas e peças no Brasil quando com ela assinou contrato em Tawain, todavia não tinha conhecimento de quem as importava, afirmando que conhecia Lin Chin Mu, que montava máquinas no Brasil com estruturas fabricadas pela ré, mas que desde 1997 ou 1998 a ré não mais vendeu referidas estruturas para o sr. Lin, não tendo conhecimento do motivo da interrupção no fornecimento. Também foi ouvido Eduardo Jien Jyh Chern, representante da empresa autora e filho dos proprietários, que afirmou em seu depoimento pessoal que trabalha na empresa desde 2008, não conhece Lin Chin Mu, não sabendo informar se referida pessoa fazia parte da empresa antes de maio de 2008 e também não sabendo porque foi adotado o nome Tsong Cherng pela autora. 

Inegável, portanto, a semelhança entre as marcas e os nomes empresariais e a confusão gerada no consumidor, com a impossibilidade de coexistência, conforme apontado no laudo pericial, o conjunto probatório indicando que a autora conhecia a ré e os produtos por ela fabricados e comercializados, digno de nota sendo a comprovação de aquisição de máquinas injetoras de plástico no mesmo endereço em que se encontra a sede da autora, inclusive faturados nos anos de 1997 e 1998, . 

Não se afasta a aplicação na hipótese das previsões da Convenção de Paris, convindo destacar os seguintes dispositivos: 

Art. 1. 

2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 

Art. 2. 

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em conseqüência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais. 

Artigo 6 bis  

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. 

Art. 8º  

O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio 

Assim, a atitude da parte autora encontra vedação na Lei nº 9.279/96, dispondo que: 

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei: 

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e 

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes; 

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 

(...) 

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 

Não encontra amparo, portanto, a pretensão da autora diante do anterior registro do nome e marca da empresa ré, que encontra proteção na Convenção de Paris e na legislação pátria, nessa linha de consideração pondo-me de acordo com o entendimento da sentença aduzindo que: 

Os documentos feito juntos pela autora demonstram que em 17.02.1998 (fI. 74), 09.03.1998 (fl. 75), 04.11.1997 (fl. 78), 25.11.1997 (fl.79) e 01.12.1997 (fl. 80), atuava tão somente no comércio de máquinas, quer seja, não industrializava as máquinas que vendia.  

Impende considerar que razão assiste à ré quando informa que a autora adquiria máquinas da empresa ré antes de começar a industrializar no Brasil, nomeando o senhor LIN CHIN MU, o contato entre as empresas ora litigantes. Basta verificar os documentos de fts. 266, 268, 269 e 270, Invoices 206023, 206033, 206045 e 206065, respectivamente, documentos estes não impugnados pela autora, para concluir que assiste razão à ré. O que chama a atenção é o endereço lançado nesses documentos, o mesmo da empresa autora: AVENIDA TABOÃO, 3085, BAIRRO SANTA LUZIA, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO.  

Verifico do depoimento do Senhor CHIAO PAO CHUENG, representante da empresa HWA CHIN, que representa a empresa ré no Brasil desde 1995 quando já comercializava as máquinas da ré, na Câmara de Comércio de Taiwan. Segundo ele, "... quando assinou o contrato com a ré em Taiwan já havia máquinas e peças fabricadas pela ré no Brasil... que conhece o Sr. LIN CHIN MU que montava máquinas no Brasil com estruturas fabricadas pela ré e peças de diversos fabricantes, e as vendia como marca própria, sem utilizar a marca da ré.  

Concluo, portanto, que a autora em nome de terceiro, mas no mesmo endereço, mantinha contato com a empresa ré, da qual adquiria mercadorias e as revendia no Brasil. Posteriormente, passou a utilizar a mesma denominação social e a mesma marca constituindo uma empresa industrial, fabricando aqui, máquinas, utilizando, ao contrário do que afirma, o nome da empresa de Taiwan no claro propósito de se beneficiar.  

Não existe coincidência capaz de levar duas mentes a constituir duas empresas com o mesmo nome e o mesmo logotipo. Evidente que uma delas plagiou, em benefício próprio. E me parece que este ato não partiu da ré, constituída muito antes da autora, ressaltando que esta comercializava mercadorias que adquiria da ré por intermédio de LIN CHIN MU. 

Não importa comprovação se a ré goza de notoriedade em seu país, impende a análise da aplicabilidade ou não da Convenção de Paris ao país de origem da empresa constituída em Taiwan. 

A autora, em suas alegações, entende que se encontra respaldada nas leis vigentes, baseada no argumento de que Taiwan não aderiu à Convenção de Paris (CUP). Além disso, afirma que a ré não tem registro anterior de sua marca no pais de domicilio dos titulares da empresa autora. 

Verifico que a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial - CUP foi promulgada, pelo Brasil, por força dos Decretos 9.233, de 28.06.1884. 19.056, de 31.12.1929, 75.572, de 08.04.1975 e 635, de 21.08.1992. Assim, em pleno vigor os seus termos.  

Nenhum fundamento tem a autora quando alega da autora de que Taiwan não aderiu à CUP. Taiwan é uma província da República da China (doc. fl. 300). Não é reconhecido como pais independente pelas Nações Unidas e, como tal, encontra-se respaldada pela Convenção de Paris. Esta questão pode ser verificada em qualquer site de internet, em qualquer livro de história, e nos documentos acostados aos autos, por exemplo, os de fls. 279/280, traduções juramentadas, que se reporta à Bandeira Nacional da República da China (fls. 272) e de carimbo do Ministério das Relações Exteriores da República da China (fI. 287). Se não bastasse, a própria autora junta aos autos o documento de fl. 111 que trata no item 5 do endereço da ré: 2, Alley 4, Lane 242, Chung-Cheng S. Road, Shang-Ting Li, Yung Kang City, Tainan Hsien, Taiwan, R.O.C. Quer seja, 'Taiwan, República da China'. No verso do referido documento lê-se 'Taiwan District Court R.O.C'.  

Assim, se a República da China é signatária da Convenção da União de Paris (doc. fl. 89), dúvidas inexistem quanto a Taiwan, já que se trata de uma província chinesa. A ela são aplicáveis os preceitos da CUP a seus nacionais, restando indubitável o respeito que se deve ter com a reciprocidade de direitos entre os nacionais do Brasil e Taiwan, de forma a garantir a aplicação da lei brasileira aos nacionais daquele pais, na forma do artigo 3°, inciso II, da LPI. 

Por estes fundamentos, não conheço do agravo retido e nego provimento ao recurso. 

É como voto.