V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Recebo o presente recurso de apelação em seu duplo efeito.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por BORSARI IMÓVEIS LTDA em face de IMOBILIÁRIA JEREMIAS BORSARI LTDA E INPI.

Diante disso, o ponto central do processo é a análise do pedido de nulidade de registro da marca BORSARI, concedida em favor da ré, em face das disposições legais da Lei 9.279/96 (LPI).

Consta que em 27.01.2009, o INPI concedeu o registro nominativo BORSARI a fim de que a apelante, IMOBILIÁRIA JEREMIAS BORSARI LTDA, pudesse atuar na mediação, compra, venda, hipoteca, permuta, locação de imóveis, administração e incorporação de imóveis.

Por mais de cinco anos as empresas litigantes conviveram de modo pacífico, tendo, inclusive, chegado a atuar em parceria na Rede Imobiliária de Araraquara (fl. 717).

O apelado, por sua vez, aduz, em síntese, que, nos termos da LPI, não são registráveis como marca o nome de família ou patronímico sem consentimento, e que o apelante utiliza o nome BORSARI sem que tivesse em seu quadro social qualquer sócio com o referido sobrenome.

Pois bem.

Verifica-se no presente caso que quando do julgamento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (autos nº 5005370-54.2017.403.0000), este juízo analisou a probabilidade de provimento do recurso quanto à questão da nulidade do registro da marca BORSARI.

A jurisprudência dominante do STF e do STJ entende ser possível a fundamentação aliunde. Vejamos: “É pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), o que, como visto, não ocorreu na espécie” (Recurso Especial nº 1.426.406/MT, Rel. Min. Marco Muzzi, Relator designado Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 11.5.2017).

Diante disso e da ausência de matéria nova suscitada nas presentes razões recursais, adoto como razão de decidir o teor da decisão proferida nos autos nº 5005370-54.2017.403.0000, cujo inteiro teor passo a transcrever:

“(...) Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo encontram-se no §4 do art. 1.012 do CPC, quais sejam: (i) a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação sendo relevante a fundamentação.

O art. 124, XV da Lei 9.279/96 (LPI) veda o registro de nome de família ou patronímico, in verbis:

“XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”

Assim, não se admite o registro exclusivo da marca “BORSARI”, sobrenome familiar dos sócios da autora/apelada, sem estar acompanhada de outro elemento distintivo, e sem o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.

Observo que, no presente caso, o magistrado de primeiro grau examinou, minuciosamente, toda a prova produzida, convencendo-se da presença dos pressupostos para o provimento do pedido de anulação de registro, não havendo elementos suficientes nestes autos de modo a afastar a vedação do art. 124, XV da LPI. 

Com relação a seus efeitos, o Juízo a quo na própria sentença esclarece que “... a suspensão do registro não impede a ré IMOBILIÁRIA JEREMIAS BORSARI LTDA de utilizar os talonários, envelopes e demais documentos que contenham a expressão BORSARI - afinal, esses produtos foram adquiridos ao tempo em que o registro era válido -, mas apenas impedir que a requerida promova atos tendentes a embaraçar o uso da marca BORSARI pela IMOBILIÁRIA BORSARI LTDA.” (documento 12 no PJe - fls. 725)

Ademais, consta nos autos que o apelante usa como nome fantasia “MORADA CENTER”, de forma que a não concessão de efeito suspensivo à apelação não traria prejuízo às atividades da empresa perante terceiros, já que atualmente é conhecida na região pelo nome fantasia, o que consta inclusive no próprio sítio da internet.

Portanto, no caso, verifico não estarem presentes os requisitos do §4º do art. 1.012 do CPC a fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto, indefiro o pedido.

Publique-se. Intime-se.”

No mesmo passo da Lei de Propriedade Industrial (art. 124, XV), o Código Civil de 2002, em seus artigos 11 e 16, regulamentando os direitos da personalidade, dispõe que o nome civil ou patronímico (sobrenome) não se submete ao uso exclusivo, ainda que como marca.

Nesse contexto destaco precedente da 5ª Câmara Cível do TJRS, que restou assim ementado:  

AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. UTILIZAÇÃO DE NOME FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DOMÍNIO DE SITE. SISTEMA FIRST COME, FIRST SERVED. CÔMITE GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I. É sabido que o direito de propriedade sobre as marcas está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 5º, XXIX, da Carta Magna e do art. 129, da Lei 9.279/96. II. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a autora é titular da marca MD Dalcin, nos termos do certificado concedido pelo INPI em 19.01.2010 (registro nº 900639849), referente à NCL (9) 21, sendo incluídos também nesta classe os seguintes produtos: saboneteiras, utensílios de uso doméstico, lixeiras, canecas, latas de lixo, esfregões, vassouras, escovas e rodo. Nesse sentido, além dos pedidos indenizatórios, a parte autora pretende a abstenção pelo requerido da utilização em seu negócio comercial da expressão Vassouras Dalcin, bem como a transferência da titularidade do domínio www.vassourasdalcin.com.br. III. No entanto, a palavra Dalcin refere-se ao nome familiar dos sócios de ambas as partes, os quais inclusive possuem relação de parentesco. Logo, não há como afastar o direito do demandado de utilizar o seu patronímico, sob pena de afronta a um direito da personalidade, previsto nos arts. 11 e 16, do Código Civil. IV. Além disso, oportuno destacar, em geral, a ausência de exclusividade dos registros de marcas com nome familiar, nome civil ou patronímicos. Inclusive, a teor do art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96, não é registrável como marca o patronímico, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. V. Assim, embora tenha sido acolhida pelo INPI a oposição manifestada pela autora em relação à marca do réu Vassouras Dalcin, cabe ressaltar que em nenhum momento aquela foi movida em decorrência de irregularidade da utilização do patronímico, isto é, tendo em vista eventual ausência de autorização para o nome familiar. A oposição em tela foi fundamentada exclusivamente na anterioridade do registro e na colidência marcária. VI. Igualmente, no caso, o conjunto probatório dos autos não demonstra efetivamente a alegada concorrência desleal praticada pelo requerido, ônus que incumbia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC. Isto porque, importante referir que as empresas coexistem de maneira harmônica no mercado há muitos anos, inclusive, efetuando durante longo período contratos de compra e vendas de materiais entre si. VII. No mais, diga-se que, em que pese a similaridade do ramo (vassouras), o contrato social da demandante refere que o objeto da empresa é a exploração de atividades de fabricação de cabos e vassouras, enquanto o contrato do requerido tem por objeto o comércio atacadista de vassouras. Até mesmo a concessão da marca da autora é relacionada à classe de produtos, sendo a marca do requerido classificada em serviços. VIII. Nestas circunstâncias, inexiste qualquer prova de que a empresa ora requerida tentou utilizar para benefício próprio o prestígio da parte autora, razão pela qual não há falar em prática de concorrência desleal. Dessa forma, inviável a determinação de abstenção de uso da expressão Vassouras Dalcin, não podendo ser utilizado como único argumento a anterioridade do registro da marca ou do nome na Junta Comercial, devendo todos os elementos do caso compor o convencimento judicial. IX. Por fim, além de inexistir a concorrência desleal entre as partes, ressalta-se também que no Brasil é adotado o sistema first come, first served, isto é, aquele que registrar primeiro o domínio não poderá perder o direito de uso do site, salvo quando em inobservância da legislação legal, o que inocorreu nos autos. Na hipótese, resta igualmente incontroverso que o demandado registrou o domínio antes, o que foi reconhecido pela própria autora na petição inicial. Inteligência da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, acerca do procedimento para registro de nomes de domínio, do Cômite Gestor da Internet no Brasil. X. Consoante pacificado entendimento do egrégio STJ, é cabível a interposição de recurso adesivo visando a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença. Assim sendo, no caso concreto, considerando o tempo de tramitação do processo, a complexidade da causa, o desprovimento do apelo da autora, os honorários do patrono do réu devem ser majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, incluídos os honorários recursais, observado o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081882953 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

No mesmo sentido:

NOME COMERCIAL. PATRONIMICO DE SOCIO REGISTRADO COMO MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU USO POR OUTRA SOCIEDADE DO MESMO RAMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. (STF - RE: 81710 RJ, Relator: BILAC PINTO, Data de Julgamento: 24/02/1976, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 06-08-1976 PP-*****)

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. HIPÓTESES DO ART. 124 DA LEI Nº 9.279/1996. MARCA DE ENVOLVE SOBRENOME DE TERCEIROS. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O art. 124, XV, da Lei 9.279/96 veda o registro de marca quando se tratar de "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores." 2. No caso dos autos, a marca da parte ré envolve o sobrenome do ex sócio da empresa, devendo SER decretada a nulidade do registro nº 827283601 perante o INPI. 3. A Lei nº 9.279/96 estabelece que nas ações de nulidade de marca se tenha a intervenção do INPI (art 175, caput). É certo que o INPI, se não figurar como litisconsorte nessas ações, poderá intervir como assistente. Mas também é certo que o INPI, se deferiu o registro da marca e não adotou nenhuma providência no âmbito administrativo para corrigir eventual ilegalidade ou nulidade, há de figurar como réu da ação, pois somente assim a sentença poderá contra ele produzir efeitos. 4. No caso, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no pólo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado, ainda mais considerando que reconheceu o pedido da autora e não demonstrou nos autos que tomou as providências para a exclusão do registro. Agravo retido conhecido e negado. 5. O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Logo, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação. (TRF-4 - AC: 50003865120104047208 SC 5000386-51.2010.4.04.7208, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2015, QUARTA TURMA)

Acrescento ainda que o apelante, IMOBILIÁRIA JEREMIAS BORSARI LTDA, foi notificado pelo INPI, nos autos do processo de registro de marcas, para comprovar que possuía autorização dos titulares para o uso do nome BORSARI.

Quanto a isto, o juízo a quo salientou que não se poderia presumir o consentimento do titular do patronímico BORSARI para fins de registro do mesmo (fls. 723/724), in verbis:

“(...) as justificativas apresentadas pela postulante à marca não eram suficientes para superar a restrição de que trata o art. 124, XV da Lei 9.279/1996. Isso porque quando do depósito do registro (março de 2003) a empresa JEREMIAS BORSARI LTDA não contava mais com sócio ostentando o patronímico BORSARI, de modo que o registro dessa marca dependeria da demonstração segura de que o ex-scócio que emprestou esse elemento do nome da empresa quando de sua função concordava com essa pretensão.

(...)

Se em qualquer caso de registro de patronímico é necessário demonstrar o consentimento do titular, na hipótese ora examinada as provas desse consentimento deveriam ser ainda mais robustas, uma vez que o requerente não pretendia registrar a marca JEREMIAS BORSARI, mas tão somente a expressão BORSARI. Tendo em vista que o regsitro se limitava a uma parte dos signos que compunham a denominação da requerente, de forma alguma o consentimento do titular poderia ser tido por suprido a partir de presunção, ainda mais quando essa inferência decorria da interpretação do silencia ou de uma alegada ausência de oposição do ex-sócio que trazia no nome a marca que pretendia registrar.”

Destarte, compulsando os elementos probatórios constantes nos autos conclui-se pelo não provimento do presente recurso, em razão da violação do disposto no art. 124, XV da LPI, tendo em vista que não há elementos robustos que permite concluir que o titular do sobrenome consentiu na utilização do mesmo para o registro da marca do apelante.  

Por fim, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC/15, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto e à luz do disposto nos §§2º e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% os honorários fixados anteriormente, ressalvando-se que, quanto ao beneficiário da justiça gratuita, a cobrança fica condicionada à comprovação de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC/15.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.