V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se, na origem, de ação ajuizada em face do INPI e de REAL HUNTER OUTDOORS – EIRELI (J E DOS SANTOS JUNIOR - ME) em que o autor, ora agravante, busca a anulação dos registros de marcas concedidas à agravada, bem como a abstenção de uso das marcas “REAL HUNTER” e “REAL HUNTER OUTDOORS”.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência ao fundamento de que não restou demonstrado o periculum in mora, dada a não comprovação da existência de iminente risco de prejuízo advindo da concessão da marca ora combatida, bem como a imprescindibilidade da instauração do contraditório, possibilitando ao julgador um maior conhecimento dos fatos.  

De início, não se desconhece que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência (Precedentes: REsp 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 06/06/2014; REsp 1.582.179/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, DJe 19/8/2016 e REsp 1.189.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 02/04/2014).

Em relação ao registro marcário, a legislação pátria adota o sistema atributivo de direito, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos apenas pelo registro que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, consoante dispõe o art. 129 da LPI. Senão vejamos sua redação:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”

A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato. A exceção encontra prevista no §1º do supracitado artigo da LPI, que diz que o usuário anterior de boa-fé terá de direito de precedência ao registro desde que utilize a marca seis meses antes da data do depósito do terceiro.

Caso o direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro, em impugnação administrativa, o utente de boa-fé deve observar os prazos previstos nos arts. 158 a 160 da LPI. Por outro lado, se for reivindicado o direito de precedência após o registro, a parte poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade ou pelo ajuizamento de ação judicial anulatória, consoante dispõem os arts. 173 a 175 da LPI.

Pelo que consta nos autos não houve impugnação administrativa por parte da agravante em relação aos registros das marcas da agravada.

No entanto, não aduz razão ao agravante.

Compulsando os autos, corrobora-se o entendimento do douto juízo a quo no que tange ao conteúdo probatório, de modo que utilizo tal fundamentação como razão de decidir no presente caso. O magistrado de origem assim se manifestou:

“(...)

De acordo com os documentos acostados aos autos, a empresa ré apresentou os seguintes pedidos de registro: (i) da marca REAL HUNTER, por meio dos processos ns. 911.298.649 e 911.298.673, tendo sido concedido os registros em 29.05.2018 (id´s ns. 204601154 e 204601155); e, (ii) da marca REAL HUNTER OUTDOORS, por meio dos processos ns. 916.664.260 e 916.664.465, tendo sido concedido os registros em 15.10.2019 (id´s ns. 204601158 e 204601160).

Por seu turno, a empresa autora apresentou pedidos para registro da marca ALL HUNTER, para diversos segmentos, por meio dos seguintes processos: (i) 910.292.175, tendo sido concedido o registro em 06.08.2019 (id n. 204601163); (ii) 911.433.708, tendo sido concedido o registro em 17.07.2018 (id n.  204601166); e, (iii) 920.250.602, 920.250.742, e 920.250.890, tendo sido concedido os registros em 01.06.2021 (id´s ns. 204601167, 204601168, e 204601176).

Assim, em uma análise perfunctória, constata-se que a empresa ré obteve os registros das marcas REAL HUNTER e REAL HUNTER OUTDOORS, ora em discussão, em períodos anteriores ou contemporâneos aos registros obtidos pela empresa autora no tocante à marca ALL HUNTER. Ainda, ao que parece, não houve qualquer oposição administrativa de sua parte acerca dos referidos registros.

Não foi apresentada, ab initio, provas mais contundentes da efetiva comercialização de produtos com a marca ALL HUNTER, tais como pedidos de venda e de produção, catálogo de produtos, ou quaisquer outros documentos comprobatórios, limitando-se a apresentação das notas fiscais de id n. 204601550, as quais, apesar de atestarem a comercialização de artigos de vestuário, não esclarece se estas envolviam peças da marca em questão. Vale ressaltar que a existência de perfis envolvendo a marca ALL HUNTER no instagram e/ou sites, por si só, são incapazes de atestar, em análise preliminar, o quanto alegado pela autora, uma vez que sequer há informação de quem são os administradores dessas contas.

In casu, em sede de cognição sumária, registra-se não ter havido efetiva comprovação do direto de precedência (artigo 129, § 1.º, Lei n. 9.279/96), tampouco da observância aos princípios da especialidade e da territorialidade, ante a parca documentação apresentada.

(...)”

Isto posto, não se observa prova robusta acerca do direito de preferência alegado pelo agravante, a fim de acolher o pedido de suspensão/anulação dos registros de marca da agravada.

Outrossim, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá conceder a tutela de urgência desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante sustenta a aplicação da tese da diluição marcária como consequência da manutenção dos registros da agravada e como prova do periculum in mora.

Entretanto, referida tese não se sustenta, tendo em vista que a expressão “HUNTER”, para artigos de vestuário, é objeto de diversos pedidos de registros marcários e já se encontra diluída neste segmento mercadológico (Classes 25 e 35 NCL), de modo que não se aplica ao presente caso.

Destarte, não se vislumbra a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pelo agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.