V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

De início, recebo o presente recurso em seu duplo efeito, nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.

Cuida-se a controvérsia de colisão entre as marcas “NATURA”, de titularidade das apelantes, e “SUINATURA”, de titularidade da apelada.

A marca de alto renome, que cuida de exceção ao princípio da especificidade, possui proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI, consoante dispõe o art. 125 da LPI.

Ressalte-se que o instituto excepcional do alto renome deve ser interpretado de forma restritiva, uma vez que relativiza consideravelmente o sistema de registro e proteção de marcas, observando os parâmetros estabelecidos pelo princípio da função social da propriedade industrial (art. 5º, XXIX da CF/88), in verbis:  

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

Nesse sentido o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS "NATURA" (ANTERIOR) E "NATURAÇO" (IMPUGNADA). INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME DA MARCA "NATURA" NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO PELO INPI POSTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DISTINTOS. COSMÉTICOS E AÇO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A demanda trata do conflito entre as marcas "NATURA" (anterior) e "NATURAÇO" (impugnada), e a possível violação do art. 124, XIX, da LPI. II - Marca de alto renome. O instituto excepcional do alto renome deve ser interpretado de forma restritiva, uma vez que relativiza consideravelmente o sistema de registro e proteção de marcas. III - Inoponibilidade do alto renome no caso concreto. O depósito da marca "NATURAÇO" ocorreu em 09.11.2004, sendo, portanto, anterior à data em que foi publicado o reconhecimento do alto renome da marca "NATURA" (31.05.2005) IV - Inexistência de confusão. As marcas "NATURA" e "NATURAÇO" atuam em mercados diferentes, comercializando mercadorias bastante diversas − a primeira, cosméticos; a segunda, aço e outros produtos resultantes da indústria siderúrgica − e claramente se dirigem a públicos consumidores distintos. V - Não verificada violação ao art. 124, XIX, da LPI. VI - Apelação a que se nega provimento. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016. 1 SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA 2 (TRF-2 - AC: 00568022920124025101 RJ 0056802-29.2012.4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 28/07/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

No caso dos autos, o registro da marca “SUINATURA” foi concedido na classe NCL 05 (aditivos para a nutrição animal e suplemento alimentar), cujo registro foi concedido em 11.11.2008.

Já o registro da marca “NATURA” foi concedido nas classes BR 03.20 (cosméticos, perfumes e artigos do toucador) e BR 40.15 (comercialização de produtos), cujos registros foram concedidos, respectivamente, em 21.06.1994 e 30.11.1999. A declaração de alto renome da marca foi concedida, inicialmente, em 31.05.2005, por meio da publicação na RPI 1795, e posteriormente renovada em 2010 e 2016.

A declaração de alto renome da marca “NATURA”, portanto, já era existente quando da concessão do registro da marca “SUINATURA”, de modo que é forçoso concluir pela proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, exceção ao princípio da especialidade, sendo o caso de anulação do registro da marca da apelada.

Nesse sentido os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO COMERCIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO ESPECIAL - MARCAS - COLIDÊNCIA - NOME COMERCIAL - PROTEÇÃO ENQUANTO INTEGRANTE DE MARCA - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/71). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71). Precedentes. 2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convencao da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto composta de nome comercial. Precedente. 3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item. 4. Apenas em se tratando de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71, atual marca "de alto renome", art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas "notória" e "notoriamente conhecida" (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da Lei nº 9.279/96), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo "ramo de atividade". 5. In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração de "marca notória", a tutela, mesmo que se cogitasse de "marca notoriamente conhecida", não excederia o segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades da recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, inclusive esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, e 33, itens 10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao uso, pela última, da marca McGregor como designativa de seus produtos. Precedentes. 6. Possibilidade de confusão ao consumidor dos produtos das litigantes e prática de concorrência desleal (arts. 2º, d, da Lei nº 5.772/71, e 10 da CUP) expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se inviável nesta seara especial (Súmula 07/STJ). Precedentes. 7. Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma, não se conhece da divergência jurisprudencial aventada (art. 255, e parágrafos, do RISTJ). 8. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 658702 RJ 2004/0049154-8, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 29/06/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 21/08/2006 p. 254) grifei

DIREITO MARCÁRIO. PROTEÇÃO DA MARCA. EXCLUSIVIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. 1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido (princípio da especialidade), não abrangendo esta exclusividade, como anota a melhor doutrina, produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, "excetuadas as hipóteses de marcas notórias". 2. No caso, a marca "olímpica", que se pretende violada, está registrada na classe 25, relativa a roupas e acessórios de vestuário e na classe 28 pertinente a jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica, esporte, caça e pesca. As mini-bolas foram lançadas durante as olimpíadas de Atlanta - USA - em 1996 - em campanha publicitária, onde o participante, mediante a troca de tampas de refrigerantes mais determinada soma em dinheiro, era contemplado comum a pequena bola de espuma, em cuja superfície havia as expressões "coca-cola" e "mini-bola olímpica", juntamente com a tocha representativa da logomarca das olimpíadas. 3. Neste contexto, desenvolvendo as empresas envolvidas atividades distintas (uma comercializa artigos desportivos e a outra refrigerantes), pertencendo seus produtos a classes diversas e dirigidos a públicos distintos, não há possibilidade de confusão do consumidor e nem é negada a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, decorrente do registro de marca. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 550092 SP 2003/0060774-2, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/04/2005 p. 307) grifei

Por força do artigo 175 da Lei nº 9.279/96, o INPI deve intervir obrigatoriamente no caso em exame, in verbis:

“Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.”

Com efeito, o artigo 175 da Lei 9.279/1996 determina que nas ações de nulidade do registro o INPI intervirá no feito, não explicitando qual posição a autarquia ocuparia na demanda. Em razão desta obrigatoriedade, o Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de intervenção atípica ou sui generis, devendo a análise da sua eventual legitimidade passiva tomar em consideração a conduta processual adotada pela autarquia.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, não configurada a resistência do INPI quanto ao pedido inicial, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro da parte adversa, não há que se falar em atuação da autarquia na qualidade de réu na demanda (Precedente: STJ, Terceira Turma, RESP nº 1.378.699, Registro nº. 201300921799, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 10.06.2016).

Não cabe, dessa forma, a condenação do INPI ao pagamento de honorários sucumbenciais por se tratar o caso de hipótese em que a autarquia intervém no feito na qualidade de assistente especial, uma vez que não deu causa à propositura da presente ação. (Precedente: TRF da 3ª Região, Apelação Cível nº 0002755-29.2005.4.03.6102 /SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, e-DJF3: 10/10/2018)

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 86, § único do CPC, inverto os ônus de sucumbência a fim de que a apelada, SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A, responda por inteiro pelas despesas e honorários, conforme fixado na sentença a quo. INPI isento, visto que atuou no feito como assistente especial.

Incabível a majoração prevista no ar. 85, §11 do CPC, tendo em vista a fixação do percentual no limite máximo (20%) pelo magistrado de piso.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação. De rigor a decretação da nulidade do registro nº 829.985.557 conferido pelo INPI, devendo a apelada se abster de usar a marca “SUINATURA”, seja a que título for, em razão da proteção conferida pelo artigo 125 da Lei n. 9.279/96.

É como voto.