V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Recebo o presente recurso de apelação em seu duplo efeito, nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.

O ponto central do processo é a análise do pedido de nulidade de registro da patente de invenção (PI 0117215-8) à luz dos requisitos legais previstos na Lei 9.279/96 (LPI).

O objeto da referida patente de invenção é o processo de fabricação de esferas ocas de metal, cujo depósito foi efetuado em 28/09/2001 pela apelante, Percebom Jóias Ltda.

Nos moldes do artigo 8º da Lei 9.279/96 “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Quanto à novidade, consoante dispõe o art. 11 do mesmo diploma, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica.

Nesse passo, o §1º do art. 11 da LPI conceitua estado da técnica como sendo “(...) constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”.

No presente caso, a conclusão exposta no parecer técnico do INPI foi a de que a patente PI 0117215-8 atende aos requisitos de patenteabilidade, nos termos dos artigos 8º e 11 da Lei 9.279/96. Transcrevo o trecho final do parecer, in verbis:

“(...)

CONCLUSÃO

Face ao acima exposto, consideramos improcedentes os argumentos da referida Ação de Nulidade, tendo em vista que as razões ora apresentadas são substancialmente as mesmas já apreciadas no processo administrativo de nulidade, que provocou a manutenção da patente PI 0117215-,8, visto que são alegações sem conteúdo comprobatório ou evidências técnicas que possam anular a referida patente. Assim, consideramos que a patente PI 0117215-8 atende aos requisitos de patenteabilidade dispostos na Lei 9279/96, devendo ser mantido o privilégio.”

Não há dúvidas de que estão presentes os requisitos para a concessão da patente de invenção objeto dos autos, quais sejam: atividade inventiva, novidade e aplicação industrial.

Pois bem. Quanto ao dever de indenizar, o art. 44 da LPI dispõe o seguinte: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”

O art. 389 do CPC dispõe que a confissão ocorre “quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.”. Ademais, nos termos do art. 390 do CPC, a confissão pode ser espontânea.

Ora, a conclusão lógica a que se chega no presente caso é a de que, de fato, resta configurada a confissão por parte da apelada, pois o pedido inicial objetiva a nulidade de patente de invenção concedida à apelante, da qual se subentende que a ré/apelante utilizava o mesmo processo da autora/apelada para a produção de esferas metálicas ocas.

Por conseguinte, observando-se que a autora/apelada não possuía autorização legal da ré/apelante para utilização do processo de fabricação de esferas ocas metálicas, objeto da patente PI 0117215-8, é devida indenização, nos termos do disposto no art. 44 da LPI.

Ressalte-se que o direito à indenização está limitado ao conteúdo das reivindicações, sendo isso o que determina o §3º do art. 44 da LPI, in verbis:

“§3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”

Quanto ao valor da indenização, deve ser apurado, observando-se o disposto nos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/1996, na maioria das vezes em liquidação por arbitramento, quando as partes serão intimadas para apresentar os documentos necessários à liquidação no prazo assinalado pelo juiz.

Nesse passo, o legislador pátrio previu três formas alternativas para apuração dos lucros cessantes nos casos de violação a direitos de propriedade industrial, conforme se verifica no artigo 210 da LPI. Veja-se:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

Na primeira hipótese (inciso I) caberá ao titular do direito demonstrar contabilmente uma redução dos lucros auferidos, decorrente diretamente da concorrência desleal perpetrada pelo violador. Ocorre que tal demonstração pode tornar-se inviável na prática forense, como já apontava com maestria o professor Gama Cerqueira:

“A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Freqüentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator.” (GAMA, João Cerqueira da, ob. Cit.)

Na segunda hipótese (inciso II) é necessário a apuração dos “benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito” mediante perícia técnica, que, no presente caso, foi dispensada pelas partes em razão de questões financeiras.

Por derradeiro, a terceira hipótese (inciso III) se caracteriza como uma forma de compensação para reparação do dano, ainda que não seja a mais adequada. Segundo leciona Denis Borges Barbosa:

“Tecnicamente, trata-se de uma forma de compensação do enriquecimento sem causa, essencial sempre que não se possam produzir provas de que a infração do direito beneficiou ao infrator. Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela ideia de seria uma forma não adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a um preço para livremente infringir, ou seja, ...não punitiva....) de composição patrimonial, essa fórmula é sempre útil e por vezes vantajosa. No sistema americano o royalty ficto surge como a mínima compensação legal.” (BARBOSA, Denis Borges, Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual, disponível em http://denisbarbosa.addr.com/recomposicao.pdf)

Tendo em vista que, in casu, não foi produzida prova pericial, deve ser aplicada a hipótese prevista no inciso III do art. 210 da LPI para fins de apuração do quantum indenizável devido à apelante em sede de cumprimento de sentença.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, de modo que a parte apelada é quem deverá arcar com os honorários sucumbenciais em sua totalidade, ficando afastada tal obrigação em relação à parte apelante, nos termos do art. 85, caput do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.