REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) Nº 0707339-95.1991.4.03.6100
RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
PARTE AUTORA: BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) PARTE AUTORA: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A
PARTE RE: CASA DI CONTI LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Advogado do(a) PARTE RE: LIA MARA ORLANDO - SP101660-A
OUTROS PARTICIPANTES:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) Nº 0707339-95.1991.4.03.6100 RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES PARTE AUTORA: BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado do(a) PARTE AUTORA: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A PARTE RE: CASA DI CONTI LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) PARTE RE: LIA MARA ORLANDO - SP101660-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O MARTINI & ROSSI LTDA., com posterior retificação para BACARDI MARTINI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (ID. 163448714 - fl. 31) ajuizou esta ação anulatória de registros obtidos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial contra IRMÃOS CONTE LTDA (ID. 163448708 – fls. 6/90). Pede a anulação dos seguintes Registros de Marcas abusivamente obtidas pela Ré com violação dos mais comezinhos princípios da Lealdade Concorrencial: REGISTRO Nº MARCA DATA DA CONCESSÃO 810827573 RÓTULO VERMOUTH BRANCO 29.10.1985 006669956 CONTINI (NOMINATIVA) 25.04.1988 007164181 RÓTULO CONTINI DRY 10.05.1990 811435784 RÓTULO CONTINI TINTO 12.12.1986 812632710 CONTRA-RÓTULO CONTINI 07.06.1988 812632729 CONTRA-RÓTULO CONTINI 05.12.1989 Pretende, também impedir a efetivação dos registros nºs: - 814506070 – depositado em 02.11.88. - 814506089 – depositado em 02.11.88. - 814751202 – depositado em 03.04.89. - 814774415 – depositado em 03.05.89. - 815438052 – depositado em 29.03.90, além dos que vierem a ser concedidos no curso da ação. Para tanto, afirma que a ré buscou intencionalmente junto ao INPI o registro como marca de: - denominação CONTINI. - Logotipo CONTINI. - Rotulagem do Vermouth CONTINI Sem se valer do comportamento do empresário que, ao criar seus sinais distintivos para identificar os seus produtos, fá-lo com a preocupação nuclear de identificá-los perfeitamente quando misturados nas prateleiras dos revendedores, entre os produtos do concorrente, atitude honesta do empresário decente e ético, que quer criar a sua própria e inconfundível imagem empresarial. Muito pelo contrário, buscou a ré imitar dolosamente todos os sinais distintivos que caracterizam globalmente os seus produtos, fazendo-o com requintes de maldosa eficácia de maneira a gerar denominação, logotipo e rotulagem claramente confundíveis com suas marcas do vermouth MARTINI, nas suas edições Bianco, Tinto e Dry. Diz que a ré, contando com a culposa indiferença e omissão do INPI no exercício da vigilância contra os abusos de direito no âmbito concorrencial, logrou registrar marcas manifestamente imitativas das marcas MARTINI, de seu uso exclusivo no Brasil como lhe garante a Carta Magna e pela Lei nº 5772/71. Afirma que “ apesar da má-fé descomunal com que se houve a Ré ‘ab ovo’, apesar das contundentes provas de deslealdade concorrencial que motivou a Ré na busca dos Registros anulandos por visar esta o desvio fraudulento da clientela da Autora, pela confusão criada entre os produtos Vermouth CONTINI e Vermouth MARTINI, apesar da força repressiva e preventiva que as normas do direito interno (sinergicamente robustecido pela Convenção da União de Paris) estabelecem contra a concorrência desleal, apesar da proteção extraordinária às marcas notórias contundentemente agasalhada pela legislação Pátria, e, apesar das oposições e impugnações várias e reiteradas que a Autora fez, em sede Administrativa junto ao INPI versus os pedidos de registro que a Ré depositou junto ao INPI, apesar de tudo isto, foram concedidos os Registros anulandos à Ré. Conseguiu assim a Ré, com o beneplácito do INPI, subverter a ordem jurídica mediante a obtenção de registros de marca (em princípio outorgáveis ao honesto empresário para obtenção de título de propriedade sobre as marcas que ele cria e usa para distinguir – isto é, não confundir – os seus produtos em relação aos dos concorrentes, em nome da preservação da lealdade concorrencial) para, subdolosa e ignobilmente lograr o desvio fraudulento da clientela da Autora mediante a CONFUSÃO criada no mercados entre os respectivos produtos. Ou seja, os registros das marcas foram usados como meios idôneos para o desvio da clientela da autora e para o locupletamento sem causa da Ré. Em resumo, a Ré pautou a sua conduta desde 1976 quando decidiu lançar o ser Vermouth (como lhe faculta o princípio da livre iniciativa) pela adoção das mais sórdidas, subdolosas, amorais, anti-éticas e ilícitas condições de concorrência. Isto é, ao invés de usar marcas próprias (nome CONTE, patronímico dos fundadores e elementos nuclear da sua razão social e rotulagem de sua criação e claramente distinguível em relação aos produtos já existentes no mercado) adentrou desde logo no caminho da clandestinidade e da ilicitude agredindo ao mesmo tempo, os concorrentes (ao imitar-lhes as marcas e os produtos) e a clientela (ao induzi-la em confusão para desvia-la, não como normal resultado do lançamento de um bom produto, competitivo e sim como maliciosa conseqüência de um ERRO de escolha do produto. Narra a atitude da ré, nos seguintes termos (ID. 163448708 - fl. 10/12): “a) Usou marca nominativa IMITATIVA da marca notória, afamada, líder de mercado MARTINI, usando denominação dolosamente estruturada com a mesma cadência fonética (a terminação TINI absorve a total cara prosódica das duas palavras) e gráfica (igual número de letras e idêntica apresentação gráfica - logotipo). b) Dita postura desleal não se restringiu a caracterização da concorrência desleal em agressão à Autora, mas traduziu uma vocação sistemática e irresistível para locupletar-se às custas dos esforços alheios, imitando uma série de outros produtos prestigiados quais: - Bitter CAMPARI (vitimado pelo lançamento do Bitter RIVARI). - Bitter CYNAR (idem pelo Bitter RIVAR). - Amargo UNDERBERG (idem pelo Bitter ROSEMBERG). c) Utilizou-se desde logo de rótulos para seus produtos: Vermouth Contini-Branco, Tinto e Dry, imitativos dos concorrentes Vermouth MARTINI-Bianco, Tinto e Dry. d) Usou uma série de expedientes tendentes a ilaquear a boa-fé do consumidor induzindo-o a enxergar na linha de produtos da Ré, alguma origem ou conotação italiana, para desfrutar do mesmo prestígio mercadológico dos produtos da Autora reconhecidamente desenvolvidos, formulados e ambientados na Itália (Piemonte). d/1 – ao invés de denominar CONTINI-Branco o seu vermouth, conforme consta do rótulo aprovado pelo Ministério da Agricultura em 1978 (Anexo XXVII), passou a usar a expressão italiana BIANCO, totalmente descabida, impertinente e maliciosa, por ser o produto da Ré genuinamente brasileiro, oriundo de fórmula aqui desenvolvida. d/2 – O rótulo aprovado não prevê dita denominação BIANO no seu corpo, entretanto o rótulo em uso pela ré a introduziu em substituição a Branco e além disso como prova definitiva da má-fé que inspira e impregna todos os atos empresariais da Ré, a incluir numa Tarja diagonal, em destaque, exatamente como passou a fazê-lo a Autora. d/3 – No rótulo do Vermouth Contini tinto (...) nota-se a inscrição “Grande marca desde 1947” o que corresponde a uma falsa publicidade já que a sociedade Ré foi instituída em 1965 e que a linha Vermouth Contini foi lançada em 1976 o que torna inverídica e desleal e alusão ao ano de 1947 como forma de angariar prestígio imerecido. d/4 – No colarinho que envolve o gargalo das garrafas, a ré imita descaradamente todos os dizeres e a imagem dos colarinhos dos produtos da Autora onde se lê: (A garantia dos nossos produtos MARTINI & ROSSI), utilizando igual frase ‘A garantia de nossos produtos – Casa DI CONTI’ fazendo assim, dolosamente alusão a uma inexistente Casa ‘DI CONTI” (de clara conotação peninsular) sempre para induzir em erro o consumidor”. Alega que a anulação pleiteada é amplamente justificada e juridicamente suportada pela incursão da Ré na prática do mais hediondo ilícito e do mais caviloso comportamento no âmbito das relações concorrenciais, isto é, o uso de marcas abusivas e maliciosamente registradas como instrumento de concorrência desleal, isto é, de desvio de clientela e de ilícito locupletamento, num processo progressivo e sistemático urdido ao longo dos anos com a lenta, mas constante insinuação no mercado às suas custas, na medida em que lograva a ré, junto ao INPI, o registro de marcas (rótulos, etiquetas, logotipos) ancoradas no nome CONTINI, visceralmente evocativo e confundível com a marca notória MARTINI. Todo aludido esquema acha-se impregnado e eivado de má-fé, por visar basicamente agredir sua clientela, não pelos normais e salutares princípios de concorrência livre e benéfica e, sim, ilaqueando a boa-fé do consumidor, pela apresentação de um vermouth Contini que, pelo elemento nominativo e por toda a imagem gráfica (rotulagem, logotipia) induz o consumidor a erro e confusão. Ressalta que o sistema das relações de concorrência, encontra-se circunscrito ao universo da livre iniciativa. Para a perfeita harmonia dos interesses em jogo, fixam-se normas que visam precipuamente à satisfação de duas exigências básicas, quais seja: - a proteção ao esforço criador do empresário como estimulo ao desenvolvimento e, - a salvaguarda dos interesses do consumidor consubstanciados no sagrado direito de livre escolha do produto de sua preferência. Afirma que a concorrência leal é a pedra de toque da livre iniciativa, pela qual busca-se dar garantias aos empresários, de que todas as realizações no plano tecnológico e mercadológico (invenções, segredos, sinais distintivos e em geral criações do engenho humano a serviço da empresa), sejam aproveitadas com exclusividade pelos que investiram no seu desenvolvimento como enfrentamento do chamado risco do negócio. Relata o histórico do grupo empresarial MARTINI, criado na metade do século XIX (1847), quando, então, passou a produzir seus vinhos. No Brasil, o Grupo Martini chegou em 1952, com a constituição da sociedade autora. O Vermouth MARTINI, de há muito era aqui comercializado através de importações, que continuaram até aquela data, quando, em função do êxito comercial, foi iniciada a produção local. Tal como fez o grupo em nível internacional, a autora além do best-seller vermuth MARTINI, líder de mercado e direto responsável pela imagem da empresa, passou a produzir, revender ou a fabricar sob licença uma série de outros produtos, quais sejam: Aperitivo St. Raphael, Vodka Baikal e Eristoff, Gin Borsford, Whisky Tiller’s Club e Bell’s, Licores Strega, Cointreau, Regnier e diversos vinhos (Asti Spumante). Defende que na qualidade de licenciada exclusiva é legítima usuária das marcas MARTINI pertencentes ao Grupo Martini, sendo, como tal, diretamente legitimada e interessada em anular os registros da ré, relativos à marca CONTINI, que vem esta provocando confusão no mercado e desvio fraudulento da clientela. Declara que a marca MARTINI acha-se devidamente protegida no Brasil sob diversas formas gráficas e em associação com diferentes produtos (total de 27 registros) sendo que basicamente a mesma encontra-se protegida especificamente da seguinte forma: Reg. Nº 006459536 palavra MARTINI. Reg. Nº 800124367 rótulo Branco. Reg. Nº 003328716 rótulo. Reg. Nº 002816261 rótulo Dry. Ditos registros, afirma, lhe garante como licenciada e concessionária exclusiva o uso de: a) Nome (palavra) MARTINI, podendo impedir o uso, por concorrentes, de denominações que imitem gráfica ou foneticamente dito nome (ex vi do art. 65 in 17 do CPI e do art. 178 parág. Único do DL 7.903/45). b) Logotipo MARTINI, conforme aparece no campo superior de todos os rótulos, e c) conjuntos gráficos (cores e desenhos) na sua aparência global, vista a distância) dos rótulos de Vermute Bianco, vermute Dry, vermute Tinto e Vermute Rose. Disserta sobre a atuação da ré no mercado de bebidas, no âmbito do qual, segundo afirma, foram surgindo os seguintes produtos: - Vermutes CONTINI - Bitter RIVARI -Amargo ROSEMBERG - Amargo RIVAR. Relata, em sua inicial, que a ré apesar de ter sido fundada em 1965, a Irmãos Conte Ltda. somente em 1990 buscou a proteção para a marca CONTE, com o pedido 815.413.122, o que claramente revela repudiável filosofia concorrencial, qual seja, a sistemática e dolosa, confundibilidade criada perante o consumidor, mediante o uso de sinais distintivos (marcas, denominações e aparência gráfica da rotulagem) evocativos e imitativos daqueles notoriamente usados por concorrentes, visando o desvio desleal da clientela. Indica que desde o ano de 1976, quando a ré buscou pela primeira vez a proteção da denominação CONTINI, o grupo Martini vez se opondo sistematicamente à dita pretensão, intervindo de maneira formal e reiterada junto ao INPI, sempre arguindo a não registrabilidade como marca do nome CONTINI e dos rótulos Vermute Contini que sucessivamente a Ré vinha depositando. Afirma que a Convenção da União de Paris à qual o Brasil aderiu em 1983 e que se encontra em pleno vigor como legislação interna por força do Decreto 75.572/75. Ressalta que a Ré vem palmilhando o caminho da deslealdade concorrencial, lançando sistematicamente produtos com marcas que imitam as marcas afamadas de terceiros. Aduz pela possibilidade de confusão entre os nomes MARTINI e CONTINI e entre os rótulos Vermouth MARTINI E Vermouth CONTINI aqui tão evidentemente detectável em todas as suas consequências (deslealdade concorrencial, desvia da clientela, confundibilidade dos consumidores, ilicitudes praticadas em contumácia contra os concorrentes em geral) deixou de ser apreciada pelo INPI. Requer, assim, a anulação de todos os registros de marca CONTINI nominativa ou mista na classe 35 (bebidas alcoólicas) já concedidos a ré, e, os que vierem eventualmente a sê-lo até a conclusão da presente ação. Citada, a ré ofereceu a contestação (ID. 163448708 – fls. 147/186), arguiu a preliminar de prescrição e decadência, nos termos do parágrafo único, do artigo 98, do Código de Propriedade Industrial, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para a ação de nulidade, a contar da concessão do registro. Arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que a sociedade autora, muito embora licenciada para uso das marcas da TRADALL S/A., no Brasil, não está legitimada para ajuizar a presente demanda. No mérito, sustenta seu direito de preservação dos registros, afirmando que na Itália, país de origem da marca "MARTINE", coexistem várias marcas, com a final "TINI", dentre as quais: CONTINI, SANTINI, MONTINI, TINI e ZESTINI, ficando devidamente afastado o argumento em torno da adoção irregular da final "TINI", citando, como exemplos as marcas CINZANO, CORTEZANO, PAIZANO, FORESTIER, DUVALIER, WALITA, MELITTA. Cita precedentes em defesa de sua tese. Ressalta que deve a autora ser considerada como litigante de má-fé. A autarquia federal, também citada, apresentou contestação (ID. 163448710 - fls. 7/18), arguindo, preliminarmente, que seja reconhecida a sua posição de assistente. Alegou a ocorrência da prescrição, porquanto decorridos mais de cinco anos desde a data do registro das marcas em favor da ré. Pede a improcedência da ação, impondo reconhecer como incensuráveis as decisões que autorizam o registro das duas marcas. Afirma que, no que tange à adoção do sufixo –TINI pela ré, em acréscimo adaptado a "CONTE", cumpre aditar uma explicação doutrinária. No âmbito da indústria a comércio de bebidas, tornou-se usual a adoção de vocábulos e/ou prefixou/sufixos que, de algum modo, façam lembrar a idioma italiano. Ressalva que no setor de bebidas chamadas aperitivos/licores, tornou-se, por assim dizer, praxe ‘fazer crer que o produto guarda a excelência dos produtos similares originários da Itália, afamado e reconhecido berço de qualidade de tal ramo. Manifestou-se a parte autora, sobre as contestações apresentadas, requerendo o acolhimento de sua inicial, com o regular prosseguimento do feito (ID. 163448710 - fls. 29/33 e 163448710 - fls. 51/69). O perito judicial apresentou seu laudo pericial (ID. 163448711 - fls. 7/49), instruído com os desenhos e rótulos (ID. 163448711 - fls. 50/62). O assistente técnico da ré Irmãos Conte Ltda., apresentou seu laudo pericial (ID. 163448711 – fls. 67/94), instruído com desenhos (ID. 163448711 - fls. 95/103). O assistente técnico indicado pela autora apresentou seu laudo (ID. 163448711 - fls. 113/136). Posteriormente, o perito judicial apresentou respostas aos quesitos complementares da Martini & Rossi Ltda (ID. 163448711 - fls. 170/179). A autora manifestou-se acerca do laudo pericial (ID. 163448712 - fls. 7/17), apresentando documentos (ID. 163448712 - fls. 18/170). A parte autora requereu a antecipação de tutela, com vistas a suspender liminarmente a eficácia dos registros de marca nºs. 810.827.573, 007.164.181, 810.900.998, 810.901.005 (ID. 163448712 - fls. 179/183). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID. 163448712 - fl. 185), decisão que se sujeitou ao recurso de agravo de instrumento ao qual foi indeferido o efeito suspensivo. Após a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou ser o INPI parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e considerou ser a autora parte ilegítima para defender a nulidade dos registros, vez que é apenas licenciada para utilizar a marca MARTINI (ID. 163448714 - fls. 93/133). Apesar disso, o juízo a quo analisou o mérito da ação, concluindo “que entre as marcas nominativas ‘MARTINI’ da autora de 25 de setembro de 1.976, e ‘CONTINI’, da ré, de 25 de abril de 1.978, a autora tem precedência. A marca nominativa da ré, porém, é anterior ao registro de marca notória da autora, de 1.989”. Ainda, afastou a alegação de má-fé, por falta de prova específica nesse sentido, acolheu a prescrição quinquenal quanto aos registros nºs 006669956, de 25 de abril de 1.978; 007164181, de 10 de maio de 1.980; 810827573, de 29 de outubro de 1.985; 811435784, de 12 de fevereiro de 1.986. Feito isso, considerou o Magistrado a quo que, “se superadas as preliminares, no mérito - que será analisado apenas para efeito do § 1º do artigo 515, do CPC - a questão seria decidida da seguintes forma:“ Ao decidir o mérito da causa, o juiz concluiu que o só fato de ambas as marcas nominativas em comento "MARTINI" e "CONTINI" terminarem com as sílabas –“TINI" não impede a convivência de ambas no mercado de bebidas alcoólicas. Assim, com relação às marcas figurativas 812632729 (registrada), 814751202 (depositada), 814506070 (depositada), e 814506089 (depositada), não logrou a autora comprovar o prévio registro de marcas próprias prévias, visto que o Brasil adota o sistema de registro atributivo do direito de marca, de modo que o comerciante para ter direito à respectiva exclusividade da marca precisa comprovar seu registro prévio e impeditivo da nova marca. Os registros da autora juntados aos autos não demonstram identidade com essas marcas. Por sua vez, o magistrado a quo afastou a litigância de má-fé da autora, questão levantada pela ré. E, no dispositivo de sua sentença, assim determinou (163448714 - fl. 133): “ISTO POSTO, julgo EXTINTA a presente Ação Ordinária,.sem conhecimento de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, para decretar a carência da ação, por ilegitimidade ativa “ad causam”. Condeno a autora nas custas e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor da ré”. A autora interpôs recurso de apelação, sustentando (ID. 163448714 - fls. 142/159): a) Autora tem legitimidade ordinária para o presente litígio; b) O prazo quinquenal de prescrição é excepcionado pelo item 3 do art. 6 bis da Convenção de Paris, ou seja, a norma se aplica especificamente às marcas registradas de má-fé e com ofensa a marca notoriamente conhecida, como na hipótese dos autos. Argumenta sobre a questão relativa ao sufixo “TINI”. Pede que a presente apelação seja conhecida e provida, para o fim de propiciar a reforma da r. sentença, na parte em que esta decretou a carência de ação e a prescrição, bem como na parte em que a mesma permitiu a coexistência das marcas nominativas MARTINI e CONTINI, devendo em consequência ser julgado inteiramente procedente o pedido de anulação formulado ao cabo da petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas pela ré Irmãos Conte Ltda. (ID. 163448714 - fls. 165/178). Nesta Corte Regional, a Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo retido, considerou ser competente a Justiça Federal para conhecer e julgar a causa e, legítima a participação do INPI, nos termos do voto do relator, reconheceu a validade em tese da sentença, conquanto tenha ingressado no mérito, nos termos do voto do relator. E, por maioria, declarou a legitimidade ativa, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo voto da Des. Fed. Suzana Camargo, vencido o Des. Fed. André Nabarrete que entendia ser a autora parte ilegítima para propor a nulidade dos registros. Ainda, por maioria, entendeu no sentido de cassar a r. a sentença que declarou a ilegitimidade ativa "ad causam" e determinou o retorno dos autos ao juízo "a quo" para que prosseguisse no julgamento (163448715 - Pág. 83/108). A parte ré opôs embargos de declaração (ID. 163448715 - fls. 111/112), aos quais foram dado provimento aos embargos, determinando a remessa dos autos à Desembargadora Federal SUZANA CAMARGO, para declaração de voto vencido (ID. 163448715 – fls. 118/121). A ré interpôs recurso especial (ID. 163448716 - fls. 7/14). O E. Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, sob o fundamento de que autora, portanto, como detentora de licença para utilizar a marca MARTINI no Brasil, possui legitimidade, na forma do art. 100 da Lei nº 5.772/1971, aplicável à espécie, para defender direito próprio ajuizando ação anulatória de registro de outra marca, que supostamente estaria gerando confusão no mercado (ID. 163448716 – fls. 78/99). Com o trânsito em julgado, os autos foram encaminhados à vara de origem, que proferiu nova sentença (ID. 163448716 - fls. 119/171), e no dispositivo de sua sentença, assim consta: 1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para o fim de declarar nulos, junto ao INPI, os registros das marcas sob os números 810.827.573 (Vermouth Bianco), 007.164.181 (Vermouth Dry), 810.900.998 e 810.901.005, na classe 35 (bebidas alcoólicas), de titularidade da ré Irmãos Conte Ltda. 2) Rejeito os pedidos de anulação dos registros das marcas sob os números 006669956 (registrado), 811435784 (registrado), 812632710 (registrado), 812632729 (registrado); 814506070 (depositado), 814506089 (depositado), 814751202 (depositado), 814774415 (depositado), 815438052 (depositado), bem como, os pedidos de anulação dos registros efetuados no curso da ação (fl.387 e 105711058), caso não coincidentes com os pedidos dos registros acima (item 1). 3) Rejeito a arguição de prescrição da pretensão, bem como, o pleito de litigância de má fé, arguidas pela parte ré; 4) julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil; 5) Em face da sucumbência parcial e recíproca, fixo os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§32 e 42, inciso 11 o C artigo 86, todos do CPC, no percentual de 10% (dez por cento sobre o valor da causa, a ser atualizado, devendo a parte ré arcar, de forma "pro rata, com o pagamento de 1/3 (um terço) do referido percentual, em favor da parte autora; e a parte autora arcar com o pagamento de 2/3 (dois terços ) do percentual, em favor da parte ré (pro-rata). 6) Custas e despesas processuais na mesma proporção: 2/3 (dois terços) a ser arcado pela parte autora, e 1/3 (um terço), pela parte ré (pro rata). TUTELA ANTECIPADA: Presentes os requisitos legais constantes do artigo 300 do CPC, ante a probabilidade do direito ora reconhecido, e o risco de dano ante a coexistência de registros de marcas conflitantes no mercado, DEFIRO o pedido de tutela antecipada (fl. 780/784), para o fim de determinar a suspensão da eficácia dos registros das marcas sob os números 810.827.573, 007.164.181, 0.900.998, 810.901.005, até julgamento final da presente ação. Oficie-se ao INPI, para cumprimento. Sentença sujeita ao reexame necessário. P. R. I. Foi dada ciência às partes acerca da digitalização dos autos e vista às partes para que requeiram o que de direito, pelo prazo de 15 (quinze) dias (ID. 163448721). Em resposta, a parte ré pediu que se aguardasse o andamento do processo digital, com a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal para o reexame necessário (ID. 163448726). Vieram os autos a esta Corte Regional para julgamento da remessa oficial. É o breve relatório. PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 3ª Região5ª Turma
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) Nº 0707339-95.1991.4.03.6100 RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES PARTE AUTORA: BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado do(a) PARTE AUTORA: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A PARTE RE: CASA DI CONTI LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) PARTE RE: LIA MARA ORLANDO - SP101660-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Inicialmente, esclareço que a Quinta Turma desta Corte Regional considerou legítima a participação do INPI no feito, bem como declarou a legitimidade ativa da empresa para ajuizar a presente ação anulatória. Nos termos dos artigos 57 e 175 da LPI, a intervenção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI é obrigatória no feito, para a ação de nulidade do registro. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1264644 2011.01.60236-2, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:09/08/2016 RJP VOL.:00071 PG:00175 ..DTPB:.). Na hipótese dos autos, a autora pede a anulação de registros obtidos pela ré junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por se tratar de marca notória, tratando-se, assim, de vício intrínseco, razão pela qual o INPI intervém na qualidade de assistente especial. Portanto, a sentença corretamente acolheu a intervenção do INPI no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa ré. Por outro lado, a Quinta Turma desta Corte Regional declarou a legitimidade ativa da empresa para ajuizar a ação anulatória, decisão que foi mantida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento. Desse modo, tem-se por superada tais questões, de modo que foi reconhecida a legitimidade da parte autora e a intervenção do INPI no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa réu. Passo, agora, ao exame da arguição de preliminar de prescrição e decadência, oferecida pela ré. A pretensão da autora é a declaração de nulidade dos registros das seguintes marcas: REGISTRO Nº MARCA DATA DA CONCESSÃO 810827573 RÓTULO VERMOUTH BRANCO 29.10.1985 006669956 CONTINI (NOMINATIVA) 25.04.1988 007164181 RÓTULO CONTINI DRY 10.05.1990 811435784 RÓTULO CONTINI TINTO 12.02.1986 812632710 CONTRA-RÓTULO CONTINI 07.06.1988 812632729 CONTRA-RÓTULO CONTINI 05.12.1989 Pretende, também impedir a efetivação dos registros nºs: - 814506070 – depositado em 02.11.88. - 814506089 – depositado em 02.11.88. - 814751202 – depositado em 03.04.89. - 814774415 – depositado em 03.05.89. - 815438052 – depositado em 29.03.90, além dos que vierem a ser concedidos no curso da ação (ID. 163448710- fl. 98 e 163448714 – fls. 199/200): -8164033430 – depositado em 25.09.91 -816403465- depositado em 25.09.91 -821805800- depositado em 09.07. 99 -821828630- depositado em 21.07.99 -821145207- depositado em 19.10.98 821.145.193- depositado em 19.10.98 A parte autora sustentou que o prazo quinquenal de prescrição é excepcionado pelo item 3 do art. 6 bis da Convenção de Paris, ou seja, a norma se aplica especificamente às marcas registradas de má-fé e com ofensa a marca notoriamente conhecida. Há que se observar, inicialmente, que o Registro nº 006669956, relativo à marca CONTINI (NOMINATIVA) data de 25 de abril de 1978 (fl. 163448708 - fls. 189) e não 25 de abril de 1988, como consta da inicial e que o registro da marca mista “CONTINI + rótulo” nº 007164181, data de 10 de maio de 1980, conforme documento juntado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (ID. 163448708 - fl. 192) e não 10 de maio de 1990, como constou da inicial, e, ainda, o registro de nº 811435784, data de 12 de fevereiro de 1986 (ID. 163448710 - fl. 26) e não 12 de dezembro de 1986, como constou da inicial. Também observo que a sentença analisou a ocorrência da má-fé em conjunto com o mérito propriamente dito, por confundir-se com o mérito, ou seja, a norma especial (Decreto nº 75.572, de 08/04/75 – Convenção da União de Paris), condiciona a imprescritibilidade da pretensão à demonstração de má-fé. E quando a isso, não obstante a nova ordem instituída pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, o direito reivindicado nestes autos se submete à norma prevista na Lei nº 5.772/71, vigente à época dos fatos que deram origem a esta ação e vigente, também, à época do ajuizamento da ação, em 17 de outubro de 1991. Dispõe o art. 98, parágrafo único, do Código de Propriedade Industrial ( Lei 5.772/71), que: “Art. 98 - É nulo o registro efetuado contrariando as determinações deste Código. Parágrafo único - A ação de nulidade prescreve em cinco anos contados da concessão do registro”. Referido dispositivo da lei interna não confronta com o que dispõe a Convenção de Paris, em seu “Art. 6 bis”, item (2) , primeira parte, que assim prevê: “Art. 6 bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. (grifei) No caso, observo, não só pelo que consta da inicial, mas, também, pelos documentos (ID. 163448708 - fls. 189/209) que os registros de nº 006.669.956, da marca nominativa CONTINI; de nº 007164181, da marca mista CONTINI + rótulo; nº 8113435784, da marca mista CONTINI TINTO + rótulo; e 810827573, marca figurativa, foram efetivamente concedidos em data anterior aos cinco anos que antecederam a propositura desta ação, em 15 de outubro de 1991. Se fosse desconsiderada a alegação de má-fé por parte da ré, apontada pela autora, tem-se que o direito desta de pedir a nulidade de tais registros foi, efetivamente, atingido pela prescrição, vez que decorridos mais de cinco anos entre a data da concessão do registro e a data da propositura da presente ação. No entanto, a questão relativa à atitude de má-fé da ré, apontada pela autora, que, se evidenciada, afasta a incidência da prescrição quinquenal, na forma prevista no item (3) da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário. Nessa mesma toada, o C. STJ já decidiu: ..EMEN: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé. 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal. 3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário. 4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante. 5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ. 6. Recurso especial não provido. ..EMEN: Da prova constante destes autos emerge em parte tenha a ré agido de má-fé. A marca representa sinal distintivo, que tem por finalidade precípua diferenciar produtos e serviços ofertados no mercado de consumo. A proteção ao uso da marca tem por fim proteger o empresário contra usurpação, proveito econômico parasitário e a concorrência desleal, bem como o consumidor de eventuais enganos. A Convenção da União de Paris (CUP) trata da marca notoriamente conhecida: Art. 6 Bis. 1. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (...) 3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé. O Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5772/71, vigente à época dos registros objetos dessa ação, assim dispunha em seu artigo 67: Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca. Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria. No mesmo sentido, dispõe o art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial): Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (I), da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1° A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marca s de serviço. § 2° O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. Em razão dessa exigência, dispõe o artigo 65 da Lei nº 5772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial): Art. 65. Não é registrável como marca: (...) 17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil; No mesmo sentido, o artigo 124 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial): (...) VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. O Brasil comprometeu-se, no papel de subscritor da Convenção, a indeferir ou cancelar registro de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca notoriamente conhecida. Cuida-se de proteção concedida às marcas, independentemente do registro, sendo requisito essencial o alto grau de conhecimento da marca . Exigência que deve ser observada no local onde se almeja a proteção. Cumpre salientar que, no âmbito da marca notoriamente conhecida, apenas a área de atuação da marca terá o abrigo dessa disposição legal. E, na hipótese dos autos, a notoriedade da marca MARTINI dispensa maiores divagações. Inicialmente, observo que a perícia judicial foi fundamental para o deslinde da questão, na medida em que foi analisada a identidade entre as marcas, o que elas representam para o público consumidor, bem com o próprio nome dos produtos que os identifica e os torna distintos. Em sua análise, o perito judicial verificou a função exercida das marcas que representam os rótulos e aquelas que gravam e dão nome ao produto. Ele discorreu sobre a marca nominativa, a identificar e distinguir o produto de outros similares, e a figurativa ou mista, a apresentar o mesmo produto ao público consumidor. O perito chegou à conclusão de que à exceção feita ao rótulo do vermouth tinto da CONTE, os outros dois, bianco e dry, são em tudo semelhantes, por vezes, idênticos ao “MARTINI”, também nas apresentações bianco e dry, permitindo afirmar que a identidade entre os rótulos dos vermounths bianco e dry, em litígio, existe e é efetiva. E quanto aos demais rótulos ligados aos vermouths “CONTINI”, o perito entendeu não ser o caso de anular o registro, tendo em vista que não terem nenhuma identidade com as marcas registras da MARTINI. Transcrevo parte do laudo pericial (ID. 163448711 - fls. 42/45): E a CONTE, de seu lado, aproveitando-se da imagem do concorrente, lança os seus produtos no mercado, após o êxito de aceitação e vendagem do vermouth da MARTINI. Exceção feita ao rótulo do vermouth tinto da CONTE, os outros dois, bianco e dry, são em tudo semelhantes, por vezes idênticos, ao "MARTINI", também nas apresentações bianco e dry. São, todos eles, vermouths acondicionados em idênticas garrafas, de idêntico volume, com idênticas apresentações (bianco e dry), de idênticas cores e identidade cromática, idênticas letras na maior parte de sua apresentação, idêntico modo de apresentar os dizeres da rotulagem, a tudo isso somados semelhantes gargalos de garrafas, semelhantes inscrições e semelhantes disposições dos desenhos, bem como semelhantes desenhos. (...) Cabe, nesse momento, uma pergunta que fará meditar até o mais desatento observador da lide: POR QUE, DENTRE AS CENTENAS DE MILHARES DE INFINITAS FORMAS DE APRESENTAR O "CONTINI-, NAS VERSÕES BIANCO E DRY, BUSCOU A CONTE UMA, JUSTAMENTE, TÃO SEMELHANTE AO SEU CONCORRENTE, MAIS ANTIGO E LIDER DE MERCADO, 0 "MARTINI" ? Em assim sendo, no tocante aos rótulos dos vermouths bianco e dry produzidos pela CONTE, acontece uma indisfarçável semelhança (identidade, no dizer do despacho saneador) com aqueles, nas mesmas versões, fabricados pela MARTINI. Tais rótulos são representados pelos registros nºs. 810827573, 007164181, 810900998, 810901005 e, presente o crivo do MM, Juízo, devem ser anulados. Muito embora o registro nº 007164181 seja misto, isso é, constitua-se do rótulo mais nome "CONTINI", sua anulação torna-se necessária em razão da total semelhança de apresentação do produto com seu concorrente, sem prejuízo do nome "CONTINE', que tem registro nominativo. Aqui, uma breve pausa, para dizer que na teoria da contrafação de marcas, o acento da repressão ao ilícito está na semelhança entre os produtos e não na confusão que estes causem ao consumidor; ou seja, a lei não exige que a mencionada confusão esteja efetiva a inquestionável. "Basta que exista a possibilidade disso", bem adverte Waldemar Ferreira, para que o delito esteja configurado ("apud" Magalhães Noronha in "Concorrência Desleal e Registro de Marca de Indústria e Comércio", RT 448/288), daí se subsumindo que, havendo semelhança, a confusão é presumida. No quanto diz respeito aos demais rótulos ligados aos vermouths "CONTINI", este perito entende não seja o caso de se os anular, por não terem nenhuma identidade com as marcas registradas da MARTINI. Assim, os registros n2s. 811435784, 810775425, 760110611 e 811435792, são referentes ao vermouth "CONTINI" na versão tinto e não guardam nenhuma similaridade com qualquer vermouth "MARTINI", mesmo considerando- se, para isso, as apresentações rosso e rosé deste último; basta, inclusive, uma breve olhada em todas as fotos presentes no processo, para tal conclusão. (...) Igualmente, os pedidos de registro nºs. 814506070, 814506089, 814751202, 814774415, 8154311052, 8111403430 e 11111403465, em nada se aproximam dos rótulos de "MARTINI" e, então, não resta motivos para sua anulação. Como se vê, apenas os rótulos representados pelos registros nºs. 810827573, 007164181, 810900998 e 810901005 devem ser anulados, ou seja, os rótulos dos vermouths bianco e dry produzidos pela CONTE, tendo em vista as grandes semelhanças com versões fabricadas pela MARTINI. Quanto aos demais registros da ré, não guardam nenhuma similaridade com os rótulos da autora. Quanto aos contra-rótulos objetos dos registros da ré de nº 812632710 e 812.632729 e 810903873, observo que a autora afirma que tais contra-rótulos imitam o seu, objeto do registro nº 800124367 (anexo XI, em apenso – ID. 163448706 - fl. 85), que também contém a figura de copos. Mas não vislumbro essa imitação. A própria disposição das figuras contidas nos contra-rótulos da autora e da ré é distinta. Enquanto o contra-rótulo da autora mostra a figura de copos agrupados, a marca da ré os dispõe de forma alinhada e na perpendicular, em nada parecendo com a disposição do contra-rótulo da autora. E a utilização da figura do copo, por sua vez, não pode ser considerada como imitação, na medida em que não há proibição do uso da figura “copo”, até porque, o registro da autora, contido no anexo “XI” em apenso, traz observação expressa no sentido de que se trata de “MARCA MISTA, REGISTRADA SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA FIGURA DE ‘COPOS’ E DA PALAVRA ‘BIANCO’ (ID. 163448706 - fl. 85). Nesse sentido, concluiu a prova pericial: Os registros nºs . 812632710, 812632729 e 810903873 referem-se a contra -rótulos (versos das garrafas) de produtos da CONTE, com figuras de copos e taças, distintas daquelas presentes no contra -rótulo do "MARTINI", presente no registro nº 800124367. Ademais, conforme anota expressamente o INPI nos certificados de registro respectivos, não há nenhuma exclusividade no uso da figura de copos, valendo dizer, então, que sendo diferentes os desenhas, a concessão do registro ocorrerá. Por fim, passo à análise se a marca CONTINI possui uma identidade/semelhança tal com a marca MARTINI, que justifique sua anulação judicial. A confusão incutida no consumidor, segundo afirma a autora, decorre da adoção do sufixo “TINI” acrescida ao prefixo “CONTE”, pela ré. Ocorre, no entanto, como a própria Autarquia Federal afirma em sua peça de defesa (ID. 163448710 - fls. 7/18), no âmbito da indústria e comércio de bebidas, é usual a adoção de vocábulos e/ou prefixos/sufixos que, de algum modo, façam lembrar o idioma italiano, especialmente no setor de bebidas denominadas aperitivos/licores, de modo a fazer crer que o produto guarda a excelência dos produtos similares originários da Itália, como diz o INPI, “afamado e reconhecido berço de qualidade de tal ramo”. Outras tantas marcas, com o mesmo sufixo “TINI” vêm relacionadas no laudo pericial , assim como a imitação de rótulos em produtos de limpeza, sem que isso constitua em uma imitação de má-fé a gerar, por si só, confusão e conquista do mercado consumidor em prejuízo da empresa cuja marca foi imitada. Como acima já foi dito, em relação ao NOME, a só adoção do sufixo “TINI” não autoriza a medida pretendida pela autora. E essa realidade vem demonstrada pelo laudo pericial (ID. 163448711 - fls. 7/49), notadamente pelos documentos (ID. 163448711 - fls. 61/62) que o instruem, onde se vê duas outras marcas de bebidas que se valem do mesmo recurso adotado pela ré, qual seja, acrescentar a um radical o sufixo “TINI”, quais sejam o vermouth “CERTINI” e o vermouth “TRENTINI”, cujos recipientes (garrafas) ostentam rotulagem semelhante. Tal prática também vem demonstrada em relação a outras marcas como “CINZANO” e “CORTEZANO” (ID. 163448711 - fls. 95/96) e os produtos de limpeza “LIMPOL” e “MINERVA” que mostram embalagens, rótulo e contra-rótulos semelhantes, dentre tantas outras. A mesma hipótese tem-se no caso dos autos, onde se vê que o radical que compõe a marca da ré “CONTE”, é, em tudo distinto da marca da autora, de tal modo que o nome da marca registrada não é suficiente para gerar confusão no mercado consumidor, nem ao menos nos mais distraídos, já que a lei tal hipótese não protege, podendo, isso é certo, apenas incutir no consumidor a idéia de que está adquirindo um produto com a mesma qualidade, o que, no entanto, não autoriza a nulidade do registro, como pretendido pela autora. Como bem observou o perito em seu lado pericial (ID. 163448711 - fls. 46/50): Entretanto, é prova provada nos autos, ponto incontroverso mesmo, que o radical "TINI” já se tornou de uso comum no segmento de bebidas, existindo várias marcas registradas que dele se utilizam, tais como TRENTINI", "AGOSTINI", "PERTINI" e, a mais antiga de todas, com o registro concedido em 1951, a velha "PIAGENTINI'. (...) No caso em estudo, porém, dois fatores essenciais indicam que a denominação "TINI", no ramo das bebidas alcoólicas, coerente com os argumentos do INPI, tenha se tornado de uso comum, aplicando-se a vários produtos do mesmo gênero. O primeiro desses fatores é encontrado no hábito vulgarizado entre os consumidores e no comércio de uso da expressão "TINI' em produtos similares, todos pertencentes a um mesmo gênero de bens, haja vista os inúmeros registros com tal radical. (...) Nesse sentido, quer parecer que a MARTINI assim se posicionou, tanto que, na correspondência enviada à CONTE aos 11.07.85, consistente numa notificação extrajudicial presente às fls. 296 dos autos, dando conta de que seu vermouth bianco estaria sendo imitado pelo "CONTINI", tratou ela de acusar a semelhança entre a rotulagem dos produtos e não tratou nunca – em tempo nenhum ! - de qualquer colidência no tocante aos nomes das bebidas ! Além do mais, "CONTINI' é tão prejudicial ao "MARTINI" quanto o são "CERTINI” e "TRENTINI", não havendo prova nos autos de que as duas últimas marcas estejam "sub judice", aguardando provimento jurisdicional que determine suas anulações. (...) Na fria realidade, a marca nominativa "CONTINI' pode coexistir pacificamente com a marca nominativa "MARTINI", como convivem tantas outras "TINIs" no mesmo mercado e mesmo segmento. Se os rótulos do vermouth "CONTINI” foram inspirados, a ponto de serem semelhantes, naqueles do vermouth "MARTINI", em abusiva deslealdade concorrencial, o mesmo não se pode afirmar no tocante aos nomes, isoladamente considerados. Onde o abuso de direito, que veste os atos de concorrência desleal, na utilização de "CONTINI", quando a sociedade assiste, ao lado deste, o nascimento de "TRENTINI", de "PIAGENTINI", de "AGOSTINI" e de tantos outros ? Onde se poderá tipificar, na atitude da CONTE, ao assumir o nome "CONTINV', o abuso da liberdade de exploração empresarial, quando vários outros assim procedem a sem caírem nas malhas da Justiça ? E quando se adota, para uma linha de bebidas que a mente nascida na Itália, um sufixo italiano é o "TI N I'? Em vista do exposto e, em também, razão do exposto, entende este perito que o registro nº 006669956, relativo à marca nominativa "CONTINI", não deva ser anulado. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou "Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)" em 10/10/2014 perante o INPI, nº 908423560, objetivando o registro de sua marca "MAGNO ALIMENTOS", na Classe 29, para identificação dos seguintes produtos: "azeitonas em conserva; cebolas em conserva; cogumelos em conserva; ervilhas em conserva; frutas, legumes e verduras em conserva; pepinos em conserva; picles; picles de legumes cortados em pequenos pedaços; cenoura em conserva; legume em conserva; palmito (em conserva); seleta de legumes em conserva; tomate em conserva; tomate seco; vegetal em conserva". 5. Houve o indeferimento do mesmo, sob a alegação de que a marca reproduz ou imita registro de terceiros, sendo irregistrável, conforme inciso XIX, do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, tendo sido apontada como suposta anterioridade impeditiva, os processos n. 828.057.184, 186.924.945 e 815.207.492, nas classes 29; e 35/10.20.30 e 33/10, todos referentes a marca "MAGNUM", para identificar "leite e produtos derivados do leite; bebidas e doces em geral", pertencente a UNILEVER. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida (REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Embora inafastável a colidência de parte das letras dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca "MAGNO ALIMENTOS" com fundamento no registro anterior da marca "MAGNUM", posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 9. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5000699-73.2018.4.03.6136 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATOR Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIR, TRF3 - 1ª Turma, DJEN DATA: 23/02/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.) I - ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS "PATY"E "PATINI"- CANCELAMENTO DE REGISTRO - NULIDADE - INEXISTINDO COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS, POR ACENTUADA DIFERENÇA GRÁFICO, FONÉTICA E DE NÚMEROS DE SÍLABAS, HÁ QUE SER DECRETADA A NULIDADE DO ATO QUE MANTEVE O CANCELAMENTO DO REGISTRO REFERENTE À MARCA "PATINI"- MESMO SENDO MARCAS VOLTADAS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SOMENTE UM CONSUMIDOR DESATENTO PODERIA DEIXAR-SE ENGANAR DIANTE DAS MARCAS, O QUE NÃO ENCONTRA PROTEÇÃO NA LEGISLAÇAO MARCÁRIA. II - REMESSA NÃO CONHECIDA - O INPI NÃO TEM PRIVILÉGIO DO RECURSO. (REO - 0002467-67.1994.4.02.0000, FREDERICO GUEIROS, TRF2) Como bem ressaltou o Magistrado a quo (ID. 163448716 - fl. 163): Assim, em que pese a existência de partes comuns entre as marcas (final "TINI"), de rigor reconhecer-se que, até pelo fator tempo - eis que ambas as marcas convivem, já há décadas (ao menos, desde 1976), não se está diante de um caso que possa levar o consumidor a confundir os nomes elou marcas nominativas, sendo de rigor o reconhecimento da possibilidade de convivência pacífica entre as duas marcas nominativas, sem que haja qualquer dúvida ou confusão/colidência. Vale ressaltar, por oportuno, que a prova pericial produzida em juízo é robusta e subsistente, e os documentos juntados aos autos tanto pelo assistente técnico da ré e da parte autora não conseguiram elidir os sólidos fundamentos do laudo pericial adotado pelo Magistrado, para fundamentar a sua alentada decisão. Tem-se, assim, portanto, que somente em relação aos rótulos representados pelos registros nºs 810827573, 007164181, 810900998 e 810901005 devem ser anulados, tendo em vista as semelhanças com versões fabricadas pela MARTINI, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da má-fé da ré, tendo por consequência o afastamento da arguição de prescrição quanto aos referidos registros, com a aplicação da regra da Convenção da União de Paris. Quanto aos demais registros da ré, bem como em relação ao emprego do sufixo “TINI” pela ré, em seus produtos, não há direito a amparar a pretensão da autora. Por fim, no que se refere à alegação de má-fé da parte autora, arguida pela ré, valho-me das razões expendidas pelo juízo a quo (ID. 163448716 - fl. 169): Todavia, das respostas dadas pelo perito judicial, aos quesitos da própria ré, restou esclarecido que a ré somente passou a utilizar-se da "CONTINI" após 1976 (fi.527), a partir de quando ambas a marcas, "MARTINI" e "CONTINI" passaram a coexistir no mercado. Quanto aos honorários advocatícios, mantenho conforme determinado na sentença. Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial e mantenho a sentença em seu inteiro teor. É COMO VOTO. PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 3ª Região5ª Turma
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1306335 2011.01.83925-1, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:16/05/2017 ..DTPB:.)
Isso porque, anteriormente, os sócios da ré havia constituído um bar (ano de 1946) e um depósito de bebidas (ano de 1947).
Desse modo, tendo em vista que a marca "CONTINI" é de uma bebida alcoólica fabricada pela ré, de fato, não é verídica a afirmação de que essa marca seja "grande" desde 1946.
Assim, rejeito a alegação de má-fé em questão.
E M E N T A
1. A sentença corretamente acolheu a intervenção do INPI no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa ré.
2. A Quinta Turma desta Corte Regional declarou a legitimidade ativa da empresa para ajuizar a ação anulatória, decisão que foi mantida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento.
3. A questão relativa à atitude de má-fé da ré, apontada pela autora, que, se evidenciada, afasta a incidência da prescrição quinquenal, na forma prevista no item (3) da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário. Portanto, a questão da prescrição será analisada juntamente com o mérito.
4. Da prova constante destes autos emerge em parte tenha a ré agido de má-fé.
5. A notoriedade da marca MARTINI dispensa maiores divagações.
6. A perícia judicial foi fundamental para o deslinde da questão, na medida em que foi analisada a identidade entre as marcas, o que elas representam para o público consumidor, bem com o próprio nome dos produtos que os identifica e os torna distintos.
7. O perito judicial verificou a função exercida das marcas que representam os rótulos e aquelas que gravam e dão nome ao produto. Ele discorreu sobre a marca nominativa, a identificar e distinguir o produto de outros similares, e a figurativa ou mista, a apresentar o mesmo produto ao público consumidor.
8. O perito chegou à conclusão de que à exceção feita ao rótulo do vermouth tinto da CONTE, os outros dois, bianco e dry, são em tudo semelhantes, por vezes, idênticos ao “MARTINI”, também nas apresentações bianco e dry, permitindo afirmar que a identidade entre os rótulos dos vermounths bianco e dry, em litígio, existe e é efetiva. E quanto aos demais rótulos ligados aos vermouths “CONTINI”, o perito entendeu não ser o caso de anular o registro, tendo em vista que não terem nenhuma identidade com as marcas registras da MARTINI. Apenas os rótulos representados pelos registros nºs. 810827573, 007164181, 810900998 e 810901005 devem ser anulados, ou seja, os rótulos dos vermouths bianco e dry produzidos pela CONTE, tendo em vista as grandes semelhanças com versões fabricadas pela MARTINI. Quanto aos demais registros da ré, não guardam nenhuma similaridade com os rótulos da autora.
9. Não vislumbrada a imitação quanto aos contra-rótulos objetos dos registros da ré de nº 812632710 e 812.632729 e 810903873. Os elementos contidos nos contra-rótulos da ré, quais sejam, a figura “copos e taças” não são de uso exclusivo da autora, conforme consta expressamente do anexo XI, contido nos autos em apenso.
10. O acréscimo de sufixo comum ao nome da marca registrada, não autoriza a nulidade do registro da ré, tendo em vista a diversidade do radical que, em nada lembra o radical das marcas registradas da autora.
11. Afastada a alegação de má-fé da parte autora.
12. Honorários mantidos conforme determinado na sentença.
13. Remessa oficial improvida.