APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0024431-24.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. CARLOS MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) APELANTE: ARAKEN OLIVEIRA DA SILVA - SP95593
APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO FERRO RICCI - SP67143-A, DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120-A, PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714-A

 V O T O

Senhores Desembargadores, de fato houve erro material no acórdão ID 272614610, julgado em 30/03/2023, ao tratar de matéria estranha aos autos, sendo, portanto, caso de sua anulação, prejudicados os presentes aclaratórios (ID 273105352), passando-se ao exame dos embargos de declaração anteriormente opostos (ID 203754860) contra acórdão assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. REGISTRO DA MARCA EXTRA.

1. O art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996 estabelece a distintividade como pressuposto do registro de marca.

2. Distinção não demanda o neologismo, mas reclama que o signo não tenha relação de pertinência com atributo genérico inerente ao produto ou serviço.

3. O termo "Extra" certamente é sinal genérico relacionado à qualidade superior de qualquer produto ou serviço, englobando a classe 40.15 -classe 35, NCL (11) 2018.

4. A jurisprudência abnega da proteção de exclusividade marcas fracas e evocativas.

5. A tese da parte autora é que teria havido uma singularização do semema em razão da notoriedade que sua marca angariou ao longo dos anos (distinção superveniente, secondary meaning).

6. Todavia, tal arguição está intrinsicamente relacionada ao reconhecimento de marca de alto renome (art. 125), e prevalece o entendimento de que tal enunciação é de competência privativa do INPI, que seguirá processo complexo e objetivo nesse mister (art. 3º da Resolução nº 107/2013).

7. Ressalte-se que a apelada não é a primeira a pleitear o registro de tal lexema, utilizada por terceiros desde 1937 (a recorrida apenas depositou a sua em 1989), e que há diversos signos empresarias (mesmo na classe 40.15) que se utilizam, ainda que de maneira complexa e mista, do termo "extra".

8. Na verdade, a própria recorrida entrou com ações (v.g., processo nº 2000.51.01.529417-0) para que houvesse apostila nessas marcas constando o atributo de não exclusividade, exatamente sob o argumento de que se tratava de termo genérico.

9. Apelação provida."

Alegou-se contradição e omissão, inclusive em prequestionamento, pois: (1) desconsiderou a distintividade adquirida ao longo de anos de uso do sinal EXTRA e respectivos elementos fáticos e probatórios; (2) “o reconhecimento do alto renome nenhuma relação tem com a tese da distintividade adquirida (secondary meaning) arguida pela embargante, que o fez com fundamento no conjunto fático probatório, especialmente as pesquisas IBOPE e inúmeros destaques e premiações conquistadas pela marca EXTRA nos últimos 32 (trinta e dois) anos de uso e investimento na marca EXTRA”, já que “a norma do Artigo 6-Quinquies C.1 da Convenção da União de Paris não trata ou condiciona o reconhecimento da distintividade adquirida (secondary meaning) a qualquer grau de notoriedade”; (3) a coisa julgada na ação 2000.51.01.5294170 tem alcance somente em relação àquelas partes e para o objeto específico daquele registro de marca (nº 813.533.155), ressaltando-se, ademais, que a situação fática e o status do sinal EXTRA, após décadas de uso e elevados investimentos, figura atualmente em outra posição no mercado, não podendo, em razão de tal alteração contextual (outra causa de pedir), atribuir-se à embargante comportamento contraditório ou ausência de boa-fé; e (4) “o titular daquele registro (nº 813.533.155), a empresa Atacadão, não utilizava e nunca utilizou a marca EXTRA e, portanto, não havia naquele momento qualquer fato de direito que pudesse trazer a exclusividade de uso da marca”.

Houve contrarrazões.

Pois bem, verifica-se dos autos que os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido. 

Com efeito, não houve omissão ou contradição no julgamento, senão inconformismo da embargante com a análise da prova dos autos e a aplicação do direito à espécie, tanto assim que, valendo-se da legislação aplicável à espécie (artigo 124, VI, da Lei 9.279/1996) e da definição do dicionário sobre o vocábulo "extra", o aresto recorrido, fundamentado em diversos julgados da Corte Superior, concluiu que "a jurisprudência abnega a proteção de exclusividade da marca signos de uso comum, sem caracteres distintivos relevantes".

A contradição que enseja embargos de declaração é a que resulta da incompatibilidade entre premissas e conclusões do julgamento, e não a que deriva de suposto error in judicando, como aventado no caso dos autos, cuja correção deve ser promovida por via recursal própria e específica. 

De fato, houve contradição, mas foi atribuída à conduta da embargante ao longo do tempo, como demonstrado pelo voto condutor do acórdão:

"Na verdade, a própria recorrida entrou com ações (v.g., processo nº 2000.51.01.529417-0) para que houvesse anotações no registro dessas marcas para que constasse o atributo de não exclusividade, exatamente sob o argumento de que se tratava de termo genérico (fls. 736/738).

Portanto, o novo comportamento da autarquia (averbar que as marcas que se utilizam do termo "extra" não são de uso exclusivo) é corolário lógico das determinações judicias provocadas pela própria apelada.

Em suma, a recorrida quer que todas as marcas, até anteriores à sua, tenham averbado, num primeiro momento, o atributo da não exclusividade, sob o argumento da generalidade, para, após, dizer que o uso da marca "extra" é exclusivo, arrenegando exatamente a própria asserção prévia, prejudicando todos os demais signos.

Assim, viola os postulados de boa-fé, entendido como paradigma de comportamento que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e que tem abrangência além do âmbito meramente endoprocessual (clean hands doctrine), especialmente no âmbito marcário (patent misuse):

"O litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé. Não pode provocar incidentes inúteis ou infundados. A ele é vedada a utilização de expedientes de chicana processual, procrastinatórios, desleais, desonestos, com o objetivo de ganhar a demanda a qualquer custo".

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 14ª ed., p. 265)

"O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual".

(AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012)

Isso não importa dizer que não se possa, eventualmente, haver indevido desvio de clientela por atuantes da mesma Classificação de Nice que se utilizem do semema indigitado, dolosamente, com apresentação exatamente parelha ("diluição" da marca), apta a gerar confusão (o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96).

Nesses casos, porém, tutela-se não propriamente a exclusividade, e sim se reprime a má-fé, a concorrência desleal (arts. 195 e 209 da Lei nº 9.279/96), e a vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

Assim, não conforma hipótese legal de omissão, a ensejar embargos de declaração, a alegação de que a decisão não considerou os limites da coisa julgada na ação 2000.51.01.5294170 visto que "aquela decisão somente faz coisa julgada entre aquelas partes e para o objeto específico daquele registro de marca (nº 813.533.155), não interferindo no ora discutido nestes autos", porque não se decidiu para além das balizas da coisa julgada, apenas apontou, como um dos fundamentos da decisão, a incongruência da argumentação deduzida em Juízo naquela e nesta ação.

Importa registrar, ademais, que discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configura vício passível de saneamento na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.  

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.