V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

De início, rejeito as alegações do apelante de incompetência da Justiça Federal e ilegitimidade passiva em relação ao pedido de abstenção de uso da marca.

Tendo em vista que há discussão acerca da nulidade do registro, é obrigatória a participação do INPI por força do disposto no artigo 175 da Lei nº 9.279/1996 e, consequentemente, impõe-se a competência da Justiça Federal, nos termos do disposto no art. 109, I da CRFB/88.

Nesse sentido, os seguintes julgados do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 3. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado o suposto erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1281448 2011.02.08387-2, MOURA RIBEIRO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:10/10/2018 ..DTPB:.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96. 1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011. 2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como matéria de defesa. 3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará "no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente. 4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro. 5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. 6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. 7. Recurso especial provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1281448 2011.02.08387-2, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:08/09/2014 ..DTPB:.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. REGISTRO NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AAGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 426647 2013.03.70773-6, MARIA ISABEL GALLOTTI, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:11/09/2018 ..DTPB:.)

Outrossim, no que tange à ilegitimidade passiva, a causa de pedir da recorrida inclui aspectos relacionados ao procedimento administrativo, situação imputável exclusivamente à autarquia. Daí se extrai que o INPI possui legitimidade passiva para figurar na causa. Nesse sentido:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. [...] 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade. 5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda. 6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC. 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda.
conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (REsp 1258662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016).

Passo à análise do mérito.

Trata-se de ação de rito comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pela qual a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO pretende a decretação da nulidade da marca nominativa "EXTRAMED", objeto do registro n° 828.522.138, bem como seja indeferido e arquivado, em definitivo, o pedido de registro de n° 901.007.030, da marca mista "E EXTRAMED".

O INPI concedeu o registro n° 828.522.138, em 27.07.2010, da marca “EXTRAMED” para BODY CARE, na classe internacional 35, que abrange a distribuição de produtos médicos e farmacêuticos, dentre outros.

Segundo alegações da parte autora, ora apelada, referido registro configura ato de violação dos registros de sua famosa marca “EXTRA” e de seu respectivo título de estabelecimento, o que levaria a um aproveitamento parasitário e de concorrência desleal por parte da BODY CARE.

Ainda, segundo a parte autora/apelada, por ser a marca de alto renome e diante do longo período de sua utilização, merece ser protegida, o que evita sua confusão e associação com outras marcas que utilizam o distintivo EXTRA.

O juízo a quo entendeu que:

“(...) É de notório conhecimento que a marca utilizada pela autora é de amplamente conhecida pelo mercado consumidor, em especial pela ampla publicidade utilizada pela autora há décadas.

(...)

A ré BODY CARE ao atuar em um mercado comercial idêntico ao da autora e com uma marca acrescida de um sufixo e/ou prefixo à marca utilizada pela autora permite uma confusão/associação do público consumidor em relação às marcas - da autora e da ré.

(...)

A ré BODY CARE ao levar para registro e a autarquia ao registrar a marca EXTRAMED, bem como ao posteriormente levar para registro a marca E EXTRAMED, praticaram condutas vedadas pela lei de Propriedade Industrial - artigo124, incisos V, XIX e XXIII. Por derradeiro, a marca EXTRA tornou-se vinculada ao comércio varejista de produtos alimentícios, produtos de higiene, de limpeza, farmacêuticos, dentre outros do gênero, o que faz incidir na espécie o disposto no artigo 126, da Lei de Propriedade Industrial.”

A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais.

O artigo 124, incisos VI e XIX da Lei 9.279/96 dispõe que não são registráveis como marca:

“VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)

XIX - a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Sabe-se que para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

O C. STJ, no julgamento do RESP nº. 658702/RJ, de relatoria do Ministro Jorge Scartezzini, ao analisar o artigo 59 da Lei nº. 5772/71, assim discorreu sobre o princípio da especialidade das marcas, in verbis:

"Deste dispositivo inferem-se os dois princípios básicos do direito nacional marcário: 1) territorialidade, pelo qual, ainda que se explore determinada marca apenas em certo município ou região, uma vez registrada pelo INPI, a proteção incidirá contra o uso de terceiros, para produtos idênticos ou análogos, em todo o território pátrio; e 2) especialidade, especificidade ou novidade relativa, pelo qual a proteção da marca, salvo quando declarada "notória" pelo INPI (atualmente, de "alto renome"), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço indicado quando do requerimento do registro.

Assim, para facilitar o registro de marcas, definindo o âmbito da proteção a ser deferida, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo nº 51/81, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços de idênticas classe e item. Ainda, como o princípio da especialidade é corolário da necessidade de se evitar erro ou confusão entre os usuários de certos produtos ou serviços, cuida-se de um preceito relativo, admitindo-se, para atingir tal intuito, que a análise quanto à reprodução de marca alheia, seja parcial, total ou acrescida de palavras, estenda-se ao ramo de atividade desenvolvida pelos seus titulares (art. 65, XVII, da Lei nº 5.772/71). Ou seja, de qualquer forma, alegada a colidência marcária, é imprescindível que se perquira acerca das classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito.

Com efeito, apenas em se cuidando, nos termos do art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71, de "marca notória" (atualmente, "de alto renome" , segundo o art. 125 da Lei nº 9.279/96) não se perscrutará acerca de classes ou atividades sociais no âmbito do embate marcário, porquanto, uma vez caracterizada, desfruta tutela especial, impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens:"(STJ, 4ª Turma, REsp 658702/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 21.08.2006, p. 254).”

Sobre a matéria, Cerqueira leciona:

“Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das já existentes, mas, tratando-se de produtos ou indústria diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso (1982, p. 779).”

In casu, verifico que a empresa BODY CARE atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, bem como de comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos.

Por sua vez, a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, ora apelada, atua em diversos segmentos como, por exemplo, comércio varejista de mercadorias, supermercados, hipermercados, drogarias, farmácias, postos   de   combustíveis, e-commerce, dentre outras.

O registro da marca “EXTRAMED” foi concedido na classe 35, que assinala a distribuição de produtos médicos e farmacêuticos. Por outro lado, o registro da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, foi concedido na classe BR 40.15, que assinala serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação, que contempla as atividades de supermercados, hipermercados e comercializado de produtos.

As marcas notoriamente conhecidas recebem proteção internacional em seu ramo de atividade, ou seja, são oponíveis a reproduções ou imitações para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, obedecendo ao princípio da especialidade

Importa questionar se a fama da empresa apelada é capaz, por si só, de impor a invalidação de registro de outras marcas e denominações, sem que se tenha demonstrado a ocorrência de prática desleal ao regime de concorrência.

A Diretoria de Marcas do INPI, ao analisar a colidência entre as marcas “EXTRA” e “EXTRAMED”, bem como em relação ao segmentos de atuação das empresas, concluiu que entre a denominação comercial da Autora Companhia Brasileira de Distribuição e a marca da empresa Ré, "EXTRAMED", inexiste qualquer semelhança entre elas, de forma que não há que se invocar a aplicação do artigo 124, inciso V da LPI. Ainda, sob a ótica do artigo 124, VI da LPI, verifica-se que a expressão “EXTRA” é de uso comum em qualquer ramo de atividade, não sendo passível de registro a título exclusivo por um único titular. 

Verificou também que as marcas "EXTRA" e "EXTRAMED" identificam serviços em segmentos de mercado distintos, quais sejam: "comércio de alimentos" e "distribuição de produtos médicos e farmacêuticos". Além disso, as marcas possuem grafia e fonética distintas entre si, podendo, assim, conviver pacificamente sem causar qualquer confusão ao público consumidor, de sorte que inexiste qualquer afronta ao artigo 124, inciso XIX da LPI.

Ainda, quanto à notoriedade da marca “EXTRA”, a Diretoria de Marcas concluiu que o disposto no art. 126 da LPI não poderia ser aplicado ao caso, pois cuidando o supracitado artigo da LPI e o artigo 6º bis da CUP de regras de exceção da territorialidade, jamais poderiam ser invocadas para resolução de conflitos entre nacionais.

Com relação ao pedido de reconhecimento de marca de alto renome, protocolizada junto ao INPI pela apelada (registro nº 830339612), tal pedido encontra-se em análise, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o INPI na declaração de alto renome de marca, ainda que haja a inércia da Administração Pública (Precedentes: REsp nº 1.162.281/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013; AgRg no AgRg no REsp nº 1.116.854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 2/10/2012; REsp nº 1.190.341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014).

Imperioso concluir que a expressão “EXTRA”, a despeito da notoriedade da marca da apelada relativa à atividade de hipermercados e supermercados, é de uso comum, não podendo ser apropriada com exclusividade, cabendo a convivência com outras marcas semelhantes ou idênticas, desde que haja uma mínima diferença. Portanto, não procede a pretensão da apelada, uma vez que as marcas em questão designam o próprio produto ou serviço e guardam suficiente distintidavide.

Nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.Aplicação da doutrina do patent misuse.RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."(REsp nº 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe 30/3/2011)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INPI QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO MARCÁRIO DE MEDICAMENTO POR AVENTADA SEMELHANÇA NA UTILIZAÇÃO DE RADICAIS QUE COMPÕEM MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA - MAGISTRADO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO - TRIBUNAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR MAIORIA, ACOLHEU O PLEITO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO - DELIBERAÇÃO REFORMADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS, POR MAIORIA - IRRESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AUTOR, INVOCANDO A INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE OS PRODUTOS POR CONTEREM SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA, A AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CLIENTELA, A INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES E A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE ATINENTE À MARCA EVOCATIVA Hipótese: Cinge-se a controvérsia em aferir a registrabilidade, ou não, junto ao INPI, da marca nominativa SINVASTACOR, diante da aventada colidência com a marca anteriormente registrada SINVASCOR, de titularidade de outro laboratório farmacêutico.

1. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.

Precedentes.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes.

3. Na hipótese, os radicais "SINVAS" e "COR", que compõem a marca SINVASCOR, não são apropriáveis, de modo exclusivo, quando utilizados separadamente, mas apenas quanto ao todo da marca nominativa, uma vez que o primeiro é designativo do componente ativo principal do produto farmacológico (sinvastatina) e o segundo atinente ao órgão do corpo humano ao qual se destina a finalidade terapêutica do medicamento (coração), sendo esse modo de designação de fármacos prática comum na indústria farmacêutica.

4. Inviável afirmar que as nomenclaturas "SINVASCOR" e "SINVASTACOR", apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, possam causar equívoco ou incerteza ao consumidor, dada a absoluta distinção entre as embalagens dos produtos, de só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde e de já coexistirem no mercado há mais de duas décadas.

5. Assim, em que pese a existência de registro marcário antecedente, não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.

6. Recurso especial provido. (REsp 1908170/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1649001/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

O INPI, ora apelante, também sustenta que o juízo a quo se imiscuiu na esfera administrativa da autarquia ao determinar o indeferimento e arquivamento definitivo do registro nº 901.007.030, referente à marca “E EXTRAMED”.

Com razão o apelante.

Em relação ao tema, não se afigura possível ao Poder Judiciário fazer qualquer juízo de valor quanto ao mérito do ato administrativo proferido por órgão competente, mas tão somente analisar se o ato é regular, se está devidamente motivado ou se padece de alguma ilegalidade. Não tendo sido este o caso em relação ao registro nº 901.007.030, a improcedência da ação se impõe.

Quanto à aplicabilidade do REsp 1.721.701/RJ ao presente caso, insta salientar que, o entendimento exarado pelo STJ, em tal julgamento, não se presta a infirmar os fundamentos da decisão proferida nestes autos. A aplicação de precedentes requer a observância da técnica hermenêutica do “distinguishing”, conforme já consignou o STJ:

    (...) 5. Assim, necessário se faz a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado no recurso especial nº 1.159.189/RS, pois os fundamentos fáticos ali destacados, que foram reconhecidos pelo Tribunal a quo, não estão presentes no acórdão ora recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AAREsp 201202262460, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 13/05/2013)

Como é cediço, a aplicação de precedente invocado pela parte não traz a fundamentada verificação da presença, no caso concreto, dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos destacados na decisão paradigma, em consonância com os termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai dos termos da decisão colacionada pela apelada, o STJ deu provimento à ação de nulidade de registro e de abstenção de uso da marca "EXTRA INFORMÁTICA", ajuizada em face de "EXTRA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA." e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sob o fundamento de que a marca "EXTRA", como designativa de produtos de informática, não poderia ser enquadrada na definição de sinal de uso comum e tampouco como sinal vulgar, podendo ser objeto de exclusividade. Os fundamentos determinantes da referida decisão lastreiam-se, em síntese, no entendimento de que terceiros, que atuam no mesmo segmento mercadológico do titular de marca registrada, não podem adotar a mesma expressão como elemento principal de seu conjunto marcário, como forma de identificar produtos pertencentes à mesma classe, sob o risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

    Não obstante, o precedente invocado pela parte ressalvou, em seus fundamentos determinantes, que a utilização do sinal "EXTRA" por terceiros, como elemento marcário, não pode ser vedada em absoluto. Confiram-se, nesse ponto, as razões expostas no voto proferido pela Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.721.701/RJ:

"Verifica-se, dessa forma, que, ao contrário do que consta no acórdão recorrido (e-STJ Fl.771), a marca EXTRA, como designativa de produtos de informática (hipótese em discussão), não pode ser enquadrada na definição de sinal de uso comum (...) , nem como sinal vulgar (...), de modo que o fundamento que autorizou a conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido de que a marca precitada não pode ser objeto de exclusividade, perde o suporte que o sustentava.

É certo, contudo, que o uso do vocábulo EXTRA em seu sentido semântico original não pode constituir exclusividade do recorrente, na medida em que traduz expressão dicionarizada dotada de significação própria (o que inviabiliza sua apropriação).

Não por outro motivo, sua utilização por terceiros, como elemento marcário, não pode ser vedada em absoluto, especialmente quando o sinal compuser o conjunto marcário na condição de elemento secundário.

Nessas situações, o que não se admite é que a expressão constitua o foco da atenção principal do consumidor, devendo servir apenas como elemento informativo ou descritivo relativamente ao escopo da proteção pretendida." – (g.n.)

Por fim, entendo que os precedentes da Primeira Turma desta Corte Regional Federal, mencionados pela parte autora/apelada na Petição ID 277564925, não são idênticos ao presente caso.

Nos autos de nº 5028002-73.2018.4.03.6100 o objeto controvertido restringiu-se à possibilidade de registro da marca nominativa EXTRA, sendo que a autora obteve êxito no pedido de registro.

Por sua vez, nos autos de nº 0014835-45.2016.4.03.6100 também discutiu-se a respeito do registro da marca mista EXTRA HIPERMERCADOS realizado pela autora.

Apenas no último precedente, autos de nº 51018073-16.2018.4.03.6100, o pedido dizia respeito à anulação da marca EXTRAMAX DISTRIBUIDORA, registrada por concorrente na mesma classe (35), havendo o risco de confusão entre os consumidores, o que, como já ressaltado anteriormente, não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento ao reexame necessário e à apelação para julgar improcedente o pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, devidamente atualizado, montante a ser dividido entre os patronos dos dois réus.

É como voto.