V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR): 

Dos fatos

Busca a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante ao cerceamento de seu direito de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial. 

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para determinar ao INPI que proceda ao registro da marca "APIVEN", inobstante a existência de marca anteriormente registrada, como "HAPPYVEN", pela empresa GLÓRIA MED S.P.A.

Preliminar - cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide 

Na inicial, a apelante pugnou pela produção de prova testemunhal consistente no depoimento pessoal do representante da apelada; pela juntada de documentos; oitiva de testemunhas e perícia técnica (id 275312568).

Após ter sido apresentada contestação pelo INPI, o juízo de origem, em 23/3/2020, proferiu despacho determinando a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (id 275312712). 

Em réplica, a autora protesta pela produção de prova pericial, a fim de se verificar a inexistência de semelhança escrita e de significado de produtos, bem assim não haver anterioridade de registro (id 275312719). 

O INPI colaciona aos autos cópia do processo administrativo nº 910.736.790 relativo aos fatos narrados no vertente feito (id 275312720). 

Em 27/5/2020, foi proferido despacho determinando à parte autora que apresentasse, no prazo de 5 dias, os quesitos que pretendia ver respondidos, a fim de que se aferisse a necessidade e pertinência da prova pericial requerida (id 275312741).

A demandante manifestou ciência da juntada do processo administrativo e indicou assistente técnico e quesitos para a elaboração da perícia técnica (id 275312745). 

Em 2/3/2021, foi proferida decisão indeferindo o pedido de oportunidade para realização de prova pericial sob o fundamento de que "os fatos que se pretendem provar independem da produção de prova pericial, sendo certo que as provas juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia posta no feito". Na oportunidade, foi determinada a juntada do processo administrativo nº 904615855 (creme APIVEN) (id 275312747). 

A autora peticiona requerendo a reconsideração da decisão, sob o fundamento de que, "no caso dos autos, não se trata apenas de anterioridade, e sim inexistência de semelhança escrita e significado de produtos, bem como produtos e ramos totalmente diversos". Acrescenta que "são produtos e serviços de classe distintas, cujas especificações técnicas para comprovar o alegado na exordial, necessitam da perícia judicial e de um parecer de um técnico como r. Sentença carreada pela Autora às fls. 117 ID 33589939". 

O INPI colacionou aos autos informações administrativas, com a cópia do processo nº 904615855 (id 275312751). 

Em 8/4/2021, foi proferido despacho determinando a intimação da ré para que apresentasse, no prazo de 5 dias, os quesitos que pretendia ver respondidos, a fim de que se analisasse a necessidade e a pertinência da prova pericial requerida pela autora (id 275312755).

A requerente manifestou ciência do processo administrativo colacionado e insistiu na alegação de pertinência da prova pericial (id 275312759). 

Em 20/10/2021, foi proferido novo despacho determinando a intimação da parte autora para que apresentasse os quesitos que pretendia ver respondidos, a fim de que se analisasse a necessidade e a pertinência da prova pericial requerida (id 275312760). 

A demandante peticiona esclarecendo que já havia se manifestado sobre a pertinência da prova pericial, bem como havia indicado quesitos e assistente (id 275312763).

Em 29/7/2022, o juízo de origem chamou o feito à ordem (id 275312765) e reconsiderou os despachos de ids 275312755 e 275312760, pois foram proferidos por equívoco, haja vista que o pedido de produção de prova pericial já havia sido apreciado na decisão id 275312747 e, por fim, considerando o pedido de reconsideração formulado pela autora, manteve na íntegra a decisão que indeferiu a prova pericial.

Em ato contínuo, foi proferida sentença de improcedência.

No apelo interposto, insiste o recorrente na necessidade de produção de prova técnica.

Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Vislumbro que a controvérsia trazida a julgamento é aferível diante do quanto exposto nos processos administrativos colacionados em confronto com as normas técnicas contidas no Manual de Marcas do INPI.

Para se verificar a possibilidade de registro da marca "APIVEN" da parte autora, é necessária tão somente a apreciação de questões de direito relacionadas à colidência de sinais e afinidade mercadológica entre essa e a marca "HAPPYVEN", registrada pela empresa GLÓRIA MED S.P.A. em momento anterior ao segundo requerimento administrativo da demandante. 

Sendo dispensável a prova técnica, a instrução do feito se mostra suficiente à análise e julgamento do recurso interposto.

Anoto que os precedentes mencionados pelo recorrente, em que a prova pericial era indispensável, não se referiam a casos análogos ao vertente feito, cuja discussão se limita estritamente à análise da aplicação das normas do INPI para a possibilidade de registro de marca (elementos nominativos) de produto. 

Afasto a alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e passo ao enfrentamento do mérito. 

Mérito - da aplicação do princípio da anterioridade de registro a ensejar a colidência no caso concreto (art. 124, XIX, da LPI)

A parte autora, em 16/3/2012, requereu o registro da sua marca "APIVEN" junto ao INPI (elemento nominativo "CREME APIVEN") , na classe NCL(10)3 - Cosméticos e Perfumaria, cujo processo administrativo foi autuado sob  o nº 904615855 (id 275312754).

  O deferimento do pedido de registro se deu na esfera administrativa em 12/1/2015, nos seguintes termos: 

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados. Concluído o exame e verificada a registrabilidade da marca, defere-se o pedido de registro. A seguinte apostila foi inserida: Sem direito ao uso exclusivo da expressão "CREME". "CREME" é expressão comum no segmento de mercado assinalado.

Todavia, sem o pagamento tempestivo da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e à proteção do primeiro decênio de sua vigência, o INPI, aos 28/5/2015, procedeu ao arquivamento definitivo do pedido de registro (id 275312754, p. 11), in verbis:

Arquivado definitivamente o pedido de registro de marca em vista da ausência de pagamento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e à proteção do primeiro decênio de sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 162 da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996). Art. 162 - O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Parágrafo único - A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

Em vista disso, em 09/3/2016, a autora protocolou junto ao INPI novo pedido de registro da marca "APIVEN" (elemento nominativo "APIVEN"), na classe NCL(10)3, cujo processo administrativo foi autuado sob o nº 910736790 (id 275312740). 

Foi publicado o pedido de registro, sem notícias de oposição.

Em 10/1/2018, o INPI indeferiu o pleito, considerando a confusão entre as marcas e a anterioridade do registro de "HAPPYVEN", in verbis: 

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados. Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 830352007 (HAPPYVEN). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; O sinal em exame imita a marca de terceiro de nº 830352007 (HAPPYVEN), que assinala os mesmos produtos aqui reivindicados, havendo a possibilidade de associação indevida ou confusão pelo público relevante.

Em 23/3/2018, foi protocolizado recurso administrativo em que se alegou: a) que o registro apontado como impedimento não traduz a colidência apontada pelo INPI; b) que as marcas devem ser cotejadas em seu conjunto, abrangendo todos os elementos que as compõem, a fim de que se possa observar todas as características comuns e os aspectos diferenciadores entre uma e as outras; c) que, mesmo se feita a comparação das marcas em cotejo ("Happyven" e "Apiven") em sua forma nominativa, ainda assim não haveria a colidência que enseja a aplicabilidade do art. 124, XIX, da LPI; d) que a não colidência entre os sinais já foi matéria de análise e julgamento pela autarquia, uma vez que o registro da marca "APIVEN" ( registro nº 904615855) foi deferido 3 anos (3/2/2015) após o deferimento do pedido de concessão do registro da marca "HAPPYVEN", que se deu em 22/5/2012 (registro nº 830352007), a evidenciar excesso de rigor na interpretação de colidência entre as marcas; e) por fim, que o pedido de registro de sua marca encontra-se arquivado atualmente apenas por não ter pago, em tempo hábil, a concessão do registro (id 275312740, fls. 12 a 17).

Em parecer técnico, o INPI manteve o indeferimento (id 275312740, fls. 21):

PELA MANUTENÇÃO DO ATO INDEFERITÓRIO, uma vez que o sinal sob exame APIVEN infringe o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, na medida em que os sinais em cotejo APIVEN e 830352007 (HAPPYVEN) são semelhantes entre si e se destinam a assinalar produtos que guardam afinidade mercadológica, sendo, portanto, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida entre eles. 

Em 25/4/2019, a autarquia negou provimento ao recurso (id 275312740, fls. 22):

Em conformidade com o parecer de nº 132755, exarado pela equipe da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC, DECIDO O RECURSO nos termos e condições constantes no referido parecer, ressalvado, conforme o caso, a adoção do padrão de apostila instituído por meio da Resolução 166/2016.

A meu sentir, a marca "APIVEN" reproduz em parte o signo da marca "HAPPYVEN" e ambas as marcas atuam no mesmo segmento de mercado, haja vista que, conforme perfeitamente delineado na r. sentença, "o "HAPPYVEN" teve o registro deferido igualmente na classe 3 - CREMES COSMÉTICOS, LOÇÕES E ÓLEOS COSMÉTICOS PARA O TRATAMENTO E CUIDADOS DAS PERNAS, PREPARADO COMPLEMENTAR PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS VENOSAS (COSMÉTICOS)" (ID 275312768). 

Dada a alta similaridade entre os signos, a coexistência dos registros de "APIVEN" e "HAPPYVEN", no mesmo campo de atuação no mercado, poderia implicar em efetiva e inconteste confusão ou associação entre as marcas, aos consumidores, na hora da compra dos produtos.

Sendo assim, não obstante os argumentos apresentados pela apelante, mantenho a sentença recorrida. 

Em caso semelhante, já se manifestou no mesmo sentido o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO RELATOR. COLIDÊNCIA DE MARCA E NOME COMERCIAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. PÚBLICO-ALVO ESPECÍFICO. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS SÃO DISTINTOS POR FORMA, MARCA E EMBALAGEM. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente à resolução da controvérsia. 2. Consoante entendimento desta Corte, "o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência previsto no art. 476 do CPC/1973 constitui faculdade do relator, de acordo com sua própria conveniência e oportunidade" (AgInt no AREsp 470.837/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 29.9.2016). 3. A autora/recorrente alega que é titular da marca Kg Sorensen e teve seu direito violado pelo recorrido, com o uso da marca Poul Sorensen, causando confusão aos consumidores. 4. Alegação rejeitada pelas instâncias ordinárias, que concluíram, com base nos elementos probatórios dos autos, que a confusão se faz impossível, considerando que o laudo pericial verificou que os produtos são distintos por forma, marca e embalagem, bem assim que o público-alvo dos produtos é especial. 5. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Esta Corte já decidiu que, "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (REsp 949.514/RJ, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 22.10.2007, p. 271) 7. "O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência" (AgInt no REsp 1.265.680/RJ, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 18.5.2021). 8. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 274873, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 20/9/2022). 

A esse respeito, também se manifestou esta Corte Regional:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. MARCA "FLEXOR". EXCLUSIVIDADE DE USO DENTRO DA CLASSE 10. DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos consiste em apurar se é devida a anulação do registro de exclusividade do uso do termo "FLEXOR" à segunda ré nas classes 10 e 25 do INPI.
2. Compulsando-se os autos, verifica-se que tanto a parte autora quanto a segunda ré atuam no mesmo ramo de atividades, comercializando produtos médicos-hospitalares. Desta forma, a exclusividade do uso à segunda ré, dentro das classes em que houve o registro, é devida para assegurar a impossibilidade de confusão ou associação entre as empresas aos consumidores, que se tratam do mesmo público-alvo. Precedentes.
3. Cabe destacar que não há violação ao artigo 124, inciso VI, da Lei n. 9.279/1996, pois, conquanto a palavra "FLEXOR" tenha previsão no dicionário brasileiro da língua portuguesa, a marca não remete o consumidor à associação do produto comercializado pela segunda ré, não descrevendo-o diretamente.
4. Apelação não provida. (TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5005422-15.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1ª Turma, DJEN 2/7/2021, g.n.). 

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VEDAÇÃO AO REGISTRO. ARTIGO 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/1996. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR DA MARCA "ACE" EM MESMA CLASSE DE ATIVIDADES. REPRODUÇÃO EM PARTE DE MARCA ALHEIA REGISTRADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos consiste em apurar se é devido o registro n. 917448332 da marca "ACE Esportes e Entretenimento" em razão do registro anterior da marca "ACE", registro n.  819124346.
2. Compulsando-se os autos, observa-se que os registros das marcas em debate ocorreram na mesma classe 35 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice. Nesse sentido, pretende a parte autora o registro da marca para atuar em mesmo ramo de atividades da empresa ACE PROPAGANDA LTDA, qual seja, em suma, ramo de publicidade e marketing, o que resulta na possibilidade de oferecimento de serviços similares e com o condão de causar confusão ou associação entre as marcas aos consumidores na hora da contratação dos serviços.
3. Não obstante a parte autora alegue que se trata de oferecimento de serviços em áreas distintas, qual seja, a parte autora exclusivamente no ramo de esportes e a ACE PROPAGANDA LTDA. no ramo geral, não se observa tal fato na análise do contrato social de ambas as empresas, mormente porquanto a Cláusula Quarta do contrato social da parte autora deixa inconteste que não pretende a especialidade de atuação de propaganda e eventos somente no segmento de esportes.
4. Desta forma, diante dessa atuação no mesmo ramo de atividade e a potencial confusão aos consumidores, a marca da parte autora, conquanto tenha complemento com a expressão "esportes e entretenimento", não é registrável, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996, por se tratar de reprodução em parte de marca alheia registrada na mesma classe com exclusividade de uso. Precedentes.
5. Tendo em vista a reforma da r. sentença, é devida a inversão dos ônus sucumbenciais. Entretanto, observa-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual é inviável a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme definido na r. sentença. Destarte, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do CPC.
6. Apelação provida. (TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001982-74.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1ª Turma, DJEN 14/5/2021, g.n.). 

Por fim, não merece prosperar a alegação da recorrente quanto à ausência de anterioridade de registro, em razão de ter sido deferido, em 3/2/2015, o registro da marca "CREME APIVEN", quando já havia sido registrada a marca "HAPPYVEN", em 22/5/2012.

Após o deferimento do registro da marca "CREME APIVEN", em 3/2/2015, a autora deixou de cumprir obrigação legal estabelecida no art. 162 da LPI, não efetuando o recolhimento da taxa de expedição do certificado, o que levou o feito ao arquivamento e a impediu de adquirir o seu direito. Nesse sentido, assim bem dispôs a r. sentença:

"O fato de ter sido concedido registro com a palavra 'CREME APIVEN' em data pretérita, na oportunidade em que  proferida decisão em primeira instância administrativa quanto ao pedido de registro de marca n° 904615855, não implica necessariamente no reconhecimento de qualquer direito adquirido nesse sentido, isso porque ao não recolher a  taxa correspondente à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio no prazo ordinário e extraordinário, levando ao arquivamente do pedido da marca, impediu até mesmo um reexame ex officio pela própria autoridade administrativa, que poderia eventualmente reavaliar as possibilidades de colidência gráfica e fonética do pedido de registro da marca “CREME APIVEN” (ID 275312768). 

Ademais, o fato de a Administração, no primeiro requerimento, não ter identificado  colidência da marca "APIVEN" em relação à "HAPPYVEN" já registrada, não a impede que, em uma nova análise realizada no segundo requerimento, constate a ocorrência da hipótese contida no art. 124, XIX, da LPI e conclua de forma diversa. 

Dispõe a redação do art. 53 da Lei 9.784/99 e da Súmula 473 do C. STF, in verbis:

 Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Se é facultado à Administração anular seus próprios atos, quando ilegais, com maior razão, é-lhe possível, ou até mesmo devido, atuar preventivamente, evitando-lhes a edição.

Desse modo, mantenho a sentença recorrida. 

Da verba honorária

Em razão da sucumbência recursal, instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, desprovido o apelo, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%.  

Conclusão

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar arguida e nego provimento ao apelo da parte autora, observada a majoração da verba honorária acima delineada. 

É como voto.