V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Esse o inteiro teor da fundamentação da decisão antecipatória que deferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por DC Marchi Guedes – ME nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais nº 5000694-40.2021.4.03.6138:

“(...) Acerca da atribuição de efeito suspensivo à apelação, estabelece o artigo 1.012 do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...)

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Tal entendimento coaduna-se com o que preceitua o art. 995 do CPC, que prevê a hipótese de suspensão da eficácia da decisão nas situações em que a imediata produção dos efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Confira-se:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

A atribuição do efeito suspensivo à apelação e a interrupção da eficácia da sentença, portanto, são medidas excepcionais que exigem a presença dos requisitos autorizadores anteriormente explicitados. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE DO ART. 558 DO CPC. AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a apelação interposta contra sentença que defere a antecipação de tutela deve ser recebida apenas no efeito devolutivo." (REsp 1001046/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 06/10/2008). 2. Excepcionalmente, "é possível a concessão de efeito suspensivo à apelação contra sentença que confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, desde que a decisão recorrida seja capaz de gerar lesão grave de difícil reparação, ex vi do artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (REsp nº 791.515/GO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/8/2007; REsp nº 928.080/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 22/8/2008).3. A instância de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, houve por bem aferir a desnecessidade de concessão de efeito suspensivo no caso concreto, uma vez ausente qualquer prejuízo. Para revisão de tais circunstâncias seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, vedado a teor da Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no Ag n. 1.339.205/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010.)

No caso dos autos, cuida-se de ação ajuizada por F. Maciel da Silva Tosa-ME em face de DC Marchi Guedes, com o objetivo de impedir que a ré continue utilizando a marca FÃ DO BICHO, bem como que seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais. Aduz, a parte autora, que, desde 2005, atua no ramo de pet shop e veterinária, contando com duas unidades São José do Rio Preto/SP, além de ser detentora da marca “Fã do Bicho Pet Shop Veterinária”, registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI na classe 10(35), com vigência até 29/05/2028. Informa ter constatado a existência, desde 2009, de empresa que atua no mesmo ramo, no município de Barretos/SP, com o nome social “Clínica Veterinária Fã do Bicho Barretos”, de propriedade de uma ex cliente, que se vale de idênticos layout, apelo comercial e filosófico da empresa autora.

Por sua vez, a ora requerente, DC Marchi Guedes, sustenta também ter realizado pedido de registro de marca junto ao INPI (nº 918717930), entendendo que a semelhança na grafia e na pronúncia das marcas não permite confusão entre os consumidores. Acrescenta que as empresas atuam em segmentos distintos, e em municípios diversos.

Com a tramitação regular do feito sobreveio sentença julgando procedente o pedido, para anular o registro da marca “FÃ DO BICHO” de titularidade da ré DC Marchi Guedes (registro nº 918717930) no INPI. A parte ré foi condenada ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Na mesma ocasião foi deferida tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca ou variações que contenham a expressão “FÃ DO BICHO” para identificar seus produtos e serviços, incluindo a utilização em fachadas, placas, outdoors, materiais de propaganda e divulgação, em meio físico ou virtual, em redes sociais, sítios eletrônicos e/ou páginas da internet, providências que deverão ser adotadas no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

É contra essa tutela de urgência que se insurge a ré, ao fundamento de que não estariam demonstradas, pelo magistrado, as razões que autorizariam sua concessão, destacando a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a empresa autora.

De início, afasto a alegação de que a tutela de urgência foi concedida sem que houvesse fundamentação para demonstrar o “perigo de dano” ou o “risco ao resultado útil do processo”. Tratando-se de tutela de urgência deferida de forma simultânea à prolação da sentença, a presença dos requisitos para a concessão da medida pode ser verificada a partir dos fundamentos lançados da própria sentença. Nesse sentido, o magistrado deixa claro que, a seu ver, o deferimento da tutela se justifica em razão da probabilidade do direito alegado pela autora da ação, bem como pelo risco de dano, especialmente aos consumidores, que a coexistência das marcas acarretaria, pontos a respeito dos quais analiso mais detidamente a seguir, ainda que sem a pretensão de esgotar a matéria, providência que terá lugar no âmbito da reapreciação da matéria em sede de apelação.

Regulando direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a Lei 9.279/1996 prevê a possibilidade de registro de sinais, como marca, nos seguintes termos:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

A proteção legal conferida à marca por meio do registro e da garantia de exclusividade, se justifica em razão da relevância econômica desse bem imaterial possui, proveniente de sua identificação com o consumidor ao longo do tempo. Essa proteção, em regra, vale para determinado ramo de atividade (princípio da especialidade), sendo possível a coexistência de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintas, exceto quando se tratar de marca de “alto renome”, merecedora de proteção em todos os ramos de atividades quando registrada no Brasil (art. 125, da Lei nº. 9.279/1996).

Por sua vez, o art. 124, da mesma lei, estabelece um extenso rol de elementos ou signos que não são passíveis de serem registrados como marca, com destaque para o inciso XIX, que trata de vedação destinada à proteção de marca de terceiro previamente registrada (princípio da anterioridade), hipótese alinhada ao caso em tela:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)

A propósito, o e. STJ já se pronunciou sobre os requisitos estabelecidos no aludido dispositivo tidos como impeditivos ao registro da marca:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. (REsp nº 949.514/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, STJ, v.u.. julgamento: 04/10/2007; DJ 22/10/2007)

Conforme previsto no art. 129 da Lei 9.279/1996, a propriedade da marca deriva de registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148). Terá direito de precedência ao registro toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País (há pelo menos 6 meses) marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Nos moldes do art. 133 da Lei 9.729/1996, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, para o que o pedido deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, ou nos 6 meses subsequentes ao término (aí, mediante o pagamento de retribuição adicional).

E para bloquear ilegítima usurpação de marca, o art. 168 e seguintes da Lei 9.279/1996 descrevem procedimentos administrativos de nulidade, além da via judicial escorada pelo art. 5º. XXXV da Constituição e pela legislação processual civil.

A semelhança das marcas, ainda que o registro ocorra em classes diversas, a correlação entre os produtos e serviços previstos nessas classes, bem como a atuação das empresas em áreas afins, imporiam a proteção da empresa detentora do primeiro registro. A propósito, trago à colação o seguinte julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ANTERIORIDADE - COLIDÊNCIA - MESMO SEGMENTO DE MERCADO - NULIDADE DE REGISTRO. - Insurge-se a empresa ré contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária, visando a nulidade do registro 828.344.108, relativo à marca mista PRESS CAFÉ, depositado em 11/05/2006, para especificar "comercialização de café", bem como a sustação de todos os atos de contrafação à marca registrada PRESS, da empresa autora, praticados pela empresa ré, além da abstenção do seu uso, sob alegação de reprodução da marca mista PRESS, da autora, depositada em 18/03/2002, e deferida pelo INPI, em 18/09/2007, na forma mista, sob os números 824437691 e 824437705, para assinalar "café e serviços de restaurante e cafeteria." - A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, na medida que permite que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, quanto o consumidor comum, eis induz este ao erro, por acreditar estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade. - Constatado nos autos que a marca PRESS CAFÉ foi depositada posteriormente à marca da Apelada PRESS, no mesmo segmento de comercialização de café, razão por que não há que se falar em aplicação do princípio da especialidade, não obstante os registros pertencerem a classes distintas. - No presente caso, restou demonstrada a possibilidade de confusão e/ou associação indevida entre as marcas PRESS e PRESS CAFÉ, decorrente da manifesta afinidade mercadológica entre os produtos/serviços, bem como a ausência de distintividade entre os signos capaz de afastá-la. Inteligência do artigo 124, XIX, da LPI. - Condenação da empresa ré, por má-fé processual, tendo em vista tendo em vista o seu comportamento de resistência, nos autos, dificultando a compreensão dos fatos, com base no artigo 80, III e V, do CPC. - Em face da atitude da Recorrente e das características entrelaçadas das empresas nomeadas, o dispositivo do decisum apenas vem a explicitar as óbvias consequências legais do reconhecimento do direito da marca em favor da autora, o que impede não somente os nominados, como qualquer outro que não seja capaz de afastar a regularidade do registro apontado como anterioridade impeditiva, sem qualquer infringência ao sistema processual vigente. - Apelação desprovida. Sentença confirmada. (AC - 0810190-39.2008.4.02.5101, PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2 - 1ª Turma Especializada, Publicado em 10/10/2017)

Nesse contexto, verifica-se que a autora F. Maciel da Silva Tosa - ME procedeu ao depósito da marca “Fã do Bicho Pet Shop Veterinária” em 05/08/2016, obtendo o registro em 29/05/2018 (id 52689735, pág. 30, dos altos principais), enquanto a empresa DC Marchi Guedes formalizou seu pedido em 21/11/2019, obtendo o registro em 26/05/2020 (id 52689735, págs. 139 e 153 dos autos principais). Cumpre assinalar que este último pedido foi formalizado somente depois da citação da empresa no feito originário.

De acordo com o INPI, o registro de ambas as marcas naquela autarquia se justifica pelo fato de as buscas por anterioridades se limitarem exclusivamente às classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas de classificação distintos, conforme estabelece a Resolução INPI/PR nº 88/2013.

No caso concreto, o registro da marca “Fã do Bicho Pet Shop Veterinária” foi concedido na classe NCL(10)35 (comércio através de qualquer meio de alimentos para animais, animais vivos e artigos para animais, preparações veterinárias e serviços de agências de importação-exportação), enquanto o registro da marca “Clínica Veterinária Fã do Bicho Barretos” foi concedido na classe NCL 11(44), que especifica serviços de clínica veterinária.

Há reprodução, em parte, com acréscimo de marca alheia já registrada, sendo também certa a semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados. Não é o vocábulo "Veterinária" que causa o problema posto nos autos, justamente porque não se trata de marca registrável (art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996), mas sim "Fã do Bicho". A atuação das duas empresas ocorre exatamente no mesmo espectro mercadológico, já que ambas possuem como atividades o comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, o comércio varejista de medicamentos veterinários, e a higiene e embelezamento de animais domésticos, conforme se depreende da inscrição cadastral de ambas (id 52689735, fls. 25 e 31 dos autos principais).

O INPI afirma que a presença da expressão “FÃ DO BICHO”, em ambas as marcas, passa a ser o aspecto preponderante para a colidência alegada, atribuindo similaridade fonética e gráfica capaz de induzir o consumidor a uma identidade indevida entre os produtos e serviços oferecidos pelas empresas. Vale lembrar que o princípio da especialidade permite que marcas idênticas coexistam, desde que associadas a produtos e serviços de naturezas distintas, não sendo esse o caso dos autos.

Contudo, neste momento processual, merece reflexão a possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. Reconheço que são empreendimentos que estão localizados em municípios distintos (com aproximadamente 95km de distância), embora a distância não seja propriamente o critério indicado pelo legislador em de tratando de marca.

No que diz respeito às marcas utilizadas por cada uma das empresas envolvidas, a diferença na identidade visual, sobretudo em relação às cores e disposição dos signos utilizados, sugere que não os mesmos empreendimentos, mas é necessário avaliar (com mais cuidado, ao tempo do julgamento da apelação) se esse aspecto é ou não suficiente para que o destinatário faça a dissociação necessária entre ambas.

Há também que se ponderar, para efeito de concessão de tutela antecipada na sentença, o risco de dano grave ou de difícil reparação alegado. No caso concreto, parece ser reverso ao que foi considerado na sentença, porque a interrupção imediata da utilização da marca, tal como determinado na tutela de urgência concedida em sentença, terá repercussão na esfera econômica da empresa requerente, que precisará promover a alteração da identificação de seus produtos e serviços.

Tratando-se de estabelecimentos em municípios distantes, não é presumível que os consumidores se desloquem dezenas de Kms tão somente por indicação de pesquisas na internet, erro no encaminhamento de exames por laboratório que atendem os dois estabelecimentos, recebimento pela requerida de reclamações sobre serviços prestados pela empresa requerente, cobranças de valores devidos pela requerente, entre outros enumerados ao longo do feito principal. Não há elementos para supor desvio desleal de clientela.

De todo modo, essa análise é feita exclusivamente em sede de suspensão de apelação, o que não significa vinculação a uma das teses esposadas pelas partes. Ao tempo do juízo de apelação, todos os contornos do caso concreto serão analisados com maior profundidade pelo colegiado.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão da tutela conferida pelo juízo de origem. (...)”.

Aos argumentos acima é importante acrescentar que o exame dos autos evidencia, se não a certeza, ao menos a plausibilidade do direito alegado pela ora requerente, corroborada pela complexidade da matéria sob litígio. Outrossim, a natural demora na apreciação do recurso de apelação gera o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, aos interesses da apelante, podendo até mesmo resultar na inutilidade de eventual decreto de provimento do apelo. De todo prudente, portanto, a atribuição do efeito suspensivo à apelação, forte na previsão contida no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (SUSPAPEL), confirmando a decisão antecipatória anteriormente proferida.

É como voto.