V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932,incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

O caso dos autos não é de retratação.

De início, cumpre asseverar que o artigo 175 da Lei nº 9.279/1996 determina que nas ações de nulidade de registro o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial intervirá no feito, não explicitando, porém, qual posição a autarquia ocuparia na demanda.

Em razão desta obrigatoriedade, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a análise da eventual legitimidade passiva do INPI deve considerar a conduta processual adotada pela autarquia.

Assim, quando há vício inerente ao próprio registro, nada impede a propositura da demanda em face da autarquia, uma vez configurado o litisconsórcio passivo necessário com o titular do registro. Por outro lado, se a causa de pedir da anulatória não apresentar questionamento sobre vício inerente ao registro ou ao processo administrativo propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção “sui generis”, em atuação muito similar ao “amicus curiae”, com presunção absoluta de interesse na causa.

Registre-se que a intervenção “sui generis”, regulada na Lei da Propriedade Industrial, não se confunde com aquelas outras previstas no Código de Processo Civil, não excluindo a possível incidência destas no caso concreto.

Na hipótese, a razão do INPI figurar no polo passivo decorre do fato de ter concedido os registros de desenho industrial impugnados e, portanto, de se sujeitar, eventualmente, ao cumprimento de obrigação de fazer, situação que o coloca na legítima posição de corréu.

À vista disso, considerando que a concessão dos registros ensejou o ajuizamento da presente ação anulatória, o INPI, juntamente com os demais réus, caso sejam vencidos na demanda, deverão arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INPI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante não rebate a preliminar de ausência de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra o resultado que lhe foi adverso. Incide a Súmula n. 182/STJ. 2. Esta Corte Superior entende o Instituto Nacional de Propriedade Industrial como parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca, sua concessão e declaração administrativa de nulidade, como no caso dos autos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a condenação do INPI nos honorários sucumbenciais no caso de procedência do pedido da autora, conforme o art. 26 do CPC (art. 90 do CPC/2015), se o recorrente deu causa à propositura da demanda. 4. Não há como rever a conclusão do acórdão sobre a condenação da autarquia na verba sucumbencial, tampouco acolher a pretensão recursal de afastamento dos honorários advocatícios sob o argumento de que não teria dado causa à lide, pois isso demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o referido óbice pode ser afastado, o que não ocorre na presente circunstância, pois a verba de sucumbência foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos réus, decisão mantida pelo TRF da 4ª Região. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.473.097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. MARCA DE USO GENÉRICO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo" (AgInt no AgInt no REsp 1.493.591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe de 20/08/2019). 2. No caso, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade do registro de marca concedida pelo INPI, as instâncias ordinárias reconheceram a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da lide, acentuando que o INPI deferiu o registro da marca e não adotou nenhuma providência no âmbito administrativo para corrigir eventual nulidade ou ilegalidade. 3. O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1564626/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020) (grifei)

“DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. 1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. 2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes. 3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade. 5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda. 6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC. 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais”. (REsp 1258662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 02/02/2016, DJe 05/02/2016) (grifei)

Superada a questão da legitimidade passiva do INPI, passo ao exame do mérito.

Verifica-se que o registro do DI 6400875-4 (Configuração Aplicada em Sensor Ótico de Fumaça) foi concedido aos réus em 08.06.2004, com vigência até 22.03.2029, já o registro do DI 6503789-8 (Configuração Aplicada em Câmara Óptica Detectora de Fumaça) foi concedido em 27.12.2005, com vigência até 17.10.2030.

Depreende-se, ainda, a existência de ação de violação de desenho industrial, autuada sob nº 0024955-96.2011.8.26.0071, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, proposta por Betta Sistemas Eletrônicos Ltda, Almo Braccesi e Valmir Banheti dos Santos em face da Firetron Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, a qual se encontra sobrestada aguardando o trânsito em julgado na presente demanda.

O desenho industrial, segundo a Lei da Propriedade Industrial, é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original. 

Para que seja considerado novo, é necessário que o desenho industrial não esteja compreendido no estado da técnica, que é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público em qualquer meio antes da data de depósito no Brasil ou exterior. Já o desenho é considerado original quando resulta em uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos (ou padrões) conhecidos.

Nesse contexto, o desenho industrial precisa ser visualmente perceptível para que seja possível a sua proteção, isto é, ser de natureza essencialmente estética, pois as funções técnicas não são protegidas. O registro, portanto, protege a aparência que diferencia o produto dos demais.

Segundo a Lei n° 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

“Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. (grifei)

No caso em apreço, a perícia técnica informou que “a forma plástica ornamental do objeto do DI6400875 é desprovida de originalidade e de difícil distinção pelo consumidor em relação a outras existentes no mercado por meio da simples observação” (ID 265700326 - Pág. 37), e que “os designs possuem baixo grau de distinção, constituindo-se praticamente do mesmo formato, dotados de pequenas diferenças as quais não conferem ao objeto do DI6400875-4, um aspecto original característico com personalidade e configuração visual distintiva” (ID 265700326 - Pág. 53).

O expert ressaltou que “o que ficou constatado pela confrontação estética e ornamental do objeto do certificado DI64008754 com o produto similar, BOSCH D323A e com a anterioridade mais próxima, patente US4,897,634, é que há baixo grau de distinção existente entre eles. Possuem praticamente o mesmo formato, ou seja, duas projeções cilíndricas concêntricas sendo a parede interna dotada de aberturas retangulares. Os três desenhos possuem superfície superior plana paralela ao plano da base inferior circular. Sendo assim, as pequenas diferenças no formato e dimensões não fornece ao objeto do DI6400875-4 um aspecto original característico que lhe confira personalidade e o diferencia das anterioridades mais próximas”. (ID 265700326 - Pág. 102).

O laudo pericial esclareceu, ainda, que o “Registro de Desenho Industrial, 016503789-8, deve ser anulado pois que seu objeto, Câmera Óptica Detectora de Fumaça, instalada internamente no Sensor Óptico, possui forma comum determinada essencialmente por considerações técnicas e funcionais, dotada de configuração ornamental desprovida de aspecto original característico, consoante ao estabelecido pelo item lI , Art. 100 da Lei N°9.279/1996, e, portanto, não registrável como desenho industrial” (ID 265700326 - Pág. 27).

Além disso, concluiu que “para fins de proteção de desenho industrial a configuração ornamental e originalidade não tem relação com a funcionalidade do produto” (ID 265700326 - Pág. 103), destacando que “as diferenças de dimensões sem atribuir determinado grau de configuração visual distintiva, não tornam um objeto de desenho industrial novo e original” (ID 265700326 - Pág. 45).

O princípio constitucional do devido processo legal impõe que se conceda aos litigantes o direito à produção de provas, devendo facultar-se amplos meios para que se possa comprovar os fatos que amparam o direito disputado em juízo, ressaltando que a perícia judicial constitui meio de prova imparcial e equidistante dos interesses das partes.

À vista disso, a dispensa de prova técnica, consubstanciada no próprio indeferimento de sua produção ou na desconsideração das conclusões alcançadas pelos peritos responsáveis por sua confecção, é permitida tão somente na hipótese da Lei (art. 464, § 1º, CPC), não sendo possível ao magistrado consultar única e exclusivamente o seu íntimo, para decidir se o desenho industrial é novo e/ou original.

Considerando, então, que não há qualquer irregularidade na confecção do laudo pericial, que o perito respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes - até mesmo os complementares -, e que as alegações da parte ré são desprovidas de elementos concretos que possam invalidar o resultado do exame técnico, não há razão para que as conclusões do expert sejam desconsideradas.

Em regra, a prova que será utilizada pelas partes e pelo juízo é produzida no próprio processo; no entanto, o art. 372 do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado validar a prova emprestada, dispondo que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".

Cabe destacar que a perícia técnica produzida na ação estadual está em consonância com a conclusão da prova pericial produzida nestes autos, não advindo qualquer prejuízo do seu aproveitamento. E mais, tendo sido assegurado às partes o contraditório sobre a prova, ou seja, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.

Ressalto, ademais, que a discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, especialmente diante da prática de atos que impliquem restrições a direitos dos administrados, competindo ao Judiciário atuar no campo da legalidade do ato administrativo, como ocorreu na hipótese dos autos.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa jurisprudência no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3ª Região, 3ª Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3ª Região, 3ª Seção, AgRgAR 6420, A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis nº 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1ª T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada nodecisumrecorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVO INTERNOS.

Saliento, por fim, que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É O VOTO.