V O T O

Dos fatos

Busca a apelante a reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro da marca da ré ("FILOCA ALIMENTOS DADINHO DE TAPIOCA"), registrada sob o nº 919479200. 

Em linhas gerais, alega que é proprietária do termo "DADINHO" e que o registro da marca impugnada nunca poderia ter sido concedido pelo INPI, em razão da anterioridade registral; da distintividade e notoriedade de sua marca; da possibilidade de confusão e/ou associação indevida no público consumidor. Sustenta, ainda, que a marca “DADINHO”, de sua titularidade, deve ser considerada notoriamente conhecida, nos moldes do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial.

Das Preliminares - da nulidade da sentença por vício de motivação e da não apreciação do pedido de declaração como marca notoriamente conhecida

Alega a apelante que a r. sentença é nula, por carecer de motivação e não ter apreciado todos os pedidos trazidos na inicial. 

Com parcial razão a apelante neste ponto.

Considerando o efeito devolutivo da apelação, a implicar novum iudicium e substituição da decisão de primeiro grau pela de segundo, eventual vício de motivação - a rigor, a sentença, segundo penso está bem motivada - fica suprido pelo exame do recurso. 

Extrai-se da exordial que há pedido de declaração da marca como notoriamente conhecida, ex vi do art. 126 da LPI (id 287685388, fls. 32):

"c) Declarar a marca “DADINHO” de titularidade da parte Autora como marca notoriamente conhecida nos moldes do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial". 

Realmente, a sentença não enfrentou referido pleito. Instado a se manifestar por meio de embargos de declaração, o juízo a quo entendeu pela ausência de omissão no decisum (id 287685742):

"Consta claramente na fundamentação da sentença embargada os motivos pelos quais este Juízo decidiu pela improcedência do pedido, inclusive quanto ao pleito subsidiário, de modo que nova discussão sobre o tema se mostra inoportuna tanto para o momento processual como para o presente recurso. (...) Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, porque tempestivos, e os REJEITO, no mérito, restando mantida a sentença prolatada".

No entanto, é desnecessária a declaração de nulidade da sentença, pois o artigo 1.013, caput, § 1º e § 3º, III, do CPC estabelece que o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (caput), sendo objeto de apreciação e julgamento, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas (§ 1º), salientando-se que se deve decidir desde logo o mérito, casos em que for constatada omissão no exame de um dos pedidos (§ 3º, III). 

Nesse sentido, Dinamarco e Araken: 

Nos casos em que o juiz haja deixado de examinar a demanda em relação a uma das partes instaladas na relação processual, ou desconsiderado por omissão um dos fundamentos da demanda, ou omitido o exame de alguma das parcelas do pedido, nisso reside uma transgressão ao direito de ação, constitucionalmente assegurado. Mas o § 1ª do art. 1.013 do Código de Processo Civil preserva a validade da sentença no caso de omissão somente quanto a um ou alguns dos fundamentos, ao estabelecer que, em apelação, todas as questões de fato ou de direito suscitadas em primeiro grau reputam-se devolvidas à instância superior. A consequência prática é que, em vez de anular a sentença, nesses casos o tribunal apreciará a questão não examinada pelo juiz e dará à causa, pelo mérito, a solução que merecer (salvo quando o exame desse fundamento depender de prova não realizada em primeiro grau apesar de regularmente requerida - caso de anulação da sentença). O vigente Código de Processo Civil pôs uma pá de cal sobre essa questão ao estabelecer que, em apelação, "se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo" (art. 1.013, § 3°, inc. III) (DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil v. III. 9. ed., rev. e atual. SP: Editora JusPodivm, 2024, p. 358).

Finalmente, reputa-se citra petita (ou infra petita, pois os vocábulos citra e infra significam aquém) a sentença em que o juiz desconsiderar um dos pedidos a que estava constrangido a julgar. Por exemplo: o autor A pleiteou a reintegração na posse do imóvel e perdas e danos perante o réu B; a sentença acolhe o pedido de reintegração, mas não julga, quer acolhendo, quer rejeitando, o pedido sucessivo de perdas e danos. O vício citra petita ocorre, frequentemente, nos processos de objeto complexo (v.g., a omissão do julgamento de um dos pedidos cumulados, da reconvenção ou da denunciação da lide).
Esses vícios todos representam errores in procedendo. Formam, em virtude dessa qualidade, o mérito da apelação que impugna o ato viciado. Também podem ser conhecidos ex officio.
A sentença citra petita pode ser corrigida por intermédio de embargos de declaração, suprindo a omissão. Não suprida a falha, oportunamente, no julgamento da apelação – recurso de modo algum condicionado à prévia interposição dos embargos de declaração, conforme proclamou, com razão, a jurisprudência prevalecente do STJ  –, ao órgão ad quem não é vedado emendar a sentença e acrescentar-lhe, originariamente, o capítulo faltante, porque o art. 1.013, § 3.º, III, inovadoramente, permite julgar o pedido omitido. Era caso de anular o ato e restituir o processo ao órgão a quo para que outro seja proferido no direito anterior. No entanto, a jurisprudência do STJ já assentara que o tribunal poderá suprir a falta da disposição e julgar todos os pedidos diretamente. Assim, o art. 1.013, § 3.º, III, recepcionou o entendimento dominante (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Parte II - Recursos em Espécie - Apelação. Ed. 2021, Revista dos Tribunais, p. RB-7.41).

Tendo a sentença deixado de analisar o pedido de declaração de marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 126 da LPI e, estando o feito em condições de imediato julgamento, passo à análise do pleito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, III, do CPC. 

Do mérito

Do pedido de declaração de marca notoriamente conhecida

Segundo jurisprudência do C. STJ, cabe ao INPI o reconhecimento da notoriedade da marca. Cuida-se de caso de reserva de atuação à autoridade administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Desta forma, quanto a esse pedido, entendo a parte autora carente de ação. Confira-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.
1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.
2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida;
(iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.
3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.
4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.
5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.
6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.
7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.
8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).
9. O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.
10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA  "[...] 'Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, caracterizando malferimento ao princípio da separação dos poderes  e, consequentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia federal qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito' [...]".

(STJ, REsp 1994997 / PE, RECURSO ESPECIAL 2022/0094049-1, v.u., RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 28/02/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 02/03/2023). 

A razão para tanto é a expertise da autarquia especializada no reconhecimento dos elementos caracterizadores na notoriedade. Ilustra o ponto trecho bastante esclarecedor das Diretrizes de Análise de Marcas, atualizadas pelo INPI em 11/12/2012:

Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, no segmento de mercado idêntico ou similar.

A solução ainda se apoia no princípio da razoável duração do processo, uma vez que o reconhecimento da notoriedade da marca, a demandar profunda pesquisa no segmento de mercado relativo ao bem certamente demandaria tempo significativo para resolução do feito. A repartição funcional de competência entre o Poder Judiciário e a autoridade administrativa, sumarizando a cognição processual, abrevia o curso do processo, favorecendo o mais rápido julgamento do caso. 

Do pedido de nulidade do registro da marca da apelada ACATAUASSU

A apelante conta que a marca "DADINHO" foi fruto da criação de espírito há pelo menos 70 anos para homenagear o IV Centenário da cidade de São Paulo. Declara que, após obter certo reconhecimento do público, obteve o apelido de "DADINHO", incorporado pelos fabricantes como nome real do produto e apresentação como marca. 

Ressalta que vem fazendo diversos investimentos em tecnologia, pesquisa e novos ingredientes, a fim de permitir que seu produto ocupe lugar de destaque na produção de alimentos.

Relata que, após se tornar detentora da marca, criou o domínio de internet (www.dadinhooriginal.com.br), por meio do qual expõe seus produtos ao conhecimento do público, realizando, ainda, a publicidade destes e o relacionamento com seus clientes.

Expõe que a marca "DADINHO" exerce função importante agregando sentimento de afeto em seus clientes, além da lembrança da infância, bons momentos com pessoas especiais. Outrossim, releva que o doce é motivo de verdadeira nostalgia de muitas gerações, sendo sucesso desde os anos 50 com prestígio do público-alvo e notoriedade do consumidor brasileiro. 

Aduz que, em razão de tamanha notoriedade, a marca se expandiu para diversas linhas de produto existentes no mercado, sempre explorando o termo como forma de prestígio e reconhecimento conquistados por todos esses anos de existência. 

Ressalta que, na comparação entre marcas, deve-se levar em consideração que atualmente a marca "DADINHO" visa à proteção de vários produtos do ramo alimentício, não somente o doce tradicional que perdura por todos esses anos. 

Em razão disso, afirma ser titular de diversos registros perante o INPI, de maneira que o termo "DADINHO" se tornou de exclusividade sua, sendo-lhe conferida a propriedade e proteção em todo o território nacional, bem como o direito de zelar pela sua integridade material e moral.

Pois bem.

Afasto a alegação da apelante no sentido de que a concessão da marca registrada sob o nº 919.479.200, “FILOCA ALIMENTOS DADINHO DE TAPIOCA”, viola a exclusividade e causa concorrência desleal em relação às marcas da UNION FOODS, sob o fundamento de que o consumidor está exposto a um ambiente de insegurança e confusão pela existência de marcas com mesma grafia, fonética e afinidade mercadológica.

Quanto aos sinais não registráveis como marca, dispõem os incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei 9276/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

(...)

 XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 

(...)

 XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. 

Como bem fundamentado pela sentenciante, Exma. Juíza Federal Diana Brunstein, a "marca da corré é mista, com a junção do elemento figurativo e nominativo, sendo necessária a análise de ambos os elementos para verificar eventual colidência, devendo-se levar em conta também o elemento gráfico e fonético". 

Acrescenta o INPI, em contestação, que, "em que pese o compartilhamento do elemento nominativo DADINHO com a marca da autora, no que toca ao aspecto ideológico, os sinais guardam entre si diferenças consideráveis. O produto da autora, que é seu carro-chefe, foi popularizado como “dadinho” em razão do formato que recebera o conhecido doce de amendoim, redundando na marca de mesmo nome. O sinal marcário da ré, por sua vez, remete ao popular “dadinho de tapioca”, de modo que a terminologia em disputa, somente tem o seu sentido compreendido por completo na marca impugnada, quando associado aos demais elementos nominativos “dadinho de tapioca”, restando afastada a alegada colidência marcaria".

Saliento, nesse mesmo sentido, que o termo "DE TAPIOCA", agregado ao nome "DADINHO", empregado pela corré ACATAUASSU GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, faz da expressão "FILOCA ALIMENTOS DADINHO DE TAPIOCA" unidade significativa própria, apta a se diferenciar inequivocamente da marca "DADINHO".

Não bastasse isso, à junção do elemento nominativo da marca, soma-se ao do figurativo, escrito sobre um fundo de cor bege/marrom e ainda acompanhado por rosto de mulher.  

Portanto, não vejo tentativa, pela corré ACATAUASSU, de desconfigurar ou diluir a marca "DADINHO". Comparando as logomarcas, não vislumbro, sob nenhum ângulo, semelhança ou lembrança, ao não ser o uso comum do termo "DADINHO", que nada mais é do que o diminutivo da palavra "dado". Por isso, me parece correta conclusão que chegou a sentença ao afirmar que "o elemento nominativo “dadinho” é meramente evocativo, ou seja, traz em seu nome característica do produto ou serviço que representa, não podendo dessa forma, exigir-se a exclusividade de seu uso".

Colaciono abaixo as logomarcas da empresa ré e da apelante, que evidenciam as diferenças entre ambas e a incapacidade de causar confusão entre os consumidores:

Reforça-se, assim, a possibilidade de convivência das marcas. 

Desse modo, embora o termo "DADINHO" faça alusão a característica do produto pioneiro produzido pela UNION FOODS, este, em verdade, é um termo genérico, relativo ao formato geométrico (dado) no diminutivo, podendo coexistir com marcas que contenham "dadinho de tapioca"; "dadinho de chocolate"; "dadinho de queijo", etc. 

Não há sentido na alegação do apelante de que a sentença mal apreciou o caso ao lhe atribuir o ônus de demonstrar que o termo "DADINHO DE TAPIOCA" teria se tornado comum. Em realidade, ao agregar "FILOCA ALIMENTOS" a "DADINHO DE TAPIOCA" e empregar elemento figurativo, a apelada distinguiu suficientemente sua marca da apelante. 

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admite a sua utilização por terceiros de boa-fé.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).
2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.
4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".
5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso".
(REsp n. 1.929.811/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023, g.n.).

No recurso, a parte demandante menciona contradição do INPI em razão do indeferimento do pedido de registro da marca "DADINHOS DE TAPIOCA" apresentado pelo chef Rodrigo Oliveira, e a alegação apresentada pela autarquia em sua contestação ao declarar que a marca da apelada remete ao popular dadinho de tapioca. Não há como considerar contraditória a postura adotada pelo Instituto, pois o pedido de registro feito em 2018 era para a marca nominativa "DADINHOS DE TAPIOCA" e não mista “FILOCA ALIMENTOS DADINHO DE TAPIOCA”. 

Igualmente, não vejo contradição na postura do INPI de negar registro a marcas que também continham o termo "DADINHO", por confusão com a marca "DADINHO" da apelante (DADINHO´S; DADINHO BITZ; DADINHO ROLL; DADINHO LIKE). Isso, segundo a apelante, revelaria a ilegalidade do registro da marca da apelada, que da mesma forma traz o termo "DADINHO". Como exposto anteriormente à exaustão, o fato de "FILOCA ALIMENTOS" ter sido agregado a "DADINHOS DE TAPIOCA", diferencia suficientemente a marca da apelada da da apelante. 

Com relação ao fenômeno mercadológico da distintividade adquirida, no caso, a expressão “DADINHO” não indica a aquisição de uma 'eficácia distintiva', tal como o termo iPhone em relação à marca Apple, na perspectiva do 'secondary meaning'. 

O significado de 'secondary meaning' foi bem exposto pelo apelante como fenômeno linguístico e psicológico que ocorre na mente do consumidor, gerador de suficiente e necessária distintividade, capaz de se distinguir dos demais concorrentes. 

O problema é que no caso dos autos a apelante não produz prova de circunstância de fato atributiva de distintividade extrínseca ao termo “DADINHO”. Muito embora o produto da apelante tenha esse nome, não me convenci da transcendência (distintividade extrínseca) do termo, o que se poderia fazer mediante a demonstração de que a significativo número de brasileiros “DADINHO” evocasse tão somente o doce comercializado pela apelante. 

Nesse sentido, a demonstração poderia ser feita, por exemplo, mediante ampla pesquisa de mercado que constatasse o defendido 'secondary meaning', devidamente acompanhada de minucioso relatório sobre a metodologia a tanto utilizada. 

Conclusão 

Reconhecida a sentença citra petita, por não ter apreciado o pedido de declaração da marca como notoriamente conhecida (art. 126 da LPI), afastei a necessidade de decretação de nulidade da r. sentença e, ex vi do art. 1013, §1º e §3º, III do CPC (causa madura), passei à análise da questão. Por entender que compete ao INPI avaliar previamente o pleito, reconheci a carência da ação, motivo pelo qual não conheço do recurso de apelação quanto ao tema. 

No que se refere ao pedido de nulidade do registro da marca da apelada ACATAUASSU, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. 

Da verba honorária

Majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, em 2%, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Verba honorária majorada na forma acima explicitada. 

É como voto.