V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932,incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

O caso dos autos não é de retratação.

Verifica-se dos autos que, no dia 16.01.2018, a autora protocolou a marca “MAGIA DE UNICÓRNIO”, na classe 03, sob forma “nominativa”, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; porém, o pedido foi indeferido com base no registro da empresa ré de nº 912150777, sob a marca nominativa “Unicórnio”, concedido em 21.08.2018.

Diante disso, na data de 28.01.2021, a autora depositou junto ao INPI pedido de registro da marca “MAGIA DE UNICÓRNIO”, de apresentação mista e com elementos figurativos, o qual também foi indeferido pela autarquia federal.

O INPI, desde então, indeferiu todos os pedidos de marca semelhantes aos da empresa ré, até mesmo na forma mista e depositados por empresas diversas.

A ré BM Capital Gestão e Serviços Ltda, inclusive, ajuizou ação cominatória (obrigação de abstenção de signo com correspondência em marca nominativa) em face da ora autora, na Justiça Estadual, tendo a sentença julgado desprovido o pedido. Inconformada, a empresa BM apelou e o Tribunal de Justiça reformou a sentença para garantir a proteção concedida pelo INPI à marca “Unicórnio”, obstando, assim, o uso da expressão pela empresa Forever Company Cosméticos Ltda para a comercialização de cosméticos. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, aquele Tribunal reconheceu a existência de cerceamento de defesa e anulou a sentença. O processo, então, retornou à vara de origem e se encontra sobrestado, aguardando o julgamento da presente demanda.

Segundo a Lei n° 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”

Cumpre asseverar que o direito de uso exclusivo de uma marca, bem como o direito do respectivo titular de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes, não podem ser considerados absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções do art. 132 da LPI e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e da livre iniciativa.

Acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados, devendo ser analisado o “trade dress” (conjunto-imagem) adjunto à marca, que contém elementos capazes de identificar e diferenciar os produtos. São eles: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DAS MARCAS ECOPISO E ECOFLOOR. COLIDÊNCIA COM AS MARCAS EUCAPISO E EUCAFLOOR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DOS PRODUTOS PELOS CONSUMIDORES. MARCAS FRACAS. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que: "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 22/10/2007). 2. A "análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [....], revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros" (REsp 1.336.164/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.) 3. Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança fonética e de grafia, tais expressões apresentam significados distintos, passando uma ideia mercadológica diversa, além de possuírem logomarcas muito diferentes, não havendo falar em colidência de marcas diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor. Confrontando-se o trade dress das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que EUCAPISO e EUCAFLOOR utilizam como elemento marcário preponderante a expressão "EUCA", nomeando os mais variados produtos de sua razão social como "EUCATOL", "EUCAPISO", "EUCAFORM", "EUCAFIX", "EUCAPLAC UV", "EUCADOOR", "EUCAFORM". 4. Além disso, está-se diante de marcas fracas ou evocativas. As marcas ECOPISO e ECOFLOOR valem-se de expressões comuns ou genéricas - ECO, PISO e FLOOR - e, apesar de a sua junção poder trazer um conjunto inédito protegido, ainda assim devem ser tidas como marcas fracas, sugestivas ou evocativas, pois apresentam baixo grau de distintividade e, por conseguinte, não devem conferir exclusividade no registro ou, ao menos, devem ter a sua exclusividade mitigada, podendo ser utilizadas por outras marcas semelhantes ou afins que almejem retratar pisos com um viés de sustentabilidade. 5. Assim, é possível a convivência das marcas ECOPISO e ECOFLOOR com as marcas EUCAPISO e EUCAFLOOR, pois são suficientemente distintas, não se constatando potencial confusão dos produtos no mercado de consumo. 6. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade da decisão do INPI que cancelou o registro das marcas ECOPISO e ECOFLOOR.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.495.899/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (grifei)

“DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos utilizados, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura nenhuma violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes. 3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro, mormente quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no caso concreto. 4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE MARCAS. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. 1. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados impõe a inadmissão dos embargos de divergência, uma vez que se trata de requisito indispensável à configuração do dissídio. 2. Marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes. 3. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata - e para os fins a que se destinam os embargos de divergência -, conclusões alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação indevida entre os consumidores. Precedente. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. 5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade. 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. 7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1.819.060/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.) (grifei)

A marca nominativa, representada por palavras, letras ou números, protege somente o nome da marca; já a marca figurativa é representada apenas por uma figura; a marca mista, por sua vez, une o nome e a figura em um mesmo registro.

No caso em apreço, a marca “Unicórnio” apresenta uma expressão de uso comum e sem suficiente força distintiva. O unicórnio é um animal mitológico que tem a forma de um cavalo, geralmente branco, com um único chifre em espiral, sendo bastante divulgado e utilizado há anos no meio infantil, inclusive na comercialização de produtos cosméticos (ID 274572978 - Pág. 4-6).

Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo, como fez a parte autora.

Com efeito, a reprodução integral de elementos nominativos não é circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas.

E mais, a simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem da mesma classe (produtos cosméticos) não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem, considerando, repita-se, os sinais distintivos de cada marca.

In casu, a empresa ré se trata de uma holding de instituições não-financeiras, cujas atividades secundárias são agências de publicidade, edição de revistas, consultoria em publicidade, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, dentre outras (ID 274572747).

De fato, "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no AREsp n. 410.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019).

O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, sendo de rigor a mitigação da regra de exclusividade do registro, o que permite a sua convivência com outras semelhantes.

O uso da marca “Magia de Unicórnio”, acrescida da marca registrada “Forever Liss” em destaque, bem como da figura da cabeça de um unicórnio estilizado com crina e franja multicoloridas, adornada por pequenos elementos decorativos corações, flores, asteriscos e outros, não revela circunstância que implique violação dos direitos da ré BM, não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados pela parte adversa.

As marcas, portanto, são distintas entre si e facilmente identificadas pelo consumidor, sem dúvidas ou confusão.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recusais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3ª Região, 3ª Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3ª Região, 3ª Seção, AgRgAR 6420, A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis nº 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1ª T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA BM CAPITAL GESTAO E SERVICOS LTDA.

Saliento, por fim, que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É O VOTO.