V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

No caso concreto, alega a parte embargante que houve contradição no acórdão tocante à condenação do INPI ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que  a atuação do INPI no processo, na qualidade de litisconsórcio necessário especial, busca garantir o interesse público de fiscalização e regulação da propriedade industrial.

No decisum embargado, diante da parcial procedência, a sucumbência foi fixada de forma recíproca. O apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos, em partes iguais, aos patronos dos apelados e as rés foram condenadas ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos, em partes iguais, ao patrono do apelante.

Malgrado a parte embargante repute contraditório o acórdão embargado, tratarei o caso como se contra omissão se lançasse o recurso. Além disso não causar prejuízo à parte, eventual imprecisão do nome jurídico dado por ela ao apontado vício na decisão recorrida não obsta a análise da irresignação.

O acórdão embargado anulou o registro da marca da ré e condenou o INPI ao apostilamento no registro da marca da expressão “o termo carrão é de uso não exclusivo” da apelada. Porém, ele não se manifestou expressamente sobre a questão da legitimidade da autarquia federal.

Assim, apesar de o ponto não ter sido suscitado perante o órgão jurisdicional prolator do acórdão embargado, cuidando-se de matéria cognoscível de ofício, passo a sobre ela me manifestar. Com isso, prequestiona-se o ponto. 

Cuidando-se de demanda em que se busca tão somente a anulação de registro de marca, o art. 175 da lei 9.279/96 estabelece que o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

A jurisprudência tem observado que, atuando o INPI de forma denominada extravagante, vale dizer, no exercício de munus público, na defesa da boa execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial, ele não responderá por honorários advocatícios. É a conclusão a que chegou o REsp 1.264.644.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL. 

1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade. 

2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 

4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa. 

5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido (STJ - REsp 1.264.644, Quarta Turma, v.u., Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 28.06.16, Dje 09.08.16).

No caso concreto, porém, o autor, além de pleitear a nulidade do registro da marca, postulou ainda a condenação da autarquia a apostilamento no registro da marca da expressão “o termo Carrão é de uso não exclusivo”. Nesse particular, o acórdão, reformando a sentença recorrida, julgou procedente o pedido do autor feito na inicial. 

Da postulação do autor a uma conduta determinada do INPI é que se extrai a qualidade da autarquia de verdadeira ré.

É de se ter em mente que nas ações condenatórias a postulação por algum fazer resistido de outrem é o tanto quanto basta para reputá-lo como réu no processo -  aliás, igual fenômeno também se observa nas mandamentais e executivas lato sensu, caso se adote a teoria quinária da classificação de ações e sentenças.   

Diante disso, é de se acolher parcialmente os declaratórios, no particular, para suprir a omissão no ponto omisso e integrar o acórdão embargado, apontando a qualidade de ré da autarquia federal.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, consubstanciado no afastamento da condenação ao pagamento de honorários, consigno que o pedido de apostilamento, malgrado rejeitado pela sentença, foi julgado procedente em apelação.

Além disso, lembro que a autarquia federal em contestação e em contrarrazões de apelação ofereceu resistência ao pleito de apostilamento. Partindo-se dessas premissas, não é o caso de atribuir efeitos infringentes aos declaratórios.

Diante disso, acolho, em parte, os declaratórios para integrar o acórdão embargado, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos da motivação.

É como voto.