V O T O

Sob os seguintes fundamentos, decidiu o juiz de primeiro grau:

“Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela em que a parte autora pretende obter provimento jurisdicional a fim de que seja decretada a nulidade do ato concessivo da Patente MU 8400847-4, sob a alegação de ausência de atividade inventiva, novidade e melhoria funcional.

Em sede de tutela requer a suspensão dos efeitos da Patente UM 8400847-4, enquanto persistir a demanda.

Com a inicial foram juntadas as respectivas procurações e documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro e, com a constatação da existência de conexão com os autos que tramitam neste Juízo sob nº 5015393-92.2017.403.6100. Em face dessa determinação foi interposto agravo de instrumento e o feito foi suspenso e, após a manutenção da decisão ter sido confirmada em Segunda Instância, os autos foram redistribuídos a este Juízo.

O corréu Enio Bianchi deu-se por citado a apresentou contestação nos autos (doc. id. 27647286).

É o relatório.

Decido.

A presente demanda foi redistribuída a este Juízo por conexão aos autos da ação nº 5015393-92.2017.403.6100 que tem por escopo, também a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da Patente MU 8400847-4.

Naquela demanda, inicialmente, o pedido de tutela para suspensão dos efeitos do ato de concessão foi deferido, todavia, o Eg. TRF-3ª Região, deu provimento ao agravo de instrumento nº 5022386-21.2017.403.0000, nos termos abaixo (doc. id. 16459578 dos autos 5015393.92.2017.403.6100) [...]

Denota-se que a mesma discussão é travada em ambas as demandas (nulidade da carta patente MU8400847-4), com alteração apenas do polo ativo e algumas alegações na causa de pedir, o que justificou a distribuição por conexão a este Juízo.

Houve, inclusive, a distribuição de outras demandas com a mesma pretensão, por dependência a este Juízo (5004281.58.2019.403.6100 e 5017933-45.2019.403.6100), com diferentes autores, considerando que o réu ENIO BIANCHI tem demandado perante a Justiça Estadual, em face de várias empresas, visando obter o reconhecimento da prática de contrafação em relação à patente em discussão, bem como sejam aqueles compelidos a se absterem da comercialização dos produtos objetos da patente (fechamento/envidraçamento de sacadas).

Assim, diante do entendimento já firmado nos autos distribuídos anteriormente, em que houve o provimento do agravo de instrumento, ao entendimento de que o réu ENIO BIANCHI “desfruta da proteção conferida pelo art. 42 da Lei 9.279/96”, não há como conceder o pedido de tutela requerido.

Ante o exposto INDEFIRO A TUTELA.

Cite-se o INPI.

Com a vinda aos autos da contestação do INPI, abra-se vista para réplica, bem como manifestação sobre as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência e, em caso de requerimento de prova pericial, indiquem desde já os quesitos e, querendo, assistentes técnicos.

A presente demanda deverá ser julgada conjuntamente com os autos nº 5015393-92.2017.403.6100, os quais já se encontram em fase de provas.

Cite-se. Intimem-se.” 

Na apreciação da tutela recursal, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

“De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.

Após, voltem conclusos.”

Conforme exposto na decisão de 1º grau, os autos originários do presente recurso, nº 5001430-12.2020.4.03.6100, foram redistribuídos, por conexão com os autos de nº 5015393-92.2017.4.03.6100, uma vez que em ambos se discute a nulidade do registro de patente MU 8400847-4, sendo que, nesses últimos autos, pleiteia-se a nulidade em razão de vícios formais, além da ausência de novidade e ato inventivo com base nas seguintes anterioridades: MU 7700026-9, MU 8200094-8, PI 9604119-6, PI 0400501-5 e PI 8303334-0.

Já no processo originário do presente recurso, o fundamento da nulidade, da mesma patente,  é a ausência de novidade, ato inventivo e melhoria funcional decorrente das anterioridades: US 6487753 (D1); PI 9604119 (D2); US 6618994 (D3) e GB 2319798 (D4).

Uma vez conexas as ações no juízo de origem, esta  2ª Turma julgou o recurso de agravo de instrumento nº 5022386-21.2017.4.03.0000 anteriormente ao presente recurso, tendo inclusive, transitado em julgado em 05/06/2019.

A jurisprudência dominante do STF e do STJ entende ser possível a fundamentação aliunde. Vejamos: “É pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), o que, como visto, não ocorreu na espécie” (Recurso Especial nº 1.426.406/MT, Rel. Min. Marco Muzzi, Relator designado Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 11.5.2017).

A questão da nulidade da patente MU 8400847-4 já foi abordada por esta 2ª Turma no julgamento do agravo de instrumento nº 5022386-21.2017.4.03.0000, na qual também se discutiu a presença de novidade, atividade inventiva e melhoria funcional.

Desta feita, a fim de evitar decisão conflitante no julgamento do presente agravo, adoto como razão de decidir os fundamentos utilizados no julgamento do AI nº 5022386-21.2017.4.03.0000, de relatoria do Desembargador Federal Cotrim Guimarães, uma vez que se trata de pedido de nulidade da mesma patente, cujo trecho passo a transcrever:

“A Lei 9.279/1996 assim dispõe sobre a proteção ao titular da patente:

“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

[...]

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”

Por sua vez, o art. 8º, da Lei n. 9279/1996, dispõe que: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

Ainda, é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição, havendo ato inventivo, nos termos do art. 9º, da Lei n. 9279/1996:

'Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.'

Assim, referido artigo apenas autoriza o deferimento de tal privilégio para o objeto de uso prático que, além de apresentar nova forma ou disposição, resulte também em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Nota-se, portanto, que o ato inventivo nos casos de modelo de utilidade, parte de objeto já existente, conferindo-lhe nova forma ou disposição para que apresente melhoria funcional.

O INPI, em suas contrarrazões, esclarece que (ID 1665545): '(...) ao ser citado para os termos da ação, examinou a matéria discutida, à luz dos documentos acostados pela autora, ora agravada, concluindo que não foram apresentados elementos aptos a afastar a patenteabilidade do modelo de utilidade dos réus, ora agravantes. Esclareça-se, por oportuno, que no trâmite administrativo da patente houve a instauração de processo de Nulidade Administrativa por parte da autora, ora agravada. Na sequência, esta apresentou um aditamento ao seu anterior pedido de Nulidade Administrativa, mas fora do prazo legal de seis meses contados da concessão da carta patente, sendo essa petição, portanto, desconhecida, conforme publicação na RPI nº 2437 de 19/09/2017. Há, ainda, outros requerentes de processo de Nulidade Administrativa, quais sejam: Durval Miola Filho; F C M da Silva – Puxadores – EPP; Olga Color Spa Ltda. e Minalum Alumínio Ltda. – EPP.'

Com efeito, consta nos autos parecer técnico do INPI, proferido em 14.09.2017, reconhecendo a existência do ato inventivo na carta patente de modelo de utilidade (MU nº 8400847-4), afastando os pedidos de nulidade suscitados, e ressaltou que a “as diferenças construtivas identificadas com o estado da técnica estão relacionadas a melhorias funcionais e conferem ato inventivo à patente”.

Esclareceu, ainda, o INPI: '... diante de objetos que tenham a mesma funcionalidade, será possível admitir-se patentes de modelos de utilidade à diferentes construtividades de tais objetos, desde que tal construtividade agrege uma melhoria funcional à função já existente, o que ocorre na patente MU8400847 quando comparamos a matéria reivindicada com o estado da técnica'.

Uma invenção é desprovida de atividade inventiva quando se pode perceber que a solução trazida pela invenção não passa de uma combinação dos meios divulgados no estado da técnica, ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

Insta salientar que também restou afastada, no processo administrativo junto ao INPI, a configuração do estado da técnica em relação à patente de modelo de utilidade MU nº 8400847-4.

Dessa forma, diante do conteúdo probatório dos autos, entendo que o agravante desfruta da proteção conferida pelo art. 42 da Lei 9.279/96, vez que comprovado ato de inventividade que resultou em melhoria funcional ao sistema de janelas/painéis de vidro.

(...)”

Portanto, restou decidido que o agravado, Enio Bianchi, desfruta da proteção conferida pelo art. 42 da Lei 9.279/96, visto que, em parecer técnico, o INPI reconheceu a existência do ato inventivo na carta patente de modelo de utilidade (MU 8400847-4), afastando os pedidos de nulidade suscitados, ressaltando que “as diferenças construtivas identificadas com o estado da técnica estão relacionadas a melhorias funcionais e conferem ato inventivo à patente”.

Por fim, destaca-se que o controle judicial dos atos da administração restringe-se estritamente à legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, cujos elementos são o motivo e o objeto. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato que deverá ser promovido pelo Governador do Estado do Paraná, consistente na exoneração do impetrante do cargo de investigador de polícia, em razão do seu indiciamento em sindicância administrativa pela prática das conduta equivalentes aos crimes de concussão e porte ilegal de arma de fogo. II - No Tribunal a quo, denegou-se a ordem. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. V - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): Quanto aos pressupostos do citado ato que abriu o procedimento investigatório, em relação ao qual o autor alega que não deveria conter a descrição dos fatos, também não lhe assiste razão, posto que é justamente nesta promoção inicial que deve estar presente a narrativa pormenorizada das condutas investigadas, até para que o indiciado possa, a partir daí, conhecer das acusações e exercitar o seu direito de defesa (...) Por fim, a alegação de que lhe foi negado o direito de recurso administrativo (fls. 477), frente à Deliberação n. 378/2012 (fls. 467/468), é tese que não merece acolhimento, eis que o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu." VI - Na hipótese dos autos, não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado. VII - Assim, quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: MS n. 11.01 l/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014; AgInt no RMS n. 48.533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/03/2018 e RMS n. 9.053/PR, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 2/6/1998, DJ 8/9/1998. VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido. (AIRMS - AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 52008 2016.02.40928-3, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/12/2019 ..DTPB:.)”.

Dessa forma, não se verifica justificativa para a suspensão dos efeitos da patente MU 8400847-4.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.