V O T O

 A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL RENATA LOTUFO (Relatora):

 O caso dos autos cuida-se de ação ajuizada por DELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e LUIZ CARLOS GASTALDO, para declarar a nulidade da patente de invenção denominada “Aperfeiçoamentos em Caixa-Porta Documento”, concedida em 18/10/2011 pela primeira corré sob o n° MU8103532-2. 

Relata a parte autora que em decorrência da patente nº MU8103532-2, LUIZ CARLOS GASTALDO está tentando estabelecer monopólio injusto e desleal por meio de comunicações extrajudiciais encaminhados à autora. 

Sublinha que a patente em questão não poderia ter sido concedida pelo INPI, pois, quando requerida, o objeto do modelo de utilidade já era de conhecimento público, encontrando-se, no estado da técnica.

Aponta que as particularidades da patente jamais poderiam ter sido protegidas, eis que consistem apenas em perfurações no produto, não havendo atividade inventiva ou novidade.

Esclarece que o objeto da patente, na verdade, consiste na reprodução de desenhos industriais anteriormente registrados nos Estados Unidos.

Mérito:

Sublinhe-se que no caso em apreço verifica-se que LUIZ CARLOS GASTALDO depositou na data de 15/03/2001, pedido de patente de modelo de utilidade (MU 8103532-2), “para aperfeiçoamentos introduzidos em caixa porta documentos” obtendo carta patente em 18/10/2011 perante o INPI (ID 94490830 – p. 36 e ID 94490830 – p. 243).

Por sua vez, DELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (parte autora) sustenta, em suma, que a mencionada carta patente jamais poderia haver sido concedida pela autarquia federal pois, o objeto do modelo de utilidade já era de conhecimento público (estado da técnica) já que reproduz as características construtivas dos desenhos industriais norte-americanos USD413749, US5094349, USD277396, USD5477967 e USD398725.  Assim, alega ausentes atividade inventiva e novidade em tal pedido.

Em contestação, o corréu LUIZ CARLOS GASTALDO informa ser sócio e diretor da empresa ACRIMET (MEGACRIL IND. E COM. DE PRODUTOS ACRÍLICOS E METALÚRGICOS LTDA.), a qual possui como objeto social industrialização, comercialização de produtos acrílicos e de material plástico, peças e conjuntos metalúrgicos e ramos congêneres. Informa que a DELO estaria confeccionando e comercializando produto designado de Organizador de Documentos Triplo Dello Color, o qual seria semelhante a sua patente de modelo de utilidade, bem como desenho industrial. Esclarece que em tal contexto, encaminhou notificação extrajudicial à autora, requerendo a interrupção imediata das atividades de produção e comercialização do organizador. Afirma que “Com as alegações de injusto monopólio de mercado, a Autora tenta fazer uso de objeto de REGISTRO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DO RÉU que não lhe pertence.” (ID 94490830 – pp. 210/236).

Em contrapartida, o INPI manifestou-se no feito, pugnando pela sua integração à lide como assistente sui generis, nos termos do art. 57 Lei 9.279/96.  Colacionou Parecer Técnico elaborado pela Diretoria de Patentes.

Em tal análise, a autarquia federal esclareceu que o pedido de LUIZ CARLOS GASTALDO inicialmente foi depositado como invenção, sendo nessa oportunidade considerados como anterioridades relevantes e impeditivas US 5826730 e US 3200983.  Contudo, em segundo exame técnico, sob o protocolo de modelo de utilidade, foi deferido o pedido. (ID 94490830 – pp. 152/183).

Pontue-se o seguinte trecho (ID 94490830 – pp.172/174):

“Assim nenhum dos documentos citados USD413749, US5094349, USD277396, US5477967 e USD398725, se considerados isoladamente, antecipam a totalidade de características técnicas da caixa porta documentos, objeto da patente anulanda, UM8103532-2.

Além disso, as diferenças entre a patente de Modelo de Utilidade UM 8103532-2 e os documentos considerados como anterioridades técnicas impeditivas, USD413749, US509349, USD277396, US5477967, e USD 398725, ou seja, "ganchos com formato de "L" invertido", assim como "ditas paredes frontal ou laterais dotadas de meios para sustentar calhas ou bandejas", podem ser consideradas como um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, alcançando assim, o Ato Inventivo, necessário a obtenção de uma patente de Modelo de Utilidade.”

O mencionado Parecer Técnico concluiu que:

(...)

Destaque-se ainda (ID 94490830 – pp. 180/181):

“Conforme elucidado na análise técnica retro, a diferença construtiva observada na patente de modelo de utilidade UM8103532-2, em relação às anterioridades impeditivas-USD 413749, US 5094349, USD277396, USD5477967 e USD398725, atende aos requisitos legais exigidos pelos artigos 8, 9, 11  e 14 LPI, considerando-se que, em linhas gerais, as patentes concedidas sob a forma de modelo de  utilidade, conforme contornos estabelecidos pela LPI, protegem objetos aperfeiçoados, que foram melhorados como objetivo de proporcionar  maior vantagem e funcionalidade.”

(...)

“Dessa forma, considerando a definição e o conceito legal de modelo de utilidade, o lNPI procedeu à análise de uma Caixa Porta Documentos com as características essenciais à definição da matéria já compreendidas pelo estado da técnica, constatando sua combinação com as  características de nova forma ou disposição, o que resultou, no conjunto global, em objeto sob a forma de modelo de utilidade dotado de características particulares e genuínas da invenção, de forma a merecer a proteção alcançada.”

Com efeito, infere-se que o INPI manifestou-se nos autos pela manutenção da carta patente, eis que entendeu que o modelo de utilidade de propriedade do corréu atendeu aos requisitos descritos na LPI.

Nesse aspecto, importante destacar que a Lei n° 9.279/96 dispõe que é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial, o qual apresente nova forma ou disposição, havendo ato inventivo, resultando em melhoria funcional no seu uso ou fabricação, não compreendido no estado da técnica.

Registre-se:

“Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

        § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.”

Do exame dos dispositivos supra depreende-se que “para ser privilegiáveis (...) o modelo de utilidade precisam ser (a) novos, (b) suscetíveis de aplicação industrial e (c) fruto de atividade inventiva (LPI, art. 9º c/c o art. 8º).”  (Ricardo Negrão. Curso de Direito Comercial e da Empresa. 18 ed.V. I. São Paulo: Saraivajur, 2022)

Insta frisar que no julgamento do REsp 2046456/SP restou consignado que “22. É dizer, o modelo de utilidade se caracteriza pela introdução de uma nova forma ou disposição em objetos já conhecidos, no intuito de conferir-lhe melhoria funcional.”

No caso em análise, em que pese a irresignação recursal de DELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cotejando todo o conjunto probatório que instrui o presente feito verifico que o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente MU 8103532-2 não merece reforma.

Convém frisar que a prova pericial atestou que o objeto protegido pela carta patente MU 8103532-2 atende os requisitos da Lei nº 9.279/79 quanto a existência de forma nova e ato inventivo, apontando inexistir outro objeto, em seu conjunto, com as mesmas características do modelo de utilidade em questão.

Transcrevo a seguir os principais trechos das respostas do perito judicial quanto aos quesitos formulados pelas partes da demanda (ID 94490788 – pp. 89/131).

1. Quesitos da parte autora:

“1. Queira o I. Perito descrever o conceito de patente de modelo de utilidade.

RESPOSTA: Patente de modelo de utilidade refere-se à proteção da criação de caráter técnico-funcional relacionada à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto conhecido do estado da técnica uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Patente de modelo de utilidade destina a proteger inovações com menor carga inventiva, normalmente resultante da atividade do processo industrial ou em sua montagem.

A patente de modelo de utilidade não deve se restringir a conceito, tal como uma patente de invenção.

2. Queira o Ilustre perito relatar o que é necessário para que uma patente de modelo de utilidade seja concedida pelo INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

RESPOSTA: A patente de modelo de utilidade, para ser concedida pelo lNPl, deve atender principalmente aos requisitos de nova forma e ato inventivo presentes no artigo 9°da LPI 9279/96:

(...)

4. De acordo com os princípios que norteiam a propriedade industrial, o que é levado em consideração para definir se um objeto de patente é dotado de ato inventivo ou atividade inventiva?

RESPOSTA: O requisito atividade inventiva é relacionada a patente de invenção e o requisito ato inventivo é relacionado a patente de modelo de utilidade. Cada um destes requisitos é definido em um artigo da LPI:

Art. 13 – A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art.14- O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

(...)

6. Queira o I. Perito informar o que está protegido pelo documento nacional de patente UM8103532-2.

RESPOSTA: A carta patente MU 8103532-2 descreve melhorias construtivas aplicadas numa caixa porta-documentos. Referidas melhorias estão definidas após a expressão "caracterizado por" da reivindicação que são assim definidas:

(...)

8. Considerando a resposta dada aos quesitos 6 e 7 anteriores e comparando-as com o que está protegido pelo documento norte-americano USD413749, é certo afirmar que é comum entre ambos meios de sustentação formados por furos providos na parede posterior dos objetos? Justifique.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta. Em ambos os objetos comparados existem orifícios na parede posterior, porém, não está explicitado no documento norte-americano que os orifícios sustentam "ganchos" tal como definido na reivindicação da patente MU8103532-2.

(...)

10. Considerando a resposta dada aos quesitos 6 e 9 e comparando-as com o que está protegido pelo documento norte-americano US5094349, é certo afirmar que é comum entre ambos meios de sustentação formados por furos providos na parede posterior dos objetos, bem como uma abertura de formato trapezoidal nas paredes frontais? Justifique.

RESPOSTA: Quanto ao formato do recorte da parede frontal, afirmativa é a resposta, ambas as caixas apresentam recortes similares. Quanto aos orifícios na parede posterior, afirmativa é a resposta, ambos apresentam orifícios, porém, não está explicitado no documento norte-americano que os orifícios sustentam ganchos como definido na reivindicação da patente MU8103532-2.”

(...)

12. Considerando a resposta dada aos quesitos 6 e 11 e comparando-as com o que está protegido pelo documento norte-americano USD277396, é certo afirmar que é comum entre ambos meios de sustentação formados por furos providos na parede posterior dos objetos, bem como aberturas de formato trapezoidal nas paredes internas? Justifique.

RESPOSTA: Quanto ao formato do recorte da parede frontal, afirmativa é a resposta, ambas as caixas apresentam recorte similar. Quanto aos orifícios na parede posterior, afirmativa é a resposta, ambos apresentam tais orifícios, porém, não está explicitado no documento norte-americano que os orifícios sustentam ganchos como definido na reivindicação da patente MU8103532-2.”

(...)

17. Baseado nas respostas dadas aos quesitos anteriores, queira o I. Perito informar se a patente MU 8103532-2 é provida de novidade e ato inventivo. Justifique.

RESPOSTA: Negativa é a resposta. A patente MU8103532-2 NÃO é provida de novidade e ato inventivo, porém atende aos requisitos legais de nova forma e ato inventivo, pois não existe nenhum documento do estado da arte que antecipe todas as características, como um todo, o conjunto em si, Ipsis Litteris, Ipsis Forms, previstas na reivindicação da patente em questão.” (ID 94490788 – p.106).

 2 -  Quesitos do INPI:

 ‘1) O documento USD413749, ensina uma "CAIXA PORTA-DOCUMENTOS" (1), a qual é passível de ser disposta sobre mesas (M) e bancadas em geral, sendo sua disposição prevista para ser apoiada  com a base maior na horizontal, com a base menor na vertical, ser fixada às paredes ou ainda ser pendurada na aresta superior de divisórias (D) de ambientes de trabalho (A) ou local equivalente, servindo de gaveta(s) para a guarda ou depósito de documentos e correspondências; caracterizado pelo fato da parede posterior ser dotada de meios para sustentar ganchos (8) com formato de "L" invertido, enquanto que parede frontal (11) apresenta reentrâncias(12); ditas paredes frontal(11) ou laterais dotadas de meios para sustentar (ou não) calhas ou bandejas(15)."?

RESPOSTA: Negativa é a resposta. O documento USD413749 refere-se a um desenho industrial norte-americano, relacionado as formas "configurativas" de uma caixa de armazenamento formada por três compartimentos, tendo cada parede escalonada da caixa uma reentrância semicircular.’

(...)

6) existem diferenças entre os documentos USD413749, US5094349, USD277396, US5477967 e USD398725, e o objeto da patente de modelo de utilidade MU8103532-2?

RESPOSTA: Alguns documentos apresentam orifícios na parede posterior (USD413749, US5094349 e USD277396) e alguns deles apresentam as paredes transversais, frontal e posterior providas de rebaixos trapezoidais, porém nenhum documento compreende em si, em seu conjunto, todas as características previstas na reivindicação da carta patente UM 8103532-2.

7) Em caso afirmativo, essas diferenças residem em características estruturais definidas na reivindicação principal?

RESPOSTA: Os orifícios encontram-se na parte caracterizante, porém nenhum documento apresentou as presilhas em formato de gancho em "U" invertido relacionado aos orifícios citados na patente MU8103532-2, que apesar de sua simplicidade, o conjunto do modelo de utilidade em si, garante o diferencial construtivo.”

3 - Quesitos formulados por LUIZ CARLOS GASTALDO (ID 94490788 – pp. 114/115):

“Quesito 6) Concorda o Sr. Perito que no relatório descritivo da patente MU8103532-2 são ressaltadas a novidade e o efeito técnico alcançado, as características técnicas são descritas fazendo referências às figuras apresentadas nos desenhos e o modelo é descrito e ilustrado de forma consistente, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-lo, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos? Caso não concorde, por favor explique com base do Ato Normativo127.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta. As páginas 2/5 e 3/5 do relatório descritivo descrevem, de forma substancial, as vantagens, os desenhos e as características técnicas através de sinais de referências encontrados nos desenhos que instruem o documento, atendendo ao disposto na normatização vigente.

Quesito 7) Com base nas resposta aos quesitos 4 ,5 e 6, concorda o Sr. Perito que a carta patente MU8103532-2 cumpre as determinações legais e normativas?

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta. O documento MU8103532-2 atende ao disposto na legislação e normatização vigentes à época.

(...)

Quesito15) Concorda o Sr. Perito Judicial que o Doc. D1 (US D413749) é irrelevante para anular a reivindicação única da carta patente MU8103532-2?

Em caso negativo, queira o Sr. Perito esclarecer e justificar, tecnicamente, seu entendimento.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta.

Quesito18) Concorda o Sr. Perito Judicial que o Doc.D2 (US 5094349) é irrelevante para anular a reivindicação única da carta patente MU8103532-2?

Em caso negativo, queira o Sr. Perito esclarecer e justificar, tecnicamente, seu entendimento.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta.

(...)

Quesito 21) Concorda o Sr. Perito Judicial que o Doc. D3 (USD390268) é irrelevante para anular a reivindicação única da carta patente MU8103532-2?

Em caso negativo, queira o Sr. Perito esclarecer e justificar, tecnicamente, seu entendimento.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta.

Quesito 24) Concorda o Sr. Perito Judicial que o Doc. 04 (US 5477967), é irrelevante para anular a reivindicação única da carta patente MU8103532-2?

Em caso negativo, queira o Sr. Perito esclarecer e justificar, tecnicamente, seu entendimento.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta.

Quesito 27) Concorda o Sr. Perito Judicial que o Doc. D5 (US D398725) é irrelevante para anular a reivindicação única da carta patente MU8103532-2?

Em caso negativo, queira o Sr.  Perito esclarecer e justificar, tecnicamente, seu entendimento.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta.

(...)

Quesito 31) É verdade que a carta patente MU8103532-2 deve ter sua concessão mantida?

Caso não concorde, por favor explique detalhadamente e com base nas leis e regulamentações pertinentes.

RESPOSTA: Afirmativa é a resposta se mantiver exatamente como ela foi apresentada em seu conjunto, pois não existe nos autos nenhum documento que antecipasse todas as características, como um todo, o conjunto em si, previstas na reivindicação da patente em questão para que pudesse ser comparada.'

Sublinhe-se conclusão do Laudo Pericial (ID 94490788 – pp.128/129):

Dessa forma, considerando as manifestações do INPI e do Perito Judicial, entendo que restou devidamente comprovado nos autos que o objeto da patente MU 8103532-2 atende aos requisitos dispostos na lei quanto novidade, ato inventivo e aplicação industrial.  

Por outro lado, verifico que assiste razão à LUIZ CARLOS GASTALDO, quando alega que sentença concedeu a parte autora providência além da requerida na petição inicial.

Frise-se que a pretensão formulada pela DELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO restringe-se a pedido de declaração de nulidade da carta patente MU 8103532-2 (ID 94490830 – p. 26).

Entretanto, o Juízo de origem além de negar provimento a tal pleito, julgou a ação parcialmente procedente “tão-só para afastar a possibilidade de danos à autora decorrentes da pretensão manifestada na notificação extrajudicial, de sorte a garantir a autora o direito de continuar a fabricar “Caixa Porta-Documento” (ID 94490788 – p. 210), apesar de inexistir pedido nesse sentido.

Assim, contrariamente ao alegado pelo INPI, consigno ter havido decisão ultra petita nesse ponto, devendo a sentença ser reduzida aos limites deduzidos na pretensão inicial, ao invés de ser declarada a nulidade do provimento jurisdicional.

Registre-se precedentes nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. POSSIBILIDADE.

A sentença extra petita é nula, não ocorrendo o mesmo com a sentença ultra petita, isto é, a que decide além do pedido. Esta, ao invés de ser anulada deverá ser reduzida aos limites do pedido.

Nego provimento ao agravo regimental.

(AgRg nos EDcl no Ag n. 885.455/SP, relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 4/8/2009.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO VALOR DE ISS DESTACADO EM NOTA FISCAL. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

“[...] Segundo o princípio da congruência, fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante artigo 492 do CPC/2015. É firme o entendimento pretoriano no sentido de que, em casos de sentença ultra petita, não se deve pronunciar a nulidade da decisão recorrida, mas, tão somente, reduzi-la aos limites do pedido. Reduzida a sentença aos limites do pedido, excluindo a obrigação da União restituir , em espécie, valores relativos à condenação judicial.” (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApelRemNec 5002710-35.2022.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 29/09/2023).

Outrossim, no que tange aos honorários advocatícios, importante esclarecer que a posição do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o parâmetro temporal deve ser a data da sentença. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado (...) não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019). 

Tratando-se de sentença publicada em 17.04.2015 (ID 94490788 – p. 210), portanto, anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, considero que as regras de sucumbência deverão ser fixadas com fundamento no Código de processo Civil de 1973.

Dessa forma, assiste razão à LUIZ CARLOS GASTALDO ao aduzir que não há que se falar em sucumbência recíproca, já que a pretensão foi julgada integralmente improcedente. Portanto, o ônus da sucumbência, bem como as custas do processo deverão ser pagos pela parte sucumbente, com fundamento no art. 20 do CPC/73.

Assim, em atenção aos parâmetros aos parâmetros do art. 20,§3º do CPC/73, especialmente no tocante ao zelo profissional e o trabalho despendido, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deverão ser pago pela DELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação de LUIZ CARLOS GASTALDO, para que o ônus da sucumbência seja suportando por DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e, nos termos dos artigos 128 e 460 do CPC/73, reduzir a sentença aos limites da demanda, corrigindo-a para julgar improcedente pedido deduzido na inicial; e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo de DELO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e à apelação do INPI.

É como voto.