V O T O

De início, em observância à preliminar arguida pelo INPI, cabe consignar que o artigo 175 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996 determina que nas ações de nulidade do registro a autarquia  intervirá no feito.

Trata-se de legitimidade processual sui generis, uma vez que à autarquia é permitido transitar entre polos da demanda conforme o interesse público envolvido. Nessa condição, sua participação é obrigatória para assegurar a eficácia da decisão judicial e a uniformidade da aplicação da lei.

À luz do princípio da causalidade, não se pode imputar ao INPI a responsabilidade pelo ajuizamento da presente ação, uma vez que atuou no estrito cumprimento de suas funções legais e não deu causa à instauração da lide.

Nesse sentido, segue julgado do STJ:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa. 4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. 5. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, RESP nº 1.378.699, Registro nº. 201300921799, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 10.06.2016).”

Passo ao exame do mérito.

Sob os seguintes fundamentos, foi proferida a decisão de 1º grau:

“L ORSA MODAS E CONFECÇOES LTDA, qualificada na inicial, ajuizou ação ordinária sob o rito comum em face de OTICA SMI LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando alcançar provimento jurisdicional com a anulação dos atos administrativos do INPI que mantiveram o indeferimento dos pedidos de registro das marcas “AUGURI JEANS” e “AUGURI” na classe 35, sob os números 923717200 e 923717315. Alternativamente, a Requerente pede a exclusão de determinados serviços dos pedidos de registro, com concessão para os demais, caso a anulação total não seja possível. Solicita que o INPI publique a decisão judicial e o deferimento do registro na Revista da Propriedade Industrial em até cinco dias, viabilizando o pagamento das taxas e a emissão dos certificados. Requer também a condenação do INPI ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor da causa, além da citação do INPI e do Terceiro Interessado para apresentarem defesa, sob pena de revelia. 

Narra, em síntese, que em 26 de julho de 2021, protocolou o pedido de registro nº 923717315 na classe 35, visando proteger serviços voltados à promoção e comercialização de produtos de vestuário.  

Diz ainda que o pedido abrange a apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de comércio varejista, assessoria e consultoria ao consumidor sobre produtos e preços por meio de websites relacionados ao comércio eletrônico, atendimento ao cliente (SAC), fornecimento de informações comerciais e orientação na escolha de produtos e serviços, além da oferta de um marketplace online e também estão incluídas atividades de comércio eletrônico e vendas online de uma ampla variedade de roupas, calçados e acessórios de moda, como camisetas, casacos, vestidos, bonés, calças, saias, meias, entre outros artigos do vestuário. 

Afirma que o pedido, publicado em 10/08/2021, não recebeu oposição de terceiros nem do Terceiro Interessado.  

Alega que, após exame, foi indeferido em 12/07/2022 por suposta infração ao artigo 124, inciso XIX, devido à existência do registro da marca "AUGURI" na classe 35 (nº 915046970) em nome do Terceiro Interessado. 

Sustenta que em 12 de setembro de 2022, foi interposto recurso contra a decisão administrativa (Doc. 09). No recurso, foi alegado e comprovado que não havia conflito entre os serviços requeridos no pedido de registro e aqueles protegidos por anterioridade, uma vez que se tratava exclusivamente de uma ótica, sem possibilidade de confusão entre os serviços/produtos. 

Acrescenta ainda que, em 18 de abril de 2023, a Requerida publicou decisão sobre o recurso interposto, mantendo o indeferimento do pedido de registro (Doc. 10), com a conclusão de "Recurso não provido" referente ao processo pedido nº 923717315, da empresa Lorsa Modas e Confecções Ltda S.A., protocolado em 12.09.2022. 

Reafirma que solicitou o registro das marcas “AUGURI JEANS” e “AUGURI” na forma nominativa, na classe 35, visando proteger os produtos e serviços que oferece em todo o território brasileiro há mais de 40 anos.  

Inconforma-se com justificativa do indeferimento, pois a suposta anterioridade o registro da marca “AUGURI”, vinculada ao comércio de produtos distintos, especificamente de uma ótica, conforme o nome empresarial do Terceiro Interessado (Ótica SMI EIRELI-EPP).  

A inicial veio acompanhada dos documentos. 

Despacho determinou o recolhimento das custas de distribuição (ID 338610798). 

As custas foram recolhidas (ID 338724149). 

Despacho determinando a citação das rés (ID 338736036). 

Citado, O INPI apresentou contestação e defende que em sede administrativa, aplicou o inciso XIX do artigo 124 da Lei Federal n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), com esteio na colidência entre o registro pretendido pela autora e o registro anterior da marca "Auguri", titularizada pela corré. Pugna pela improcedência da ação (ID 342245659). 

Decisão que diante da certidão no ID 351635034, decretou a revelia da corré Ótica SMI Ltda. Determinou que o processo seguirá normalmente. Prazo para que a parte autora se manifeste sobre a contestação no ID 342245659 em até 15 dias. Nesse prazo, as partes devem indicar as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência (ID 351636361). 

O réu, INPI, manifestou seu desinteresse na produção de provas (ID 355096694). 

Réplica apresentada (ID 357385028). 

Sem provas produzidas. 

Os autos vieram conclusos para julgamento. 

É o relatório.  

Fundamento e decido.  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXIX, prevê o seguinte: 

"XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país."

  A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe sobre a não registrabilidade de marcas em seu artigo 124, inciso V, nos seguintes termos:  

“Art. 124. Não são registráveis como marca:  

(...)  

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;” 

  (grifos nossos).

 Ao se interpretar o dispositivo mencionado, observa-se que não é permitido registrar como marca o título do estabelecimento. No entanto, os elementos de fantasia que o compõem podem ser protegidos, desde que preencham os critérios exigidos pela legislação vigente.

Além disso, o direito exclusivo conferido pelo registro de marca no INPI, via de regra, está restrito à classe de produtos ou serviços especificada no momento do registro, portanto, significa que a proteção não se estende a itens distintos inseridos em outras classes, respeitando-se, assim, o princípio da especialidade.

Por outro lado, marcas reconhecidamente notórias contam com uma proteção mais ampla, que ultrapassa os limites de classe, justamente para evitar que terceiros se beneficiem indevidamente de sua reputação, conforme estabelece a Lei da Propriedade Industrial.

De modo que, a análise de eventual risco de confusão ou associação indevida entre marcas deve ser realizada de forma casuística, levando-se em conta as circunstâncias específicas de cada situação.

Nesse contexto, a doutrina tem se dedicado a estabelecer critérios interpretativos que auxiliem na aplicação da norma legal, visando garantir a efetiva proteção aos sinais distintivos e a preservação da lealdade concorrencial. 

Acerca da matéria vale colher o escólio de João da Gama Cerqueira, que propõe três princípios fundamentais para aferir a existência de erro ou confusão entre marcas, os quais servem como balizas na análise comparativa dos sinais e na identificação de possíveis prejuízos ao público consumidor ou ao titular do direito marcário: 

1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;  

2º, as marcas dever ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;  

3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes. 

Proibindo o Código o registro de marca que constitua imitação de outra já registrada que possa induzir o comprador em erro ou confusão, daí decorre outro princípio: quem tem que decidir da possibilidade de confusão deve colocar-se na posição de consumidor eventual, levando em conta, ainda, a natureza do produto. 

Estes princípios podem resumir-se numa regra geral, que vem a ser a seguinte: a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual. (Tratado da Propriedade Industrial . Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50/51).   

  A propósito, Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, em estudo fundamentado no direito comparado, na doutrina especializada e na jurisprudência pátria e estrangeira, propuseram sete critérios para a avaliação da possibilidade de confusão entre marcas. Nesse intuito criaram um conjunto de parâmetros denominado de “Teste 360º”: 

I. Grau de distintividade intrínseca das marcas; 

II. Grau de semelhança das marcas; 

III. Legitimidade e fama do suposto infrator; 

IV. Tempo de convivência das marcas no mercado; 

V. Espécie dos produtos em cotejo; 

VI. Especialização do público-alvo; e 

VII. Diluição. (O Teste 360º de Confusão de Marcas, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22). 

   De acordo com os autores, nenhum dos critérios deve prevalecer isoladamente sobre os demais, de modo que a análise isolada de qualquer um deles não é suficiente para confirmar ou afastar a existência de conflito entre as marcas em questão. (...) O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto (op. cit., pág. 17 ). 

Com já dito, a Lei nº 9.279/96 (LPI), que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, é clara ao vedar, em seu artigo 124, inciso XIX, o registro como marca de sinal que constitua imitação ou reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, aplicada a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação indevida. 

Veja-se o que preceitua o art. 124, XIX: 

“Art. 124. Não são registráveis como marca: 

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.” 

   A partir do texto legal, extraem-se os critérios que impedem o registro de uma marca, tais como: a) a imitação ou reprodução, total ou parcial, de marca já registrada, ainda que com acréscimos; b) a utilização de designação idêntica, semelhante ou relacionada a produto ou serviço existente; e c) a possibilidade de coexistência entre marcas que possa gerar confusão ou induzir o consumidor em erro. 

Assim, para que se configure a infração marcária, não basta apenas a existência de semelhança entre os sinais distintivos ou a afinidade entre as atividades desenvolvidas, é imprescindível que essa coexistência seja capaz de provocar confusão no público consumidor ou causar prejuízo ao titular da marca anteriormente registrada, caracterizando, assim, prática de concorrência desleal. 

Ressalto que a proteção do nome comercial enquanto componente integrante de determinada marca encontra respaldo no âmbito do direito marcário, sendo prevista entre as hipóteses de vedação ao registro da marca. 

Contudo, não basta a mera anterioridade do nome comercial para afastar o registro de marca posteriormente depositada que contenha nome idêntico ou semelhante. O exame da colisão entre a marca que incorpora o nome comercial do titular e a marca alheia deve ser conduzido segundo os preceitos estabelecidos para a reprodução ou imitação de marcas, pautados pelo princípio da especificidade. 

Do princípio da especialidade. 

De acordo com o princípio da especificidade, o INPI organiza produtos e serviços em classes e subclasses com base em sua afinidade, restringindo a proteção conferida pela marca registrada apenas aos produtos e serviços que pertencem à mesma classe e subclassificação. 

Referido princípio implica que a proteção conferida à marca está condicionada ao segmento de mercado, produtos ou serviços envolvidos, evitando-se a extensão automática da exclusividade para todas as áreas econômicas, o que preserva o equilíbrio concorrencial e a segurança jurídica.  

Neste caso concreto, para a análise deve considerar a possibilidade de confusão, associação indevida e a existência de produtos ou serviços similares, e não apenas a anterioridade do nome comercial. 

Vale dizer que a proteção do nome comercial no contexto do direito marcário requer interpretação sistemática e integrada, garantindo que os direitos sejam exercidos de forma a preservar tanto o titular do nome comercial quanto terceiros que legítima e legalmente utilizam marcas semelhantes em diferentes contextos. 

Desse modo, eventual conflito entre o registro de marca e a denominação empresarial deve ser resolvido à luz do princípio da especificidade, segundo o qual, inexistindo risco de confusão ou associação indevida entre os sinais distintivos e desde que atuem em ramos de atividade distintos, não há impedimento para que coexistam no mesmo espaço mercadológico.  Nesse caso, não há afronta ao princípio da especialidade, estampado no artigo 123, da LPI: 

“Art. 123 - Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim;    

Risco de Confusão e Impressão Global 

De fato, o risco de confusão não se limita à análise isolada dos elementos visuais ou fonéticos, mas à impressão global que o conjunto da marca causa no público. 

Nesse contexto, é pertinente aplicar o "Teste 360º de Confusão" (Cabral e Mazzola), o qual, ao avaliar elementos como grau de distintividade, semelhança, sobreposição de público, e coexistência no mercado, aponta de forma inequívoca que não há risco concreto de associação indevida entre as marcas, ainda que se tenha a presença do elemento comum “Auguri”. 

Observa-se que, no caso em tela, não há coincidência de público-alvo, inclusive, que as marcas “Auguri Jeans” e “Auguri” dizem respeito a seguimentos distintos, modo de utilização e grau de atenção, também distintos, reforçando que não há risco de confusão no mercado. 

Nesse ponto, vale a leitura do Tratado da Propriedade Industrial:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstancias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual”. (Tratado da Propriedade Industrial – Volume II, Tomo II, Parte III – Edição Revista Forense, Rio de Janeiro, 1956, pág. 69).   

  Divergência de Entendimento do INPI   

Nesse caso, há incoerência no tratamento do elemento “Auguri” por parte do INPI, uma vez que não permitiu a convivência entre marcas cujas classes não têm sequer semelhanças. 

Do exame dos autos, nota-se que no caso da autora, a marca destina-se à identificação de “roupas e acessórios de vestuário em geral”, enquanto a da Ré é voltada para os segmentos de “ótica, notadamente óculos, filmes fotográficos e joalheria”. 

Em caso análogo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível o registro, colhe-se o julgado nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1649001 RJ 2020/0008346-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).  (grifos nossos).

  De igual modo caminha a jurisprudência do Egrégio TRF 3ª Região: 

“E M E N T A  

APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO . INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA . 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais . 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9 .279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada ( REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4 . Narra o autor que protocolou “Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)” em 10/10/2014 perante o INPI, nº 908423560, objetivando o registro de sua marca “MAGNO ALIMENTOS”, na Classe 29, para identificação dos seguintes produtos: “azeitonas em conserva; cebolas em conserva; cogumelos em conserva; ervilhas em conserva; frutas, legumes e verduras em conserva; pepinos em conserva; picles; picles de legumes cortados em pequenos pedaços; cenoura em conserva; legume em conserva; palmito (em conserva); seleta de legumes em conserva; tomate em conserva; tomate seco; vegetal em conserva”. 5. Houve o indeferimento do mesmo, sob a alegação de que a marca reproduz ou imita registro de terceiros, sendo irregistrável, conforme inciso XIX, do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, tendo sido apontada como suposta anterioridade impeditiva, os processos n. 828 .057.184, 186.924.945 e 815 .207.492, nas classes 29; e 35/10.20.30 e 33/10, todos referentes a marca “MAGNUM”, para identificar “leite e produtos derivados do leite; bebidas e doces em geral”, pertencente a UNILEVER . 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida ( REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR). 7 . Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Embora inafastável a colidência de parte das letras dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca “MAGNO ALIMENTOS” com fundamento no registro anterior da marca “MAGNUM”, posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96 . 9. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.”  

(TRF-3 - ApCiv: 50006997320184036136 SP, Relator.: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/02/2021). (grifos nossos).

Neste contexto, a postura adotada pelo INPI revela uma inconsistência administrativa e compromete a confiabilidade do critério utilizado para o indeferimento do pedido de registro formulado pela parte autora, especialmente porque não há identidade entre as classes das marcas envolvidas, tampouco afinidade mercadológica entre os produtos. Diante dessas circunstâncias concretas, evidencia-se a necessidade de intervenção judicial, com uma análise fundamentada na legislação aplicável, voltada à proteção do consumidor e à preservação da lealdade concorrencial.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a anulação dos atos administrativos do INPI que mantiveram o indeferimento dos pedidos de registro das marcas “AUGURI JEANS” e “AUGURI” na classe 35, sob os números 923717200 e 923717315. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.  

Custas ex lege. 

Condeno as rés, pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.500,00, em favor do advogado do autor. 

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos. 

Intime-se. Cumpra-se.”

A concessão do registro de marca deve levar em consideração o atendimento aos requisitos elencados na Lei nº 9.279/96, obrigando o profissional examinador a analisar tecnicamente sua viabilidade, levando em consideração as normas e legislação pertinentes. Cabe à autarquia registraria, a partir de seu corpo de servidores capacitados, obedecido o devido processo legal administrativo, emitir decisões após uma sequência de atos públicos e legais.

A necessidade de respeito às decisões de caráter técnico das agências reguladoras, acentuadamente complexas e que trazem consequências sistêmicas subjacentes à regulação econômica, demandando trato especializado e qualificado, redunda na limitação do Poder Judiciário de interferir no mérito, estando restrito ao exame da legalidade e observância formal do procedimento.

Nesse sentido, já decidiu a Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos.

2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa.

3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial.

 4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251).

5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos.

 6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016. 7. Os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, “as normas regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas e com outros problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar riscos antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e combater esses efeitos” (SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090).

8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática jurisdicional, porquanto: “a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), enquanto processos judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar e implementar regras, enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas” (POSNER, Richard A. "Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), Regulation versus litigation: perspectives from economics and law, Chicago: The University of Chicago Press, 2011, p. 13).

 9. In casu, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, após ampla análise do conjunto fático e probatório dos autos do processo administrativo, examinou circunstâncias fáticas e econômicas complexas, incluindo a materialidade das condutas, a definição do mercado relevante e o exame das consequências das condutas das agravantes no mercado analisado. No processo, a Autarquia concluiu que a conduta perpetrada pelas agravantes se enquadrava nas infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20, I, II e IV, e 21, II, IV, V e X, da Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste).

10. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência, em materialização das infrações previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste).

11. As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama expertise, o que, na doutrina, significa que “é possível que o controle da “correção” de uma avaliação antitruste ignore estas decisões preliminares da autoridade administrativa, gerando uma incoerência regulatória. Sob o pretexto de “aplicação da legislação”, os tribunais podem simplesmente desconsiderar estas complexidades que lhes são subjacentes e impor suas próprias opções” (JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros – SBDP, 2016, p. 152-155).

12. O Tribunal a quo reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que impusera às recorrentes condenação por práticas previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste), razão pela qual divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 13. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122  DIVULG 06-06-2019  PUBLIC 07-06-2019).”

Consideradas essas premissas, revela-se, de rigor, a reforma da sentença que entendeu pela ilegalidade do ato de indeferimento do registro de marca, fundamentado na vedação constante do artigo 124, XIX da Lei 9.279/96.

Assim dispõe a legislação referida:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

A proibição descrita no inciso supra tem como finalidade precípua obstar a ocorrência de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, não sendo necessária a prova de que consumidores específicos tenham sido enganados.

Em sua manifestação o INPI afirma que “Ao se analisar as marcas “AUGURI JEANS” e “AUGURI” em contraposição à marca “AUGURI”, infere-se que se trata de hipótese de incidência da norma no artigo 124, inciso XIX, da LPI, uma vez que o elemento principal “AUGURI” encontra-se presente em ambos os conjuntos marcários, bem como não há, na marca da autora, elementos secundários capazes de desviar a atenção do consumidor, tendo em vista que estamos diante de formas de apresentação nominativa.

Ademais, permitir a convivência dos sinais viola, além das normas que regem a propriedade industrial, a tutela dos direitos do consumidor, pois esse pode ser levado a erro diante do risco de associação/confusão, o que impossibilita a convivência dos sinais em cotejo.” (ID 329043369 – fls. 10).

Da análise dos autos, entendo devido reconhecer-se a legalidade do ato administrativo de indeferimento do registro de marca, uma vez devidamente fundamentado na vedação constante do artigo 124, XIX da mencionada lei de regência e consideradas as evidentes semelhanças dos elementos nominativos principais das marcas em questão (“AUGURI JEANS” e “AUGURI”), bem como a afinidade mercadológica dos produtos oferecidos, ambas atuando no segmento de moda e acessórios.

Embora a autora atue no ramo de vestuário e a titular da marca registrada atue no ramo de ótica, a classificação internacional adotada por ambas (NCL 35) abrange serviços de comércio varejista e eletrônico de produtos diversos, o que permite a sobreposição de segmentos e público consumidor, especialmente se considerados ambientes de marketplace ou plataformas digitais, onde a segmentação por ramo é menos perceptível. O princípio da especialidade, insculpido no artigo 123 da LPI, não afasta a proteção à marca anterior  quando há identidade de sinais e possibilidade de associação indevida, mesmo que os produtos não sejam idênticos.

Assim, a aplicação do princípio da especialidade deve ser relativizada quando a coincidência de sinais e a inserção na mesma classe criam condições objetivas para confusão ou associação pelo público. A proteção da marca, nesse cenário, não se limita à afinidade estrita entre produtos, mas se estende à preservação da clareza e lealdade concorrencial, evitando que o consumidor seja induzido a acreditar que está adquirindo produtos ou serviços de um mesmo titular ou grupo empresarial.

Nesse contexto, elucidadores os comentários de João da Gama Cerqueira,  extraídos de sua obra “Tratado de Propriedade Industrial”:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual (Tratado da Propriedade Industrial – Volume II, Tomo II, Parte III – Edição Revista Forense, Rio de Janeiro, 1956, pág. 69).”

Nessa linha de orientação, trago julgados do STJ e desta Corte:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.

(REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 271);

“ DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO INDEFERIDO PELO INPI. REPRODUÇÃO DE ELEMENTO DISTINTIVO. RISCO DE CONFUSÃO. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. RECURSO PROVIDO.

 I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI contra sentença que anulou ato administrativo de indeferimento de registro da marca nominativa “GENERALLI”, requerida por Casteluche Pizza Bar – EIRELI, para produtos da classe 33 da NCL (bebidas alcoólicas), reconhecendo o direito à concessão do registro e determinando o prosseguimento do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se a marca “GENERALLI” reproduz ou imita, em parte essencial, marca anteriormente registrada (“CONHAQUE GENERAL”), ensejando confusão;

estabelecer se houve indevida substituição do juízo técnico do INPI pelo Poder Judiciário, sem respaldo em prova de ilegalidade ou vício procedimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A marca “GENERALLI” compartilha com “CONHAQUE GENERAL” o elemento nominativo principal, sendo este distintivo e relevante na percepção do público consumidor, especialmente diante da afinidade mercadológica entre os produtos.

O artigo 124, XIX, da LPI veda o registro de marcas que, mesmo com acréscimos, reproduzam ou imitem marca alheia registrada para produtos semelhantes, sempre que suscetíveis de causar confusão ou associação indevida.

A impressão global das marcas e a identidade parcial de fonética e grafia entre “GENERAL” e “GENERALLI” justificam o risco de confusão, conforme doutrina especializada e jurisprudência da Corte Regional.

O INPI possui competência técnica específica e presunção de legitimidade em suas decisões, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, não a substituição do juízo administrativo na ausência de ilegalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reprodução de elemento distintivo essencial de marca registrada anteriormente impede o registro de marca nominativa posterior, nos termos do art. 124, XIX, da LPI, quando houver risco de confusão.

A análise da afinidade mercadológica entre os produtos é fator determinante para o reconhecimento de colidência marcária.

O Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade dos atos do INPI, não podendo substituí-los sem demonstração inequívoca de vício ou ilegalidade técnica.

TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5028520-24.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025;

REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE REGISTRAL. COLIDÊNCIA. MESMO SEGMENTO DE ATUAÇÃO. NOMES SEMELHANTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

O registro de uma marca se dá por meio de procedimento legal pelo qual uma empresa ou indivíduo obtém a exclusividade do uso de uma marca específica, seja um nome, logotipo, slogan ou outro símbolo distintivo, para identificar seus produtos ou serviços no mercado.

O indeferimento da realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que os demais documentos apresentados nos autos possibilitaram a formação do convencimento do juízo monocrático sem a necessidade de elaboração de laudo pericial.

A marca que a autora pretende registrar, “Alfa Brasil”, de fato possui elementos nominais que se confundem com o dos apelados, além de atuarem no mesmo seguimento de mercado (ensino).

O que se observa, na verdade, é que mesmo os elementos gráficos são semelhantes, e, pelo nome e segmento de atuação das empresas, o registro da marca “Alfa Brasil” seria apto a causar confusão entre o público consumidor.

O fato de, anteriormente, o INPI ter aprovado outros registros, não significa que deva também aprovar o da apelante, posto que as regras a serem seguidas encontram-se previstas na Lei nº9729 de 1996.

Apelação não provida.

(TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002021-82.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 29/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024)”.

Assim, entendo que a decisão administrativa do INPI observou a legislação de regência e a proteção conferida à marca anteriormente registrada, não havendo ilegalidade a justificar sua anulação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao INPI, adotados os mesmos critérios de fixação estabelecidos na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

 Pelo exposto, dou provimento ao recurso,  mantendo hígidos os atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registro das marcas “AUGURI JEANS” e “AUGURI”.

É o voto.