O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Pigeons Out Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda-ME em face do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Robotx Eletrônicos Ltda., visando a anulação da patente BR 102018010680-5, concedida em 10/08/2021 à ré Robotx, relativa a um sistema de repelência de aves por campo magnético.

Alega que o sistema de repelência de pombos objeto da patente impugnada é muito semelhante ao "Sistema de Controle de Pombos LH-120", que já vinha sendo desenvolvido e comercializado pela Tecnobrasil Tecnologia e Robótica, desde 2012. Em 2017, a autora celebrou contrato de cessão da tecnologia com a Tecnobrasil e passou a explorar o produto com exclusividade. Sustenta, portanto, anterioridade do uso e a ausência de inovação no produto patenteado pela corré Robotx.

Além disso, destaca que a própria Robotx reconhece, em vídeo datado de 2015, que comercializava o sistema LH-120 da autora.

Soma-se a isso que há patente anterior, com escopo semelhante, deferida na Alemanha em 2005, além de edital de licitação pública (Pregão Presencial nº SMS 48/2016, da Prefeitura de São Paulo), cujo objeto era o sistema de repelência de pombos por campo magnético, a corroborar a ausência de novidade inventiva da patente da ré, porquanto há tempos o invento já é comercializado no mercado

Reforça que o INPI, em parecer técnico anterior à concessão da patente, já havia se manifestado pelo indeferimento da patente por ausência de atividade inventiva.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (ID 279054759).

O INPI requereu a sua admissão no feito como litisconsorte necessário especial (ID 279054763).

A ré Robotx apresentou contestação na qual, em preliminar, suscitou inépcia parcial da inicial. No mérito, sustenta que a invenção preenche todos os requisitos legais de patenteabilidade. Esclarece que o seu sistema combina elementos técnicos inéditos, com funcionalidade diferenciada em relação ao estado da técnica, superando soluções conhecidas que também se utilizam de campo magnético para a repelência de pombos, inclusive a da patente alemã indicada na inicial. Aponta que a autora apresentou documentos sem tradução juramentada. Impugna os vídeos mencionados na petição inicial, pois não é titular do canal nos quais eles foram publicados.

O INPI também apresentou defesa, na qual alega que o exame na via administrativa observou a LPI e as Diretrizes de Exame (Res. INPI nº 169/2016, itens 5.13 e 5.10), ressaltando que a patente alemã e o invento apresentado nos vídeos e documentos indicados pela autora não possuem "(...) pluralidade de "plugs" isoladores formando uma pluralidade de bobinas ligadas em série" (ID 279055305), como ocorre com a invenção da ré. Acrescenta, ainda, que "quanto ao documento BR102018067984-8 A2 (publicado em 24/03/2020), ele não faz parte do estado da técnica para avaliação dos requisitos de novidade e atividade inventiva da matéria da Patente em lide. O BR102018010680-5 em lide teve seu depósito no INPI em 25/05/2018; enquanto que o BR102018067984-8 A2, apresentado pelo autor, foi publicado em 24/03/2020 (com depósito em 06/09/2018). Assim sendo, o documento apresentado pelo autor não se enquadra como uma anterioridade para a matéria da Patente BR102018010680-5, conforme Artigo 11 da LPI" (ID 279055305). Ademais, o documento "PIGEONS OUT SISTEMA DE CONTROLE DE POMBOS LH-120 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO LH-120" não pode ser compreendido como anterioridade à patente da ré, pois não pertencente ao estado da técnica.

Em sentença, o juiz afastou a inépcia da inicial, admitiu o INPI como litisconsorte especial e julgou improcedente o pedido. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de "(...) em 10% sobre o valor atualizado da causa à data da efetiva liquidação do débito, a serem rateados, em exata identidade de proporção (50%) entre a ré e a litisconsorte especial (INPI)" (ID 279055316, p. 7).

Inconformada, apelou a parte autora, juntando documentos novos e reiterando os argumentos expostos na petição inicial acerca da falta de novidade e atividade inventiva do sistema de repelência desenvolvido pela ré. Aponta que a pluralidade de bobinas em malha, suposto diferencial do sistema da ré, já constava do produto LH-120 comercializado pela autora.

Com contrarrazões do INPI e da ré, a qual alegou preclusão para a juntada de documentos, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, observo que a apelante apresentou tese não suscitada na exordial.

Na petição inicial, nada foi arguido no sentido de que o invento da autora já era comercializado com pluralidade de bobinas, como ocorre na invenção da ré.

É defeso à parte autora inovar em sede recursal, nos termos dos arts. 141, 329 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é na petição inicial que devem ser expostos o pedido e a causa de pedir, sendo vedado o aditamento após o saneamento do processo. No mesmo sentido, reconhecendo a existência de inovação recursal, menciono os seguintes precedentes do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO MANTENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA FINANCEIRA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois a inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não formulados na petição inicial, em razão da preclusão consumativa.

2. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF, considerando que a parte insurgente não impugnou fundamento suficiente do acórdão recorrido, atinente à impossibilidade de revisão contratual após a consolidação da propriedade fiduciária.

3. O entendimento do STJ é no sentido de que a interpretação lógico-sistemática dos pedidos deve ser feita a partir da íntegra da petição inicial. Precedentes. Na hipótese, não se extrai do petitório a viabilidade de interpretação no sentido pretendido pela parte agravante.

4. Agravo interno desprovido".

(AgInt no AREsp n. 1.502.214/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 17/03/2025, DJEN: 24/03/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade

com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido."

(AgInt nos EDcl no REsp 1715063/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 20/5/2024, DJe 04/06/2024).

Observo, também, que a autora juntou documentos novos com a apelação. Trata-se de notas fiscais datadas de 2011 a 2023 (ID 279055325 e 279055326) e folder acerca do produto da autora, sem data.

Tais documentos não devem ser admitidos pois, além da parte autora não ter justificado o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos do parágrafo único, do art. 435, do CPC, os mesmos foram acostados aos autos para comprovar a comercialização do produto com pluralidade de bobinas, matéria que não pode ser apreciada em razão da inovação recursal.

Dessa forma, a apelação será parcialmente conhecida.

Superadas tais questões, passo à análise da parte remanescente do recurso.

A Lei nº 9.279/1996, em seu art. 8º, dispõe ser patenteável a invenção que possua novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Nos termos do art. 11, da LPI, considera-se nova a invenção não compreendida no estado da técnica, o qual consiste em tudo que é acessível ao público por qualquer meio antes da data de depósito do pedido de patente no Brasil ou no exterior, ressalvadas as hipóteses legais (art. 11, §1º, da LPI). Já o art. 13, da LPI dispõe que uma invenção é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, ela não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Por fim, o art. 15 conceitua aplicação industrial como a possibilidade de utilização ou produção por qualquer tipo de indústria.

Tendo isso em vista, controvertem as partes acerca da nulidade da patente de invenção BR 102018010680-5 concedida à ré Robotx.

Alega a autora ausência de novidade do invento, pois o sistema de repelência de pombos por campo magnético já é comercializado no mercado há tempos, conforme edital do Pregão Presencial nº SMS 48/2016, publicado em 2016, da Prefeitura do Município de São Paulo, cujo objeto era o referido sistema de repelência, de maneira que a invenção da ré estaria compreendida no estado da técnica.

Acrescenta que "também contribui ao entendimento do "estado da técnica" o pedido de patente depositado pela autora pouco mais de 3 (três) meses (06/09/2018) após a data de depósito feita pela corré Robotx, ou seja, depositada ainda na vigência e aplicabilidade do art. 30 da LPI" (ID 279055320, p. 7).

Afirma, ainda, que a patente alemã possui os mesmos princípios e fundamentos do invento da ré.

Assim, conclui que "(...) as pequenas diferenças entre os produtos da autora e da corré Robotx, assim, com as diferenças no desenho para com o invento Alemão DE 103 36 406 A1 2005.03.03 / USOO588.4426A, não são suficientes para conferir a Patente BR 102018010680-5 o requisito da atividade inventiva (...)" (ID 279055320, p. 10).

A ré Robotx e o INPI defendem a patenteabilidade do invento, pois dotado de novidade, tendo a autarquia esclarecido, inclusive, que os outros inventos não possuem malha com pluralidade de "plugs" formando bobinas em série alimentadas por gerador de pulsos alternado, como ocorre com a invenção da ré.

Pois bem. Razão não assiste à parte autora.

Não se discute que, antes da concessão da patente da ré Robotx, já existiam sistemas de repelência de pombos por campo magnético. Todavia, isso não implica, por si só, ausência de novidade do invento da ré.

O ônus de comprovar a ausência de novidade do invento da ré Robotx era da autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Todavia, a autora não se desincumbiu de seu ônus.

No que tange à patente alemã, como assinalou o INPI,"(...) a malha do dispositivo para afastar aves dos mesmos [sic] não apresentam [sic] a pluralidade de "plugs" isoladores formando uma pluralidade de bobinas ligadas em série, conforme reivindicado na Patente BR102018010680-5 [patente da ré Robotx]" (ID 279055305).

Logo, a invenção alemã e a da ré não são idênticas.

Por sua vez, os vídeos indicados na petição inicial tampouco demonstram identidade da invenção da ré com o mecanismo desenvolvido pela autora. Como trouxe o INPI, nenhum deles exibe ou cita um gerador de pulsos que emite pulsos alternados, nem define com precisão a malha com "plugs" ou fornece detalhes técnicos dos "plugs" isoladores, como rebaixos inferior e superior, cavidade interior preenchida de ar ou composição por poliamidas, elementos presentes na patente da ré.

Mesmo o laudo produzido pela parte autora, como trouxe o INPI, não revela um "plug" com rebaixos inferior e superior, não informa se o "plug" tem uma cavidade interior preenchida de ar, nem que eles sejam de poliamida, como ocorre na patente da ré.

Ademais, o documento "PIGEONS OUT SISTEMA DE CONTROLE DE POMBOS LH-120 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO LH-120" (ID 279054739) produzido pela autora, não pode ser considerado para análise da legitimidade da patente da ré, porquanto não pertencia ao estado da técnica, isto é, não estava disponível ao público antes da data do depósito da patente da ré.

Da mesma maneira, acerca do depósito de pedido de patente pela autora, como destacou o INPI, "(...) ele não faz parte do estado da técnica para avaliação dos requisitos de novidade e atividade inventiva da matéria da Patente em lide. O BR102018010680-5 em lide teve seu depósito no INPI em 25/05/2018; enquanto que o BR102018067984-8 A2, apresentado pelo autor, foi publicado em 24/03/2020 (com depósito em 06/09/2018). Assim sendo, o documento apresentado pelo autor não se enquadra como uma anterioridade para a matéria da Patente BR102018010680-5, conforme Artigo 11 da LPI" (ID 279055305).

Conclui-se, assim, que a invenção da ré é dotada de novidade, pois não compreendida no estado da técnica, sendo legítima a concessão da patente BR 102018010680-5.

Nessa mesma orientação, seguem os seguintes precedentes desta Corte:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PATENTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O OBJETO ESTARIA COMPREENDIDO NO ESTADO DA TÉCNICA QUANDO DO REQUERIMENTO DE DEPÓSITO DA PATENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTO QUE NÃO ALTERA AS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS EM SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM NULIDADE. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.

1. No caso dos autos, pretende a autora a declaração de nulidade de patente de titularidade da parte requerida, que tem por objeto "processo para aplicação de imagem digital em cintas, maquinário para tal aplicação e cintas obtidas", sustentando não ter sido atendido o requisito da novidade, previsto no art. 8° da Lei n° 9.279/1996, uma vez que entende que o processo objeto da patente está há muito tempo compreendido no estado da técnica, já que é utilizado desde a segunda metade do século passado.

2. Conhece-se do agravo retido ante a sua regularidade formal, já que a parte apelante reiterou devidamente que fosse ele conhecido, nos termos do art. 523, caput, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo da publicação da sentença. Versando o agravo retido sobre antecipação dos efeitos da tutela, no entanto, tenho que a matéria deve ser enfrentada juntamente com o mérito da causa.

3. Os elementos constantes dos autos, em especial as manifestações de cunho técnico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, demonstram que o objeto da patente discutida na presente demanda atende aos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

4. E a parte autora não logrou demonstrar a alegada ausência de novidade da patente de titularidade do réu, enquanto fato constitutivo de seu direito, não se prestando a tanto a manifestação de cunho técnico do INPI, reproduzida pela requerente à fl. 479 destes autos, uma vez que o que se denota daquele documento é que a autarquia reconheceu a existência de "características construtivas colidentes com as da patente em foco", o que não invalida a inventividade do novo processo industrial criado pelo réu, tanto que a solução encontrada pelo INPI foi proceder a apostilamentos que alteram sutilmente a patente em comento, sem desnaturá-la.

5. Não se há de falar, portanto, em nulidade da sentença de improcedência proferida em levar tais documentos em consideração, eis que não são suficientes a infirmar as razões de decidir adotadas pelo Juízo a quo.  

6. Agravo retido e apelação conhecidos e não providos".

(AC 0020460-43.2011.4.03.6130, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. 03/09/2021, DJEN: 10/09/2021)

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRETENSÃO À NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE - INPI - PRESSUPOSTOS DA PATENTIALIDADE PRESENTES - REQUISITO NOVIDADE CONFIGURADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Consoante o disposto no artigo 10 da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o antigo Código da Propriedade Industrial, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático. Já estado da técnica, nos termos do § 2° do artigo 6° da referida lei, é constituído por tudo o que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

2. Para que a invenção seja patenteável, nos termos da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (e que pode ser invocada no caso - artigo 462 do Código de Processo Civil) ela deve atender ao requisito da novidade. A invenção é considerada nova quando não estiver compreendida no estado da técnica, que é constituído por tudo que é acessível ao público, inclusive no exterior, antes da data do pedido de depósito de patente.

3. Os dispositivos Modelo de Utilidade alemã n° G 84 08 500.2 e Modelo de Utilidade n° MU 6.602.629 não são iguais na sua essência porque funcionam utilizando princípios fundamentais diversos. O modelo nacional trata de dispositivo para cortar e pegar alimentos fatiados enquanto que a patente alemã cuida de forma para cortar massas para biscoitos e similares e para recortar peças de massa aberta a serem assadas.

4. A concessão da patente atendeu aos requisitos legais, vez que a invenção é nova. Além disso a invenção foi dotada de atividade inventiva, consistindo a novidade do objeto da patente MU 6.602.629 em adaptar o desenho da patente alemã para que possa efetivamente ser um cortador de bolo, haja vista que o modelo da patente alemã não se mostra apta a tal função, já que a parte arredondada da borda esmagaria o bolo, dificultando o procedimento. Assim, a novidade pode ser observada no formato e na nova utilização.

5. Sentença que decidiu com acerto, pelo que a apelação e a remessa oficial dada como interposta devem ser improvidas".

(AC 0024931-28.1993.4.03.6100, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Johonsom Di Salvo, j. 28/09/2010, e-DJF3 Judicial 1:12/11/2010, página 87)

Assim, não merece reforma a sentença proferida. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator