Sob os seguintes fundamentos, foi proferida a decisão de 1º grau:

“Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por KAPCON CONTABILIDADE EIRELI – ME, em face de KLEBER OKUMURA PAIVA, KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – EPP, e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, por meio da qual objetiva a parte autora seja determinada a suspensão dos efeitos públicos do ato administrativo, a saber, a decisão do INPI, que declarou a nulidade do Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), da autora, publicado na RPI nº. 2581, de 23/06/2020.

 No mérito, requer seja declarada a nulidade do ato administrativo do INPI, publicado na RPI nº. 2581, de 23/06/2020, que declarou nulo, em processo administrativo, o Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), de titularidade da autora, e, consequentemente, seja declarada a validade do Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), de titularidade da autora, tornando definitiva a tutela provisória de urgência.

Relata que o INPI acolheu pedido deduzido pela corré KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – EPP, em processo administrativo, para declarar nulo o registro da marca mista nº 905898664, de titularidade da autora sem levar em consideração a precedência da requerente na utilização da expressão “KAPCON”.

Informa que possui registro no órgão de classe (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP) desde 06 de dezembro de 1999, utilizando o nome fantasia “KAPCON ASSESSORIA CONTÁBIL” e indica alguns documentos como prova da anterioridade na utilização da expressão “KAPCON”: (1) Ata Notarial (Protocolo nº. 068444), registrada no Livro nº. 4.736, fls. 183/186, do 22º Tabelionato de Notas da Capital de São Paulo; (2) Ata Notarial (Protocolo nº. 068446), registrada no Livro nº. 4.736, fls. 187/188, do 22º Tabelionato de Notas da Capital de São Paulo, dando fé de três blocos de notas fiscais manuais “de propriedade da empresa KapCon Assessoria Contábil e (3) cópias digitais extraídas do processo eletrônico nº. 1001801-57.2019.8.26.0554, de origem da 6ªVara Cível da Comarca de Santo André, em trâmite perante a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal do Estado de São Paulo, entre as mesmas partes litigantes.

Afirma que faz uso da expressão “KAPCON” como nome de fantasia desde 06 de dezembro de 1999, exercendo atividade empresarial desde 21 de dezembro de 2006 (Nire: 35121248568 ) e transformando esse registro em empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em 20 de agosto de 2012 (NIRE 35600089451), sob o mesmo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ nº. 08.546.213/0001-25).

Assinala que, além disso, possui domínio registrado perante o órgão competente (www.kapcon.com.br) desde 16 de setembro de 2007 e a corré KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – EPP somente registrou seu domínio em 03 de julho de 2009.

Esclarece que está estabelecida na cidade de São Paulo e a corré está na cidade de Santo André (territorialidade) e ambas convivem há anos sem que nunca tivesse havido qualquer impugnação perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), quanto ao nome empresarial, ou qualquer tipo de disputa de titularidade de domínio de internet perante o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm), quanto ao nome de domínio no “.br”.

Tece a autora, ainda, algumas considerações:

(1) cronologia dos fatos: sustenta que utiliza referida expressão como nome fantasia, desde 1999, e como domínio de internet, desde 2007 (afastando a possibilidade de aplicação do inciso XIX, do artigo 124, da Lei de Propriedade Industrial);

(2) discorre sobre a possibilidade de coexistência de ambas as marcas, sem prejuízo para nenhuma das partes;

(3) informa sobre a apresentação mista das marcas, pois a marca da autora não se confunde com a marca da corré;

(4) estrutura do elemento nominativo, pois há distinção em seus aspectos gráfico e fonético, na medida em que as marcas possuem quantidade de letras diferentes e pronúncias igualmente distintas e

(5) convivência harmônica de ambas as empresas.

Por fim, afirma o seu direito de precedência na utilização de boa-fé do signo marcário em questão, razão pela qual o ato administrativo deve ser declarado nulo.

A inicial veio instruída com documentos.

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi proferido despacho, que determinou a oitiva/citação dos réus, postergando a apreciação do pedido de tutela de urgência, para depois da formação do contraditório (I nº 36070796).

A parte autora manifestou-se, requerendo a juntada das principais peças do processo administrativo de nulidade do registro de marca nº. 905898664, e de cópia da petição da corré “KPCON” extraída dos autos eletrônicos nº 1001801-57.2019.8.26.0554, em trâmite na Justiça Estadual, e requereu a reconsideração da decisão (Id nº 36070796), para que houvesse a concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos deduzidos na petição inicial (Id nº 36818563).

Citado, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, apresentou contestação (Id nº 38260157). Discorreu, inicialmente, sobre a posição processual do INPI, aduzindo que, em ações dessa natureza, que visam à nulidade de registro de marca, a posição do INPI não é outra senão a de assistência, segundo preceitua o art. 175 da Lei nº 9279/96 (LPI). Que, no caso, a figura de assistência litisconsorcial, prevista no CPC, é a que mais se assemelha à intervenção prevista no art. 175 da LPI. Afirma que inexistindo razão para a nulidade das marcas, figurará o INPI como assistente qualificado da parte ré. No mérito, aduziu que, de acordo com o Manual de Marcas, a análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Que, trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada a seguir, no tópico 2 (exame da afinidade mercadológica). Assinalou que, como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Discorreu sobre a colidência entre os signos, pontuando que é estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Que tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida. Que a distintividade dos elementos constituintes dos sinais comparados também é fator importante na avaliação da possibilidade de conflito entre conjuntos marcários, visto que, quanto mais distintivo for o termo ou expressão, maior a possibilidade de que sua imitação ou reprodução parcial ou com acréscimo gere confusão ou associação indevida. Discorreu sobre o exame da afinidade mercadológica, informando que este é um passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. Que é nessa etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos e/ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida. No tocante a afinidade mercadológica e a colidência de sinais, assinalou que a avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos e/ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida para o consumidor. Que, como regra geral, quanto menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Que, de outra forma, quanto maior a semelhança entre os sinais, menor poderá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Contudo, que fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos. Pontuou que, principalmente nos casos que envolvem a zona limítrofe da afinidade mercadológica e da semelhança entre os sinais, é necessário avaliar cuidadosamente os riscos de associação indevida, levando-se em especial consideração aspectos como as características do mercado consumidor, a distintividade dos conjuntos e o desgaste dos termos e elementos em comum. Discorreu sobre o conceito de imitação, prevista no artigo 124, XIX, da LPI (Lei de Propriedade Industrial), aduzindo que o conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. Que a caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última. Informou que, no exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, é verificada a ocorrência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observando os seguintes quesitos: a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos; se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos; se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto. No tocante ao caso concreto, acerca do registro da autora, elemento nominativo “KAPCON CONTABILIDADE” (nº 905898664), destina-se a dintinguir “assessoria em gestão de negócios; comercial ou industrial (assessoria em gestão -); contabilidade; guarda-livro [contabilidade]; assessoria, consultoria e informação em contabilidade” listados na NCL(10) 31. Informou que, após a publicação do pedido, não vieram aos autos do processo administrativo quaisquer oposições e, desta forma, feitas as buscas realizadas nos termos dos seguintes atos normativos: conforme o art. 1º da Resolução INPI 89/2013, “cada depósito de pedido de registro de marca deverá conter uma especificação de produtos ou serviços, incluídos em uma única classe”. A seu turno, o parágrafo único do art. 7º da Resolução nº 88/2013, determina que “(...) o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente na classe reivindicada no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos”. Que não foram encontrados impedimentos, e o pedido foi deferido, sendo que a concessão foi publicada em 13/06/2017. Quanto ao processo de nulidade, assinalou que, em 09/08/2017, KLEBER OKUMURA PAIVA peticionou tempestivamente pela declaração de nulidade administrativa do registro sob exame. Que, à época, o requerente alegou ter sido violado o disposto no inc. XIX do art. 124 da LPI em face da anterioridade do registro de marca mista nº 902784242 (KPCON), destinada a distinguir serviços de contabilidade e auditoria (NCL(9). E que, ademais, afirmava ser aplicável o art. 129, §1º, da LPI, em face do direito de precedência ao sinal "KPCON” por seu uso anterior como marca para assinalar serviços correspondentes ao segmento de mercado em que atua. Pontuou que, após a análise destes fatos, verificou-se que os argumentos apresentados pela agora autora em sede de processo administrativo de nulidade não eram válidos para elidir o fato de que o elemento nominativo preponderante de seu registro de marca (KAPCON) apresenta reprodução fonética e imitação gráfica do elemento característico de marca alheia (KPCON), anteriormente registrada para distinguir serviços ora idênticos (contabilidade) ora afins, cuja convivência é, em tese, suscetível de causar confusão ou associação indevida. Que, analisadas essas considerações, em segunda instância administrativa, foi reconhecida a violação do inc. XIX do art. 124 da LPI em face da anterioridade do registro nº. 902784242 (KPCON). Referida decisão foi publicada em 23/06/2020 (RPI 2581). Pontuou que, a autora não tomou as providências cabíveis em momento adequado. Que a autora não foi ao INPI registrar seu sinal, não se opôs tempestivamente à concessão do registro apontado como impeditivo. E que  mesmo depois da concessão agora questionada, deixou de peticionar pela nulidade do registro na forma dos artigos 168 e seguintes da LPI. Que também não se pode deixar de constatar também que a autora deixou de acorrer ao Judiciário no prazo quinquenal, peticionando assim pela nulidade do ato concessório do registro agora apontado como impeditivo, tornado público em 07/05/2013. Asseverou que nesse ponto, neste momento é incabível a alegação de direito de precedência em face de registro já consolidado nas vias administrativa e judicial em face mesmo da desídia autoral. Que a segunda consideração autoral diz respeito à possibilidade de coexistência de ambas as marcas sem prejuízo para as partes na medida em que os sinais são evocativos, devendo ser mitigada a exclusividade pelo uso da marca, na medida em que a utilização da expressão “CON” para indicar serviços de contabilidade é de uso comum. No que refere a tal afirmação, deixou a autora de fundamentar seu petitório com fatos. O radical “CON” não é evocativo de contabilidade. Nesse sentido, que  qualquer busca feita no banco de dados de marcas [na NCL (35)] revela existirem centenas de processos viáveis compostos pelo sufixo “CON” que não se destinam a designar serviços de contabilidade. Que a comparação dos sinais leva à constatação de que há reprodução fonética e imitação gráfica para distinguir serviços idênticos. No que refere à possibilidade de convivência, que é de rememorar que o INPI agiu motivado pela provocação de terceiro (KLEBER OKUMURA PAIVA) que entendeu haver violação de direitos anteriormente adquiridos. Que a terceira consideração autoral diz respeito à apresentação mista das marcas. Afirma a autora que sua marca “... não se confunde com a marca do corréu, pois, tomadas em seus conjuntos, são absolutamente distintas, na medida em que uma está inserida num “plano cartesiano” e a outra apresenta emblemas ou insígnias sem qualquer relação com a atividade desenvolvida pela empresa demandada”. (grifos do original). Pontuou que, todavia, os sinais são confundíveis na medida em que, como já dito, há identidade fonética e imitação gráfica do elemento característico e identidade quanto ao item da especificação de serviços (contabilidade). E que vale lembrar que a ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Que, deve observar-se que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal. E que, no caso, não acorreu a autora ao INPI, para registrar tempestivamente seu sinal, não se opôs ao registro de sinal alheio nem mesmo contestou a concessão nas vias administrativa e judicial. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Os corréus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e KLEBER OKUMURA PAIVA apresentaram contestação, em conjunto com pedido de Reconvenção (Id nº 40578197).  Arguiram as preliminares de inépcia da inicial, assinalando que a causa de pedir é elemento imprescindível para o acolhimento da exordial, uma vez que compreende os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, ou melhor, os fatos aos quais o autor atribui efeitos jurídicos. E que a falta de causa de pedir impede a defesa do réu, dificulta o exercício da jurisdição e ainda deixa indefinido o campo da fundamentação possível na sentença que viesse a ser pronunciada. Que o autor tem de apresentar a sua fundamentação de modelo analítico, tal como ela é exigida para a decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, sob pena de inépcia. E que a autora não fez nenhuma referência ao artigo 56, da Lei nº 9279/96. Arguiram, ainda, a preliminar de impugnação ao valor da causa, aduzindo que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deve ser alterado, uma vez que o autor não mencionou o motivo de tal atribuição.  No mérito, sustentaram o não cabimento da alegação da anterioridade da marca da autora. Isso porque a corré trata-se de um escritório de contabilidade, consolidado no mercado, tendo sido inaugurado por meio da atividade do profissional liberal que hoje é seu administrador e, em momento posterior, se constituiu como escritório independente. Requereram a juntada de documentos alusivos ao reconhecimento do Escritório nos meios de sua atuação, na área de Contabilidade: i) foto no aplicativo Street View do Google tirada em 2011, onde demonstra que a Corré sempre se utilizou da marca KPCON para exercer sua atividade empresarial, de acordo com a placa em sua fachada; ii) contrato firmado com a empresa Quarup Editorial Ltda, firmado em outubro de 2010, utilizando-se do nome KPCON para realizar propaganda de suas atividades, iii) revistas diversas, com publicações nos anos de 2011 (“República”), 2012 (“Revista Triângulo em Ação”), 2017 (“Rotary”), etc. Que, igualmente, a corré titular do nome de domínio www.kpcon.com.br, desde 02 de julho de 2009, que juntamente com as marcas compõem o seu ativo intelectual, tendo sua identificação existente também nas redes sociais e no próprio Google. E que, ademais, prezando pelo bom andamento do escritório e pensando no futuro, o administrador (Sr. Kleber Okumura Paiva), optou por registrar a marca KPCON no âmbito do INPI, na classe específica de “contabilidade e auditoria” – NCL (9) 35, cujo pedido fora protocolado em 19/07/2010. Que, assim, resta claro que a corré goza de todas as prerrogativas legais de proteção marcária, bem como possui notoriedade no nicho de atividade econômica que atua. Que a autora alega que o seu direito de uso da marca “KAPCON” é anterior ao da corré, uma vez que, em que pese o depósito no INPI ter sido realizado em 22/02/2013, o seu registro no Conselho de Contabilidade seria de 06/12/1999, seu nome fantasia seria utilizado desde 06/12/1999, bem como, seu domínio eletrônico na internet, de 16/09/2007. Mas que, na citada data de registro perante o Conselho de Contabilidade, a requerente possuía como razão social o nome empresarial João Augusto Sana Serviços de Contabilidade – ME, não havendo qualquer menção a sequer o nome fantasia “KAPCON”, conforme se desprende da documentação anexa (doc. 05). Pontua que, em relação à afirmação da comprovação do uso da expressão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, através de documentos obtidos perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a razão social tão somente foi alterada em 2012 (doc. 06), conforme documento juntado pela autora Id nº 35898835. Que, além disso, nas atas notariais juntadas à baila (Id nº 35899012) nada comprovam a anterioridade da marca, uma vez que o documento se trata de um Contrato de Constituição de Sociedade Limitada denominada “Pet Maxi Comércio de Artigos para Animais Ltda”, apenas com papel timbrado com a expressão “KAPCON”. Que, como se não bastasse, as notas fiscais referidas no documento Id nº 35899013 e na exordial, na verdade fazem referência à razão social “JOÃO AUGUSTO SANA LOGÍSTICA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO”, que era a razão social utilizada pela autora à época (doc. 07). Assinalou, assim, que resta dúvida de que a autora  conseguiu comprovar que era conhecida no mercado por “KAPCON”, uma vez que se utilizava de outros nomes para emitir notas fiscais, e com apenas um símbolo em um papel timbrado pertencente à sociedade empresária “PET MAXI”. Que, nesse sentido, o Brasil adota o sistema atributivo quanto ao registro de marcas, ou seja, exerce efetivo direito sobre a propriedade da marca, o utente que primeiro obtiver a concessão de registro perante um órgão público. A marca será de quem a registrar primeiro, o que afasta o direito de terceiros sobre ela – mesmo se esses terceiros estiverem fazendo uso dela previamente, a teor do disposto no inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal. Que, assim, a respectiva tutela constitucional é normatizada pela Lei n° 9.279/96, a qual determina que o direito à proteção das marcas se efetivará mediante registro destas (o que insere o Brasil no sistema de registro atributivo da propriedade marcária, ou seja, tem a tutela legal quem registra primeiro). Discorreu, ainda, sobre a impossibilidade de coexistência das duas marcas, à luz dos princípios da distintividade e da territorialidade. Que, nesse sentido, as marcas “KPCON” e “KAPCON” possuem elementos praticamente idênticos, não possuindo qualquer elemento para distingui-las e evitar a confusão dos consumidores. Que, desse modo, mesmo que a autora possua sua sede na cidade de São Paulo e a Corré na cidade de Santo André, as duas são geograficamente muito próximas e possuem o mesmo nicho mercadológico. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Quanto à Reconvenção: Aduziram os corréus, inicialmente, a competência da Justiça Federal para apreciar pedido de abstenção do uso de marca, conforme decidido pelo STJ, no Resp nº 1.393.123/SP, julgado em 18/02/2020. Que, nos termos do REsp nº 1.527.232 e 1.393.123, as questões acerca da concorrência desleal e outros afins, por não envolver registro no INPI, e cuidando de demanda entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. Assinalou que, no caso em comento, o autor reconvindo exige a anulação da decisão administrativa que revogou o seu direito ao uso da marca “KAPCON”, alegando a sua anterioridade e à coexistência pacífica da  marca com a da corré, ora reconvinte, situação inverídica fundada em meras alegações, sem colacionar aos autos qualquer prova do alegado, cujo ônus lhe pertencia. Mas que a jurisprudência pátria é remansosa no tocante a imitação, sendo tal prática coibida pelos nossos tribunais. Pontua que a ninguém é lícito reproduzir ou imitar as marcas já previamente registradas por um concorrente, pois cada qual deve se diferenciar para que o consumidor não os confunda. Pontuou que quem reproduz ou imita marca de outrem incorre nos crimes de contrafação e de concorrência desleal. Assinalou que a parte autora não pagou quaisquer royalties à reconvinte para imitar ou reproduzir sua marca. Que isso configura lucros cessantes, pois a concessão de uma licença regular de uso teria rendido royalties à Autora. Que a Lei nº 9.279/96 é expressa, em seu artigo 209, ao estipular que quem pratica violação a marca alheia ou incorre em outros atos de concorrência desleal deve indenizar os prejuízos causados. Assinalou que basta a existência da violação à marca para ensejar o cabimento da indenização, pois o contra fator, no mínimo, deveria ter realizado o pagamento de royalties ao titular do registro para poder reproduzir sua  marca.  Que a indenização não deve ficar restrita ao prejuízo material de quem teve sua marca usada por outrem sem o pagamento de quaisquer royalties. Deve abarcar também o dano moral. Que a marca representa a assinatura do fabricante no serviço. É o sinal visível que liga a procedência do serviço executado a ele. Quem reproduz marca alheia usurpa uma identidade que não é sua. Pugnou pela improcedência dos pedidos, na contestação, e, na reconvenção formulou os seguintes pedidos:  a) que seja determinada a imediata cessação de uso, pela autora, da marca KAPCON, substituindo-o para outra forma, em todo e qualquer meio (incluindo o virtual) e a qualquer título, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), b) seja condenada a autora a indenizar as perdas e danos causados à ré-reconvinte, em função das práticas de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, cometidas por meio da imitação da marca do autor, em montante a ser arbitrado em sede de posterior liquidação de sentença, c) seja a parte autora condenada ao pagamento de indenização, à ré, a título de danos morais decorrentes da violação aos direitos de propriedade intelectual da ré, aqui autora-reconvinte, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ou outro a ser arbitrado pelo Juízo, tendo em vista a gravidade das condutas lesivas praticada pela autora-reconvinda.

Foi proferida decisão, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, e determinou à Secretaria que providenciasse a anotação da Reconvenção, apresentada pela ré KPCON Assessoria Empresarial Ltda, e fosse determinada a intimação da parte autora, para apresentar resposta à reconvenção, e manifestação sobre as preliminares arguidas em contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do artigo 343, do CPC (Id nº 42757065).

A parte autora manifestou-se, apresentando réplica às contestações do INPI, e dos corréus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e KLEBER OKUMURA PAIVA (id nº 44732921). Aduziu que a preliminar de inépcia à inicial é vazia, genérica e contraditória. Que a lei não exige a apresentação de fundamento legal, mas jurídico, sobre os fatos e pedidos da inicial. Que, no que pertine a incorreção do valor da causa, melhor sorte não assiste às demandadas, uma vez que tal discussão é inócua. Que o pleito, por sua natureza, torna o eventual benefício econômico não aferível. Que, ademais, as rés não apresentaram elementos concretos o bastante para contrapor a atribuição feita pela autora. No mérito, aduziu que os corréus não superaram o substrato probatório trazido com a exordial. Que o sinal distintivo “KAPCON”, da autora é notoriamente anterior, o que ficou demonstrado através de farta documentação nos autos. Que, já do lado dos corréus, a narrativa da defesa e a documentação carreada à defesa admitem a utilização da expressão KPCON somente a partir de 2009, uma década após o comprovado início de utilização da expressão “KAPCON” da Autora. Que, de mais a mais, a segunda e terceira rés não somente deixaram de impugnar a documentação acostada à exordial (limitando-se a aduzir que a autora  não comprovou anterioridade de uso da expressão “KAPCON”), como usam a própria documentação da demandante no teor da defesa em pueril e inócua argumentação de que a Autora de fato era uma empresa cuja razão social era João Augusto Sana, e não Kapcon, não obstante tenham colado à sua contestação cópias das notas da autora, de 2001 e 2002 onde se observa claramente o uso da expressão KAPCON. Que, ao endossar a documentação acostada e inclusive referir a ela como prova de suas alegações, a segunda e terceira rés tornam vazia e incongruente sua tese de que a autora não comprova seu direito de precedência e boa-fé e que  teria ferido o disposto no artigo 124, XIX da Lei 9.279/96, pois a referida documentação prova cabalmente o uso da expressão “KAPCON” praticamente uma década antes da segunda e terceira rés. Requereu a juntada de jurisprudência, em que se consagra o direito de  precedência ao caso, a albergar a autora, pois a) demonstra o uso anterior efetivo da expressão KAPCON; b) as partes destes autos situam-se na mesma unidade federativa cuja inscrição dos atos constitutivos da empresa encontra-se arquivada – o Estado de São Paulo. Que, em suma,  o que a segundo e terceiro réus pretendem é se valer de filigranas e subterfúgios jurídicos para omitir o óbvio ululante: a autora utiliza, com pelo menos uma década de antecedência em relação às demandadas, a expressão “KAPCON”. Que se agarram ao sistema atributivo de direito para justificar sua torpeza e vociferam contra a boa-fé da autora, a qual é resultado lógico face a utilização anterior. Que, quanto à suscitada impossibilidade de convivência, é pacífico, do substrato probatório acrescido aos autos e do que é declarado pelas próprias segunda e terceira Rés ao referir documentação da demandante na defesa, que a expressão da Autora “KAPCON” precede – e muito – à expressão “KPCON”. Mas também é notável que ambos os sinais são marcas mistas, e contém elemento evocativo (expressão “CON”, para indicação de serviços de contabilidade) e a aposição delas lado a lado demonstra que elas são inconfundíveis. Que deve acrescentar-se à notória diferença entre os dísticos (são marcas mistas) o fato de que efetivamente as empresas convivem pacificamente, uma vez que a Autora usa a expressão “KAPCON” há mais de 20 anos. E os réus, em nenhum momento, fizeram prova de que houve confusão no mercado. Pontuou que a disposição do artigo 124 da lei 9.279/96, em seus incisos XIX e XXIII, evidencia que o objetivo do legislador é do impedir a concorrência desleal, captação de clientela e o locupletamento indevido às custas de marca alheia. E, ainda, que é notável que as partes desta demanda coexistem há muito tempo, uma na cidade de São Paulo e outra em Santo André, e não se tem notícia de conflito ou evento que tenha causado qualquer tipo de confusão entre eles. Pontuou, ademais, que a documentação que instrui a presente petição comprova a utilização de boa-fé pela autora da expressão “KAPCON” antes dos corréus (probabilidade do direito). Que o perigo de dano resta escancaradamente evidenciado pelo fato de que, inacolhido o pleito de suspensão dos efeitos da nulidade da marca da autora, ocorreria a determinação de imediata descaracterização do estabelecimento, após uma construção identitária de mais de 20 (vinte) anos, o que representaria, sobretudo em tempos incertos como o atual (onde grassa a pandemia da COVID19), a morte comercial da demandante. Sustentou que tal colocação não é exagero, uma vez que tramita perante a 6ª Vara Cível da Justiça Estadual de São Paulo, ação proposta pela corré KPCON, demandando a imediata abstenção de uso da expressão KAPCON em qualquer nível, sob pena de multa cominatória, além de pedidos de indenização por danos materiais e morais. E a dita corré não tardou a se aproveitar da decisão administrativa do INPI: protocolou, perante o Tribunal de Justiça (em sede de apelação, pois o pleito teve improcedência na primeira instância), aduzindo o fato superveniente da nulidade administrativa e imediatamente requereu novamente a concessão da tutela de urgência. Que, assim, o perigo de dano é evidente e escancarado. Que, de outro lado, não há perigo de dano reverso. A uma, porque as marcas – mistas – são claramente diferentes entre si e são evocativas. E a duas, porque existe uma convivência de muitos anos, seja no nome fantasia, nome empresarial e domínio de internet, todos de vigência anterior à expressão das corrés. Contestou, ainda, a contestação do INPI, aduzindo que, a despeito do fato de a Autora efetivamente ter referido seu direito de precedência no âmbito administrativo, é equivocada a defesa do INPI ao aduzir que, superada a esfera administrativa, carece o pretendente do direito de precedência o bônus de requerê-lo. O entendimento de nossas Cortes é o oposto ao que a citada autarquia aduz em contestação. E que a Autarquia não teceu nenhuma palavra acerca da demonstrada convivência há muitos anos e possibilidade de coexistência entre os sinais. Pugnou pela procedência dos pedidos.

Contestação à Reconvenção, apresentada, pela parte autora, na mesma petição supra (id nº 44732921). Relatou a parte autora que  o pedido do segunda e terceiro réus, doravante denominados reconvintes, é de abstenção de uso de marca, com os consequentes pedidos indenizatórios material e imaterial. Sustentou que, preliminarmente, falece às reconvintes qualquer pleito neste sentido, uma vez que há litispendência provocada pela ação 1001801-57.2019.8.26.0554, perante a 6ª Vara Cível de Santo André ação proposta pela ré KPCON, demandando a imediata abstenção de uso da expressão KAPCON em qualquer nível, sob pena de multa cominatória, além de pedidos de indenização por danos materiais e morais. Que aquele pleito, que tramita desde 2019, é exatamente o que a presente reconvenção propõe. É ação idêntica, com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir o que, à evidência, caracteriza a litispendência prevista no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. E que, assim, a reconvenção deve ser extinta, nos termos do artigo 485, V, do CPC, condenando-se a ré-reconvinte em custas e honorários advocatícios.  Que, ademais, os reconvintes não atribuíram valor à causa, na reconvenção, o que deve ser feito.  No mérito, reiterou os termos da petição inicial, que se contrapõem ao pedido da reconvenção. Que a questão acerca da abstenção de uso de marca e suas consequências patrimoniais já vem sendo travadas na Justiça Estadual na ação que provoca a litispendência acima citada, falecendo, assim, interesse à presente Reconvenção. Que, não obstante, resta configurada a litigância de má-fé da reconvinte, de acordo com o art. 80, II e V do CPC , ao invocar tal pleito mesmo com a existência de ação IDÈNTICA em tramitação na Justiça Estadual, devendo ser apenada nos termos do art. 81 do CPC. Pugnou pela extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, ou, pela improcedência desta, condenando-se os reconvintes em litigância de má-fé.

A parte autora requereu a juntada aos autos do recurso de apelação  proferido nos autos da ação nº 100801-57.2019.8.26.0554, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida em processo movida pela aqui ré, lá autora, no âmbito da Justiça Estadual. Aduziu que, em primeira instância os pedidos da ré foram julgados improcedentes, pois entendeu a MM. Juíza sinteticamente que: (i) não há prova de confusão nos autos; (ii) as partes atuam em territórios distintos; (iii) que utilizam logotipos distintos e que a KAPCON (Autora Apelada) faz uso da expressão (sob diversas formas) há longos anos, e não há prova de que houve desvio de clientela. Que o E. Tribunal de Justiça manteve referida sentença, sustentando que  D. Relator do recurso, Des. Cesar Ciampolini entendeu que a aqui Autora, KAPCON, atua no ramo de contabilidade há muitos anos, inclusive com certificado emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob a identificação KAPCON Assessoria Contábil desde 6/12/1999, documento este que comprova a atuação da Autora desde a referida data – ou seja, antes mesmo da ré (id nº 121730978).

Foi proferido despacho, que determinou a intimação das partes, para que informassem, no prazo de 15 (quinze) dias, se havia interesse na produção de provas, justificando a pertinência do pedido, ou se concordavam com o julgamento antecipado da lide (Id nº 170127612).

 

Os réus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- EPP e KLEBER OKUMURA PAIVA manifestaram-se, apresentando breve síntese do processo (id nº 239840930). Aduziram que, de antemão, cumpre salientar que a colidência entre as marcas KPCON e KAPCON é nítida, pois é clara a reprodução com mero acréscimo de uma letra, que mantém a mesma sonoridade das sílabas iniciais, intermediárias e finais, e ostenta a mesma apresentação geral do corréu. Que, por óbvio, tais elementos levam os clientes e consumidores a erro, mesmo porque é importante dizer que, embora as empresas tenham sedes em cidades diferentes, são municípios vizinhos que compõem a Região Metropolitana de São Paulo. Que é de conhecimento público e notório a proximidade territorial das cidades, principalmente quando observado que muitas pessoas moram em um dos municípios e trabalham no outro, efetuando viagens pendulares diariamente, tamanha a proximidade. Que, portanto, é nítido que o registro da autora é nulo por óbice do art. 124, XIX, da Lei nº 9279/96. Que, além disso, não merece prosperar o argumento de que a autora se utiliza do termo “KAPCON” desde 1999 fazendo jus ao registro por precedência pois, como exposto em sede de contestação, a mudança na denominação da empresa ocorreu apenas em 2012, momento em que a corré já possuía o registro da KPCON (depósito em 19/07/2010). Pontuou que, se a autora alega que utiliza o termo “KAPCON” desde 1999, por que esta não tomou as providências cabíveis para protegê-lo? Por qual motivo não se opôs tempestivamente à concessão do registro apontado como impeditivo? Por que deixou de peticionar pela nulidade do registro? Pontuou que, nos termos da manifestação do INPI no Id. 38260157, é importante salientar que o pedido autoral contraria a segurança jurídica diante de sua inércia em assegurar seus direitos. Que, assim, o registro da marca deve ser exclusivo da Corré pois antecipou-se em promover o registro, conforme assevera o art. 129, da LPI. Pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com o acolhimento das preliminares de contestação, e improcedência da ação, e procedência da reconvenção, e dos pedidos ali formulados.

A parte autora (KAPCON) manifestou-se, informando não ter outras provas a produzir, fazendo, igualmente, breve histórico do processo, pugnando pela procedência dos pedidos. Informou fato novo, a saber, de que os réus distribuíram, em face da KAPCON outra ação, desta feita, perante a Justiça Federal, distribuída sob o nº 5002150-08.2022.403.6100, visando a nulidade da marca KAPCON nº 912461020, registrada pelo réu, que reproduz exatamente a mesma marca da autora, com claro intuito de má-fé e oportunismo. Pontuou que, naquele processo, a autora anexou o robusto acervo probatório quanto utilização de boa-fé da marca KAPCON muito antes (mais de 10 anos) que o réu, pois conforme foi exposto, a autora utiliza a marca KAPCON desde 06 de dezembro de 1999, sendo realizado o pedido de registro em 22/02/2013, devidamente concedido em 13/06/2017. Questiona: por qual motivo ele depositaria um sinal IDÊNTICO, adicionando uma letra na mesma posição que a da Autora? Que, assim, é escancarado o objetivo do réu:  atingir a autora e causar claríssima confusão no mercado. Pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com o reconhecimento da anterioridade na utilização da marca KAPCON, pela autora, e ausência de colidência entre as marcas. E pela declaração da nulidade do ato administrativo do INPI, publicado na RPI nº 2581, de 23/06/2020, que declarou nulo o registro de marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), de titularidade da autora, e, consequentemente, seja declarada a validade do aludido registro de marca (mista: “KAPCON”), de titularidade da autora (id nº 241434324).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Tendo em vista que a matéria é exclusivamente de direito, passo ao julgamento antecipado da lide, principal e secundária, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

I-     PRELIMINAR: DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, E DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DISTINTA EM FACE DOS AUTOS PJE Nº 5002150-08.2022.403.6100, ENTRE AS MESMAS PARTES

Antes de apreciar as preliminares arguidas pelo réus, considerando o alto grau de litigiosidade entre as partes, eis que a presente ação é parte da discussão que ocorreu, tanto na esfera administrativa, no âmbito do INPI (processo administrativo nº 905898664), em que a aqui, parte autora buscou reverter decisão do INPI, que, em grau de recurso, declarou a nulidade do seu registro nº 9058664, considerando o elemento nominativo “KAPCON CONTABILIDADE”, como tendo infringido o disposto no inciso XIX, do artigo 124 da LPI (Lei de Propriedade Industrial), discussão, igualmente travada em ação movida na Justiça Estadual (Processo nº 1001801-57.2019.826.0554, em que a aqui ré, KPCON, objetivou obter provimento jurisdicional para que a autora (KPCON) se abstivesse do uso da marca (KAPCON), em virtude de colidência das marcas, concorrência desleal, etc, e que foi julgada improcedente, em 1ª e 2ª instâncias, de rigor delimitar-se o objeto da presente ação, em cotejo com as ações já julgadas, ou, ainda em trâmite, como a mencionada no tópico da presente decisão.

A par da discussão na esfera administrativa, junto ao INPI, vencida pela aqui ré, KPCON, e da discussão na esfera judicial (justiça estadual), vencida pela aqui autora, KAPCON, verifica-se que foi ainda ajuizada uma outra ação, no âmbito da Justiça Federal, distribuída, inicialmente, à 8ª Vara Cível, Autos PJE nº 5002150-08.2022.403.6100, desta feita, pela parte autora, em face do INPI e do réu KLEBER OKUMURA PAIVA, em que objetiva a aqui autora a anulação de um segundo registro de marca, sob o nº 912461020, referente ao elemento nominativo da parte autora (KAPCON), concedido pelo INPI em 11/08/2020.

Verifica-se que o MM Juízo Federal da 8ª Vara Cível Federal, considerando a existência de conexão daquela ação, com o presente feito, determinou a redistribuição daqueles autos para esta 9ª Vara Cível, por dependência ao presente feito.

Observo, todavia, que, ainda que haja conexão entre a presente ação e a ação nº 5002150-08.2022.403.6100, pela causa de pedir (registro válido e direito ao uso nominativo da marca “KAPCON”, em relação à aqui ré, “KPCON”, fato é que, no presente feito o objeto imediato é o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI, que declarou a invalidade do Registro da Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), da autora, publicado na RPI nº. 2581, de 23/06/2020, e a respectiva declaração de validade de tal marca.

Nos autos do processo nº 5002150-08.2022.403.6100, objetiva a aqui autora obter provimento jurisdicional que declare a nulidade do Registro da marca nº 912461020, obtida, desta feita, administrativamente, para concessão da ré, em 11/08/2020.

Muito embora haja conexão, pela causa de pedir, considerando o desdobramento da discussão, em que não há total identidade de partes entre os feitos (nos autos nº 5002150-08.2022.403.6100, redistribuídos, não figura como corré KPCON), além da diversidade de objetos, proferirá este Juízo sentença em separado para ambos os feitos, determinando-se, ao final, o traslado de cópia da presente decisão, para aqueles autos.

Por oportuno, ainda, considerando que no presente feito, houve a apresentação de Reconvenção, por parte dos corréus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e KLEBER OKUMURA PAIVA, será proferida decisão, em primeiro momento, referente ao pedido principal, e, na sequência, apreciado o pleito reconvencional.

Antes, ainda, da análise das preliminares, de rigor tecer-se consideração acerca da eventual ocorrência de coisa/julgada ou litispendência, em face da Reconvenção, por força da sentença proferida no âmbito da Justiça Estadual, envolvendo a discussão nos presentes autos.

 

II-     INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA COM AÇÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

Observo que, no âmbito da Justiça Estadual, a aqui ré, “KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA”, ajuizou, antes da distribuição da presente ação, o processo nº 100801-57.2019.8.26.0554, que tramitou pela 6ª Vara Cível da Comarca de Santo André-SP objetivando obter provimento jurisdicional que determinasse à ré (aqui autora) que se abstivesse do uso da marca “KAPCON”, na classe específica “contabilidade e auditoria”.

Verifica-se que, por sentença proferida em 06/06/2019, referida ação foi julgada improcedente (id nº 35899016), tendo o E. Tribunal de Justiça, em grau recursal, negado provimento ao recurso da ré “KPCON”, e mantido a sentença de 1º grau, em 12/05/2021 (id nº 121739097).

Embora se vislumbre coincidência da causa de pedir, a ação que tramitou na Justiça Estadual não possui idêntico objeto ao da presente ação, porquanto, naquele feito, não se tratou – por absoluta incompetência – acerca dos atos do INPI, notadamente, quanto à legalidade ou não da declaração de invalidade do registro de marca da autora, que é objeto da presente ação, e na qual há, necessariamente, a intervenção do INPI, autarquia federal, a alçar a competência da matéria para a Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, da Constituição Federal.

Assim,  a sentença proferida na Justiça Estadual restringe-se ao âmbito da competência exclusiva entre as partes privadas naquele feito (concorrência desleal, questões afins), não se estendendo ao objeto da presente ação, que prevalece, em todo os efeitos, quanto ao aspecto marcário, e da Lei de Propriedade Industrial, em que deve haver a intervenção obrigatória do INPI.

Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, em matéria de Conflito de Competência entre os referidos ramos do Poder Judiciário, federal e estadual, quanto ao tema, fixando a competência da Justiça Federal nos casos de nulidade de marca, verbis:

 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higien Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (STJ, Resp nº 1.527.232/SP, Segunda Seção, Relator: Min. Luís Felipe Salomão, DJE: 13/12/2017).

Assim, a decisão a ser proferida no presente feito, dada a especificidade do objeto, o registro marcário e a atuação do INPI, muito embora tenha por objeto a apreciação dos mesmos fatos, e causa de pedir, não possui o mesmo pedido, sendo distintas as competências de ambos os ramos do Poder Judiciário, de forma a não vislumbrar-se qualquer prejudicialidade ou mesmo a existência de coisa julgada, considerando tratar-se de ações com objetos distintos e jurisdições diversas.

Nesse sentido, considerando a análise do objeto da presente lide, de rigor rejeitar-se a preliminar de litispendência, suscitada pela aqui autora, em face do pedido de Reconvenção, apresentado pelos réus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL e KLEBER OKUMURA PAIVA, justamente, em face da diversidade de objetos, e de jurisdições.

Observo que na ação que tramitou na Justiça Estadual, objetivou a aqui ré (KPCON), que a autora (KAPCON) se abstivesse de usar o nome comercial “KAPCON”, alegando a identidade das marcas, mas com nítido viés de proteção de sua marca no mercado de concorrência, em face de possível concorrência desleal da autora, ao passo que o pedido reconvencional formulado na presente ação, é o de que a parte autora/reconvinte se abstenha do uso da marca “KAPCON”, além de haver sido formulado pedidos de indenização em perdas e danos causados, em função das práticas de concorrência desleal e de danos morais.

Dada a diversidade de objetos, que, ainda que no tocante aos pedidos de danos materiais e morais, possa ter alguma identidade com a ação proposta na Justiça Estadual, considerando que o objeto da presente ação, envolve, necessariamente, o direito de obter ou não o registro marcário (anulando ou não a decisão do INPI), não se vislumbra identidade de objetos, e litispendência entre aquela ação, que tramitou na Justiça Estadual e o pedido reconvencional dos réus.

 

Aprecio as  preliminares arguidas pelos réus, na ação principal:

III-INÉPCIA DA INICIAL

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, arguida pelos réus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL e KLEBER OKUMURA PAIVA, como preliminar de contestação.

Aduz a parte ré que a petição inicial não apresentou o fundamento legal para a propositura da ação de nulidade (artigo 56, da LPI), não se apresentando harmônico com o pedido.

Sem razão, todavia,

Observo que, de acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota compreensão da causa de pedir e do pedido.

Nesse sentido:

1.       De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido. 2. Contudo, a narração dos fatos não conduz à ocorrência dos vícios rescisórios porque não indica – precisamente – como os dispositivos legais indicados foram violados e nem como a decisão rescindenda foi consubstanciada em erro de fato. Tendo em vista a inépcia da ação rescisória, impõe-se a sua extinção sem resolução de mérito. (STJ, 1ª Seção, AR 6.008/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/10/2018, publicado em 12/11/2018)

Observo, ainda, que o STJ entende ser “Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico.” (AgRg no AREsp 659.020/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)

No caso em tela, o pedido formulado na inicial e a causa de pedir foram apresentados de forma clara, expressa, consentânea com os fatos e fundamentos jurídicos exigidos no inciso III, do artigo 319, do CPC, motivo pelo qual rejeito a aludida preliminar.

 

IV-IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Aduziram os réus a  preliminar de impugnação ao valor da causa, sustentando que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem identificar o fundamento para tal valor, que deve ser alterado, uma vez que o autor não mencionou o motivo de tal atribuição.

A parte ré impugna tal arguição, aduzindo inexistir conteúdo econômico imediato na demanda.

Com razão os réus. 

Observo que, a circunstância de tratar-se de ação declaratória não significa, por si, não ter conteúdo econômico.

Pretendendo-se declaração de nulidade de ato administrativo, e validade do registro de marca nominativa, perante o INPI, a significação econômica deve corresponder, em tese, à pretensão contida na discussão (STJ-3ª Turma, Resp 4.242-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 18.9.90).

A impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do valor da causa em quantia meramente simbólica, muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável” (STJ-1a T., Resp 730581, rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.4.05, deram provimento, v.u., DJU 9.5.05, p. 315).

Ademais, considerando que e. STJ firmou entendimento segundo o qual mesmo em ações meramente declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico almejado (AgRg no Ag 744.932/MG, DJe 01/07/2008; AgRg no Ag 574176/SP, DJ 30/03/2006 p. 192; REsp 702409/SP, DJ 20/02/2006 p. 335), conforme jurisprudência:

 

RECURSO ESPECIAL - ALÍNEA 'A' - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DÉBITO FISCAL - PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PARA SUA QUITAÇÃO - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA - ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 258, 259 e 261 DO CPC - INOCORRÊNCIA. É consabido que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao êxito material perseguido pelo autor da ação. Dessa forma, se pleiteia a contribuinte, por meio da ação declaratória, o reconhecimento do direito à utilização de títulos da dívida pública para quitação de débito fiscal superior a R$ 80.000,00, e atribui à causa o valor de R$ 1.000,00, aquela importância deve compor o valor da causa. Recurso especial não provido' (Resp 396.599/RS, 2ª T., Min. Franciulli Netto, DJ de 25/02/2004.

 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (ATAQUE À COBRANÇA QUE SE REPUTA INDEVIDA). VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO BEM JURÍDICO E AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Pedido que é o mesmo que vem sendo feito desde a decisão a quo, sendo, nesta esfera, impossível de se atender, visto que é o próprio mérito da ação impugnatória do valor da causa. 2. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico em discussão.3. Evidenciada a incorreção do valor atribuído à causa em razão da norma processual incidente e do bem jurídico vindicado, afigura-se legal decisão judicial que altera aquele quantum, adequando-o à correta expressão pecuniária. Precedentes desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido' (AgRg nos Edcl no AG 546546/SP, 1ª T., Min. José Delgado, DJ de 09.08.2004).

 

'PROCESSO CIVIL - AÇÕES DECLARATÓRIAS - VALOR DA CAUSA - ARTS. 258 E 260 DO CPC - CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO - PRECEDENTES. 1. Segundo a dicção dos arts. 258 e 260 do CPC, o valor da causa, nas ações declaratórias, deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao benefício econômico que se pretende auferir - Precedentes. 2. Recurso especial improvido' (Resp 550737/RE, 2ª T., Min. Eliana Calmon, Dj de 28.06.2004).

No caso, considerando-se que a matéria discutida na presente ação envolve o direito ao uso do nome de marca e comercial da parte autora, que, embora não possua valor pecuniário imediato, possui, sem dúvida, quanto aos direitos de marca e de distinção no mercado, valor aferível, arbitro o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante apto a permitir a valoração da discussão em questão, de forma a valorar mais adequadamente a pretensão, sem caracterizar o valor irrisório atribuído à causa, sem que se impeça o acesso das partes às instâncias recursais.

Alterado, de ofício, o valor da causa, para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a teor do disposto no §3º, do artigo 292, do CPC, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas remanescentes, sob pena de inscrição.

 

V- VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO

 Aduziu a parte autora que os réus não especificaram o valor da causa na Reconvenção.

Observo que a reconvenção deve preencher os mesmos requisitos da petição inicial, inclusive o valor da causa.

Nesse sentido, assim dispõe o artigo 292, do CPC:

(...)

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

 No caso em tela, formulou a parte ré os seguintes pedidos, em relação à parte autora, na Reconvenção: 

a) que seja determinada a cessação do uso da marca “KAPCON”,  substituindo-o para outra forma, em todo e qualquer meio (incluindo o virtual) e a qualquer título, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

b) seja condenada a parte autora a indenizar as perdas e danos causados à ré-reconvinte, em função das práticas de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, cometidas por meio da imitação da marca do autor, em montante a ser arbitrado em sede de posterior liquidação de sentença;

c) seja a parte autora condenada ao pagamento de indenização, à ré, a título de danos morais decorrentes da violação aos direitos de propriedade intelectual da ré, aqui autora-reconvinte, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ou outro a ser arbitrado pelo Juízo, tendo em vista a gravidade das condutas lesivas praticada pela autora-reconvinda.

Considerando que não houve atribuição ao valor da causa, na Reconvenção, cabendo ao Juízo, de ofício, e, por arbitramento, corrigir tal erro, e determinar o valor, por arbitramento, a teor do disposto no aludido §2º, do artigo 292, do CPC, arbitro o valor da causa na Reconvenção, no mesmo valor da ação principal, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a pretensão, envolvendo o mesmo direito, mas para abstenção de marca, além dos pedidos de danos materiais (não quantificados) e danos morais, em R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Observo que, nos termos do artigo 7º, da Lei nº 9289/96 a reconvenção não se sujeita ao pagamento de custas.

Apreciadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

 

VI-MÉRITO

Objetiva a parte autora seja declarada a nulidade do ato administrativo do INPI, publicado na RPI nº 2581, de 23/06/2020, que declarou nulo, em processo administrativo, o Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), de sua titularidade, e, consequentemente, seja declarada a validade do aludido registro de Marca (mista: “KAPCON”), de sua titularidade, tornando definitiva a tutela provisória de urgência.

Sustenta a autora que o INPI acolheu pedido deduzido pelo corréu KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP, em processo administrativo, para declarar nulo o registro da marca mista nº 905898664, de sua titularidade, sem levar em consideração a precedência da autora na utilização da expressão “KAPCON”.

Relata que possui registro no órgão de classe (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRCSP) desde 06 de dezembro de 1999, utilizando o nome fantasia “KAPCON ASSESSORIA CONTÁBIL” e indica alguns documentos como prova da anterioridade na utilização da expressão “KAPCON”: (1) Ata Notarial (Protocolo nº. 068444), registrada no Livro nº. 4.736, fls. 183/186, do 22º Tabelionato de Notas da Capital de São Paulo; (2) Ata Notarial (Protocolo nº. 068446), registrada no Livro nº. 4.736, fls. 187/188, do 22º Tabelionato de Notas da Capital de São Paulo, dando fé de três blocos de notas fiscais manuais “de propriedade da empresa KapCon Assessoria Contábil e (3) cópias digitais extraídas do processo eletrônico nº. 1001801-57.2019.8.26.0554, de origem da 6ª Vara Cível da Comarca de Santo André, em trâmite perante a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal do Estado de São Paulo, entre as mesmas partes litigantes.

Afirma que faz uso da expressão “KAPCON” como nome fantasia desde 06 de dezembro de 1999, exercendo atividade empresarial desde 21 de dezembro de 2006 (NIRE 35121248568 ) e transformando esse registro em empresa individual de responsabilidade limitada em 20 de agosto de 2012 (NIRE 35600089451), sob o mesmo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ nº. 08.546.213/0001-25).

Aduz que, além disso, possui domínio registrado perante o órgão competente (www.kapcon.com.br) desde 16 de setembro de 2007 e o corréu KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – EPP somente registro domínio em 03 de julho de 2009.

Esclarece que está estabelecida na cidade de São Paulo e a corré está na cidade de Santo André (territorialidade) e ambas convivem há anos sem que nunca tivesse havido qualquer impugnação perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), quanto ao nome empresarial; ou qualquer tipo de disputa de titularidade de domínio de internet perante o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm), quanto ao nome de domínio no “.br

Em sede de contestação/defesa, o INPI aduziu, em síntese,  que a parte autora faz uso do elemento nominativo “KAPCON CONTABILIDADE” (nº 905898664), que após a publicação do pedido da autora, não vieram aos autos do processo administrativo quaisquer oposições e, desta forma, feitas as buscas realizadas no âmbito administrativo, não foram encontrados impedimentos, e o pedido foi deferido, sendo que a concessão foi publicada em 13/06/2017. Mas que, posteriormente, em 09/08/2017, KLEBER OKUMURA PAIVA peticionou tempestivamente pela declaração de nulidade administrativa do registro sob exame. Que, à época, o requerente alegou ter sido violado o disposto no inc. XIX do art. 124 da LPI em face da anterioridade do registro de marca mista nº 902784242 (KPCON), destinada a distinguir serviços de contabilidade e auditoria (NCL(9), pugnando pela aplicação do  artigo 129, §1º, da LPI, em face do direito de precedência ao sinal "KPCON” por seu uso anterior como marca para assinalar serviços correspondentes ao segmento de mercado em que atua. E que após a análise destes fatos, verificou-se que os argumentos apresentados pela autora em sede de processo administrativo de nulidade não eram válidos para elidir o fato de que o elemento nominativo preponderante de seu registro de marca (KAPCON) apresenta reprodução fonética e imitação gráfica do elemento característico de marca alheia (KPCON), anteriormente registrada para distinguir serviços ora idênticos (contabilidade) ora afins, cuja convivência é, em tese, suscetível de causar confusão ou associação indevida. Que, analisadas essas considerações, em segunda instância administrativa, foi reconhecida a violação do inc. XIX do art. 124 da LPI em face da anterioridade do registro nº. 902784242 (KPCON), decisão publicada em 23/06/2020 (RPI 2581

Os réus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – EPP e KLEBER OKUMURA PAIVA, reiteraram a contestação do INPI, acrescendo que, além de a parte autora não lograr demonstrar o uso anterior do nome “KAPCON”, por ser simples nome de fantasia em notas fiscais e em documentos apresentados, optou por registrar a marca KPCON no âmbito do INPI, na classe específica de “contabilidade e auditoria” – NCL (9) 35, cujo pedido fora protocolado em 19/07/2010. Que, assim, resta claro que a corré goza de todas as prerrogativas legais de proteção marcária, bem como possui notoriedade no nicho de atividade econômica que atua. E que o Brasil adota o sistema atributivo quanto ao registro de marcas, ou seja, exerce efetivo direito sobre a propriedade da marca, o utente que primeiro obtiver a concessão de registro perante um órgão público. Que a marca será de quem a registrar primeiro, o que afasta o direito de terceiros sobre ela – mesmo se esses terceiros estiverem fazendo uso dela previamente, a teor do disposto no inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal. Que, assim, a respectiva tutela constitucional é normatizada pela Lei n° 9.279/96, a qual determina que o direito à proteção das marcas se efetivará mediante registro destas (o que insere o Brasil no sistema de registro atributivo da propriedade marcária, ou seja, tem a tutela legal quem registra primeiro). Discorreu, ainda, sobre a impossibilidade de coexistência das duas marcas, à luz dos princípios da distintividade e da territorialidade. Que, nesse sentido, as marcas “KPCON” e “KAPCON” possuem elementos praticamente idênticos, não possuindo qualquer elemento para distingui-las e evitar a confusão dos consumidores. Que, desse modo, mesmo que a autora possua sua sede na cidade de São Paulo e a Corré na cidade de Santo André, as duas são geograficamente muito próximas e possuem o mesmo nicho mercadológico. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Inicialmente, verifica-se que a questão posta para exame, consiste em identificar se o registro da marca da autora, perante o INPI, sob o nº 905898664, composto pelo elemento nominativo “KAPCON CONTABILIDADE”, registrado como “assessoria em gestão de negócios; comercial ou industrial (assessoria em gestão -); contabilidade; guarda-livro [contabilidade]; assessoria, consultoria e informação em contabilidade” listados na NCL(10) 31, e que, em princípio, após ser efetuado, em 22/02/2013, não vindo a sofrer qualquer oposição, tendo sido deferido, efetivamente, em 13/06/2017, infringe, como declarado pelo INPI, o inciso XIX, da Lei de Propriedade Intelectual.

Isso porque, após o deferimento em questão, em 09/08/2017, o réu, KLEBER OKUMURA PAIVA, em nome da corré KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRELI, ingressou com pedido de declaração de nulidade do registro da marca mista nº 902784242 (KPCON), destinada a distinguir serviços de contabilidade e auditoria (NCL(9) 35, sustentando o direito de preferência, em face do registro anterior da marca, nos termos do §1º, do artigo 129, da LPI, assinalando a prestação de serviços correspondentes ao segmento de mercado em que atua.

Verifica-se, inicialmente, que, do ponto de vista estritamente legal e positivo, assim dispõe o artigo 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9279/96, Lei de Propriedade Industrial:

 

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

(...)

Observo que há de se ter em conta que o legislador, ao redigir os incisos XIX e XXIII do artigo 124, visou impedir a concorrência desleal, a captação de clientela, o locupletamento indevido às custas de marca alheia.

Nesse passo, assegura a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, proteção à propriedade industrial (onde se insere a marca), bem imaterial que, de tal importância à vida e ao desenvolvimento econômico e social da nação, mereceu específica proteção, em seu grau máximo.

Registre-se que a função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência.

A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

A par disso, a Lei nº 9.279/96 prevê que, excetuado o caso das marcas de alto renome, apenas proteção da marca de forma restrita à classe (ou classes) de produtos ou serviços em que é registrada (princípio da especialidade), sendo que o INPI efetua a classificação dos produtos ou serviços para que haja definição do âmbito de proteção deferida pelo registro (Ato Normativo nº 51/81).

Como leciona Fábio Ulhoa Coelho, as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do art. 122 da LPI (Curso de Direito Comercial, vol. 1, 2012, Saraiva, p. 202).

Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.

No caso em tela, o ato administrativo do INPI, lastreado no parecer técnico (id nº 38260158, pag.07), considerou que “os sinais são confundíveis na medida em que, como já dito, há identidade fonética e imitação gráfica do elemento característico e identidade quanto ao item da especificação de serviços (contabilidade)”.

Não há divergência de que ambas as partes atuam no ramo da Contabilidade, ressaltando-se que a parte autora obteve o registro da marca “KAPCON”, pedido em 22/02/2013, no mesmo seguimento de negócio da requerida “KPCON” (contabilidade e auditoria), que já possuía o registro, desde 19/07/2010, tendo sido concedido, de forma definitiva, a esta última, na data de 13/06/2017.

 Sabe-se que o direito de exclusividade, como atributo da propriedade da marca, toca apenas ao efetivo titular do registro (LPI, art. 129, caput), de modo que o princípio da anterioridade, em tese, favoreceria, nos termos da inicial, a parte autora, a partir dos documentos juntados, não obstante, impugnados pela parte ré.

Nesse sentido, vislumbra-se haver a parte autora, ao menos em parte, demonstrado o uso da marca “KAPCON”, em diversos documentos, como mencionado na inicial: Ata Notarial do 22º Tabelionato de Notas da Capital, já do ano de 2001, Notas fiscais, que, embora em nome da empresa “João Augusto Sana”, trazem em seu timbrado o logotipo “KAPCON” (id nº 35898828), como o próprio cadastro junto à Receita Federal obtido pela autora, em 21/12/2006 (id nº 35898828) e uso do domínio (www.kapcon.com.br), desde setembro/2007 (idem), além de outros documentos, juntados com a inicial.

No entanto, o critério da anterioridade não é suficiente para, por si só, determinar a abstenção do uso da marca, sendo ainda imprescindível a demonstração de que as empresas atuam no mesmo ramo (princípio da especialidade), possuem o mesmo público alvo e que a similitude entre elas causa efetiva confusão entre os consumidores.

Observo que, para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marca e denominação deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que a lide não pode ser resolvida tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

O C. STJ, no julgamento do RESP nº. 658702/RJ, de relatoria do Ministro Jorge Scartezzini, ao analisar o artigo 59 da Lei nº. 5772/71, assim discorreu sobre o princípio da especialidade das marcas, in verbis:

 "Deste dispositivo inferem-se os dois princípios básicos do direito nacional marcário:

1) territorialidade, pelo qual, ainda que se explore determinada marca apenas em certo município ou região, uma vez registrada pelo INPI, a proteção incidirá contra o uso de terceiros, para produtos idênticos ou análogos, em todo o território pátrio; e

 2) especialidade, especificidade ou novidade relativa, pelo qual a proteção da marca, salvo quando declarada "notória" pelo INPI (atualmente, de "alto renome"), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço indicado quando do requerimento do registro.

Assim, para facilitar o registro de marcas, definindo o âmbito da proteção a ser deferida, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo nº 51/81, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços de idênticas classe e item.

Ainda, como o princípio da especialidade é corolário da necessidade de se evitar erro ou confusão entre os usuários de certos produtos ou serviços, cuida-se de um preceito relativo, admitindo-se, para atingir tal intuito, que a análise quanto à reprodução de marca alheia, seja parcial, total ou acrescida de palavras, estenda-se ao ramo de atividade desenvolvida pelos seus titulares (art. 65, XVII, da Lei nº 5.772/71).

Ou seja, de qualquer forma, alegada a colidência marcária, é imprescindível que se perquira acerca das classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito.

Com efeito, apenas em se cuidando, nos termos do art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71, de "marca notória" (atualmente, "de alto renome" , segundo o art. 125 da Lei nº 9.279/96) não se perscrutará acerca de classes ou atividades sociais no âmbito do embate marcário, porquanto, uma vez caracterizada, desfruta tutela especial, impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens:"(STJ, 4ª Turma, REsp 658702/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 21.08.2006, p. 254).”

Sobre a matéria, Cerqueira leciona:

 “Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria.

É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das já existentes, mas, tratando-se de produtos ou indústria diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso (1982, p. 779).”

 O artigo 124, incisos V e VI da Lei 9.279/96 também dispõem que não são registráveis como marca:

 “(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Feitas tais considerações, à luz do Direito da  Propriedade Industrial, conclui este Juízo que, ao contrário do parecer exarado pelo INPI, que considerou haver identidade fonética e imitação gráfica em relação ao registro da marca “KAPCON”, em relação à marca da parte ré “KPCON”, além de não vislumbrar-se, do ponto de vista gráfico qualquer imitação entre os logotipos das empresas autora e ré, também não se constata, dos documentos juntados aos autos, qualquer intenção de a parte autora reproduzir, no todo ou em parte, o nome empresarial da ré.

Nesse sentido, da análise dos logotipos das empresas, autora e ré, não se vislumbra tal associação, ou menos, ainda, qualquer identidade gráfica.

Com efeito, conforme se visualiza da petição inicial (fl.10), id nº 35898828, os logotipos de ambas as empresas são nitidamente distintos.

O logotipo da autora é composto pelo nome “KAPCON”, seguido do registro, abaixo, do nome “Contabilidade”, ao passo que o logotipo da ré, é composto pelo símbolo “bulmerangue” duplo, com a sigla “KPCON”:

 Não obstante o INPI tenha sido incluído como litisconsorte passivo, na petição inicial, de se observar que o artigo 175, da Lei 9.279/1996 determina que nas ações de nulidade do registro o INPI deve intervir no feito, não se explicitando, todavia, qual posição a autarquia ocupará na deman

Além de tal distinção diferente quanto ao aspecto gráfico dos logotipos, em nada idênticos, ao contrário do r. parecer do INPI, verifica-se que os documentos juntados pela própria autora demonstram que seu registro trata-se de registro de marca mista, ou seja, a análise do conflito não pode se limitar ao aspecto gráfico ou fonético, sendo imperativo considerá-los de uma forma global, pelo conjunto dos signos.

Observo que a marca mista é a representação do produto ou serviço de determinada empresa para o seu público-alvo, sendo o seu registro  vantajoso por proteger não só o nome da marca, mas também seu logotipo e imagens relacionadas, garantindo à empresa total exclusividade da marca registrada.

Usando apenas o nome como representação da marca, uma marca nominativa é aquela que não conta com nenhum elemento visual no seu logotipo, com apenas o nome da marca sendo seu próprio logo.

No caso de uma marca mista, a empresa é representada por uma junção dos dois: existe o nome da marca junto ao seu logotipo, composto por elementos visuais, símbolos, imagens, e algum outro design afim.

Quando uma empresa faz o registro de uma marca mista, é garantida a proteção tanto do nome presente no logotipo, quanto da imagem usada como representação da marca.

No caso dos autos, verifica-se que ambas as partes possuem marca mista, ou seja, com representação gráfica e logotipos específicos, com imagens absolutamente diferentes entre si.

Além desse aspecto, há de se considerar que, no caso em tela, as colidências entre as marcas “KAPCON” e “KPCON” podem ser classificadas, segundo a jurisprudência, como “sugestivas” ou “evocativas”, ou seja,  aquelas que apontam para determinada característica do produto ou atividade da empresa/empresário, mas que possuem um limitado escopo de proteção.

 Outrossim, de se considerar que:

“em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes.”  (PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA: REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO, Brasília, Revista CEJ, 17 (59), jan/abril/2013,   Disponível in:  https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/article/view/1739, acesso em 06/06/2023.

Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção.

Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo.

Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes.

Nesse sentido os seguintes julgados:

 

 DIREITO CIVIL: INPI. DIFERENÇA GRÁFICA E FONÉTICA. TERMOS DE USO COMUM. APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Da análise das marcas em debate, identifica-se semelhança de parte de seus elementos e o fato de estarem relacionadas ao mesmo ramo de atividade, critérios estes entre os previstos no artigo 65, nº 17, da Lei 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial então vigente à época dos registros em debate, revogado pela Lei 9.279/96) que dispõe sobre o impedimento do registro de marcas que possibilitem a confusão ou associação, por parte do consumidor, com outras marcas já registradas. II - No entanto, a semelhança existente entre as marcas é irrelevante, não induzindo a confusão ou associação entre elas, uma vez que os termos idênticos 'equipamentos' e 'industriais', que as constituem, isoladamente, não são revestidos de suficiente cunho distintivo, a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir dessas mesmas denominações de uso comum, diretamente ligadas ao conteúdo da classe a que fazem parte. III - Tais tipos marcas são consideradas fracas, passíveis de registro, mas com pequeno grau de distintividade em relação aos produtos que assinalam, individualizando-se no mercado através do conjunto marcário. IV - Ressalte-se que tais marcas evocativas carregam o ônus de conviverem no mesmo seguimento mercadológico com outras marcas que guardam alguma similitude. V - Tal semelhança ortográfica é, todavia, muito pequena, uma vez que a marca "REI REVISTA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS" contém disparidade tanto na fonética dos termos, uma vez que a pronúncia do conjunto que a compõe e da parte semelhante 'REI', individualmente, é inconfundível; quanto na forma e extensão da grafia, devendo ser apreciada no conjunto (REI REVISTA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS), e não apenas pelos detalhes isolados dos vocábulos 'REI', 'REVISTA', 'EQUIPAMENTOS' e 'INDUSTRIAIS' que a compõem, não deixando dúvida no observador; VI - Possuindo a marca "REI REVISTA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS" os vocábulos distintivos 'REI' e 'REVISTA', não reproduzindo ou imitando a marca "NEI" nem a marca "NOTICIÁRIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS", não induz o consumidor a adquirir produtos da empresa ré, pensando tratar-se de produtos da empresa autora, não sendo o caso, portanto, da anulação de seu registro. VII - Cabe salientar que os termos 'EQUIPAMENTOS' e 'INDUSTRIAIS' são de uso comum, não cabendo sua apropriação exclusiva, tanto fonética, ortográfica quanto do sentido que carregam consigo, impedindo o registro de signo distintivo que utiliza qualquer um desses termos, mesmo em combinação com outro, como é caso das marcas "NOTICIÁRIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS" e "REI REVISTA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS". VIII - Com efeito, tais evocativos, sendo de uso comum, não podem ser apropriados com exclusividade, cabendo a convivência, desde que haja uma mínima diferença, não procedendo, portanto, a pretensão da empresa autora apelante, uma vez que as marcas em questão são fonética e graficamente diferentes. IX - Apelação improvida. (APELAÇÃO CÍVEL - 836427 ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0054097-66.1997.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: 200203990405686 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2002.03.99.040568-6, ..RELATORC:, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/12/2010 PÁGINA: 696 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

 

 APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO. MARCA NOMINATIVA. VOCÁBULO DA LÍNGUA INGLESA QUE NA DATA DO REGISTRO ERA DESCONHECIDA NO PAÍS. EXPRESSÃO DE USO COMUM E NECESSÁRIO. MARCA FRACA. PROTEÇÃO RELATIVA. INSERÇÃO DE APOSTILA NO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. 1. Os apelantes pleiteiam a anulação dos Registros de marca n. 817.127.801, 817.127.810 e 817.127.828, sob a alegação de que se trata de registros de expressão de uso comum, designativa do produto a ser identificado pela marca, sem qualquer elemento distintivo, vez que se trata de marca nominativa. 2. Os documentos juntados pela autora comprovam que as palavras da língua inglesa "Armor" ou "Armour" significam blindagem, designando assim, conforme consignou o INPI em sua contestação, segmento de mercado específico de produtos blindados. 3. Por se tratar de expressão do idioma inglês, que até o momento do depósito dos pedidos de registros, e mesmo na data de sua concessão, era desconhecida no País - conforme asseverou o próprio parecer da Diretoria de Marcas do INPI -, não tendo havido qualquer oposição à época, entendo ser possível a manutenção dos registros nominativos, mediante a inserção de apostila que consigne a não exclusividade do uso da expressão "Armor", já que, por se tratar de expressão de uso comum/necessário na língua inglesa referente ao mercado de produtos e serviços de blindagem, pode ser utilizada por outras empresas, como marca, desde que conjugada com outras expressões, como no caso da marca "Inbraarmor". 4. Não prospera o argumento de que a marca "Armor" ajusta-se à ressalva do item 17 do art. 65 da Lei n. 5.771/72, vez que não se trata de "reprodução (...) de marca alheia" em "tradução não explorada no Brasil", mas termo que, no idioma inglês, designa o próprio serviço/produto a ser comercializado. 5. Assim, a marca "Armor" insere-se no conceito denominado pela doutrina e pela jurisprudência de "marca fraca", que, dado o seu diminuto caráter de distintividade, merece proteção relativa e não admite a exclusividade total, a suportar a convivência com outras marcas que contém o mesmo termo que a compõe, já que evocativos ou descritivos dos produtos a cuja identificação se destinam (STJ, REsp n. 1166498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 15.03.11; REsp n. 242083, Rel. Min. Carlos Menezes de Direito, j. 21.11.00; TRF da 2ª Região, ApelReex n. 201151018011775, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, j. 30.08.12; AC n. 200751018033639, Rel. Des. Fed. Márcia Helena Nunes, j. 10.09.09). 6. Assiste parcial razão ao INPI ao requerer a integração da sentença a fim de esclarecer que a autora também não tem direito ao uso exclusivo do termo "Armor", devendo ser inserida apostila em todos os registros de sua titularidade, assim como em todos os registros da ré Armor Equipamentos de Proteção Ltda. que contenham essa expressão, a serem identificados pelo INPI, consignando não haver exclusividade sobre o uso desse vocábulo e não da marca, como mencionou o dispositivo da sentença. 7. Apelações da autora e da ré Armor Equipamentos de Proteção Ltda. desprovidas. Apelação do INPI parcialmente provida. (APELAÇÃO CÍVEL - 1122227 ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0044486-89.1997.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: 200603990215982 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2006.03.99.021598-2, ..RELATORC:, TRF3 - QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/04/2013 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

E:

 PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO INDEFERITÓRIO DE REGISTRO DA MARCA NEW WAY - MARCA EVOCATIVA - NÃO INCIDÊNCIA DAS PROIBIÇÕES DO ART. 65.5 DO CPI. I - A expressão “NEW WAY” é meramente evocativa, não tendo relação direta com os serviços a que visa distinguir - serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau (classe 41.10), mormente porque se trata de expressão característica do nome comercial da Autora/Apelada. II - Não incide o óbice do art. 65.5 do CPI ao registro de marca evocativa, que não mantém relação direita com o serviço a que visa distinguir. Precedentes. III - Apelação Improvida. (TRF-2 - AC: 22601 91.02.07707-8, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 31/01/2006, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::03/03/2006 - Página::151)

 

No caso dos autos, a ré “KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP” buscou junto ao INPI a exclusividade sobre a a marca mista da autora “KAPCON Contabilidade”, sob a alegação de que era detentora de registro anterior, e que a autora estaria praticando imitação, e concorrência desleal.

Todavia, tal como acima mencionado, não se vislumbra qualquer identidade gráfica nos logotipos da autora e da ré, e, não obstante haja, efetivamente, identidade fonética nos termos “KAPCON” e “KPCON”, uma vez que, na língua portuguesa a letra “k” possui pronúncia de “CA”, ou seja, amba as palavras possuem idêntica fonética, fato é que, dos documentos juntados aos autos, e, considerando tratarem-se ambas de prestadoras de serviços em uma área específica (Contabilidade), em municípios diferentes (autora possui sede em São Paulo, ré, em Santo André), não se vislumbra qualquer risco de associação entre as marcas em questão.

Ademais,  considerando o longo tempo em que ambas já coexistiram (autora, com informes de notas fiscais, e documentos publicitários, ao menos, desde o ano de 2001/2003, com o símbolo “KAPCON”, e ré, desde o registro, ano de 2010), não se vislumbra tenha havido – ao menos, não restou demonstrado, qualquer risco de prática anticoncorrencial, ou desleal, ou mesmo, que a autora tenha, de algum modo, agido de forma a prejudicar a ré, quanto a obtenção de seus clientes.

Observo que, nesses termos, conquanto o zelo da parte ré, “KAPCON”, que, efetivamente, utilizou-se do direito previsto na Lei de Propriedade Industrial, para registrar sua marca, em 19/07/2010, e tentar impedir eventual marca colidente, providência que a autoar só adotou em 22/02/2013, fato é que, no ramo em que ambas atuam, de prestação de serviços de contabilidade, setor técnico, em que os clientes, via de regra, buscam serviços especializados, na área contábil (imposto de renda, retificações, serviços aduaneiros, auditorias, etc), dificilmente, pela experiência ordinária do que normalmente ocorre, ocorrerá de um cliente confundir-se no momento de buscar a contratação do serviço profissional de qualquer das partes, mesmo porque, tanto serviços de contabilidade, como, de Advocacia, assessoria técnica, em geral, são relativamente personalizados, não se podendo dizer que, o simples nome semelhante da marca de um Escritório, utilizado por seu concorrente, possa, necessariamente, significar concorrência desleal, captação de clientela, etc, pelo outro.

Registro que não se está a tratar de marcas notórias, como, por exemplo, “Yakult”, “Danone”, “Gilette”, símbolos de produtos, eis que via de regra, na área de serviços, tal rigidez não se dá da mesma forma que a área de produtos. .

Nesse sentido, de rigor considerar-se o D. Voto proferido, muito embora quanto ao aspecto da matéria posta a julgamento nos autos da ação nº 1001801-57.2019.8.26.0554, pelo Relator e Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Cesar Ciampolini,  cujo trecho destaco, juntado sob o Id nº 121739097:

(...)

Ação cominatória em que pretende a autora, proprietária da marca “KPCON”obrigar a ré a abster-se do uso da marca “KAPCON”. Ação julgada improcedente.

Apelação da autora.

Em que pese o registro deferido pelo INPI à autora em detrimento da ré, verifica-se extenso período de convivência pacífica entre as partes, apresentando-se a ré ao mercado de contabilidade como “KAPCON” desde 1999, isto é, anteriormente à autora (2010). Anterioridade no uso que comprova a boa-fé da ré e a autoriza a continuar usando a marca. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Manutenção da sentença. Apelação desprovida.

(...)

FUNDAMENTAÇÃO:

A autora comprovou ser empresa de contabilidade com marca mista KPCON depositada no INPI em 19/7/2010 (fl. 42), criada a partir das iniciais do nome de seu fundador, Kleber Paiva (fl. 48).

Por sua vez, a ré depositou sua marca mista KAPCON em 22/2/2013, também na área de contabilidade (fls. 125/126). Tal registro, noticia a autora, foi recentemente declarado nulo pelo INPI (fl. 250).

Quanto ao território, anoto que ambas as partes atuam na Região Metropolitana de São Paulo, a ré na capital e a autora em Santo André (fls. 58/69 e 37).

Pois bem.

Em que pese o registro deferido pela autarquia federal à autora em detrimento da ré, há de se destacar o extenso período pelo qual as partes conviveram pacificamente, inclusive apresentando-se a ré ao mercado como KAPCON anteriormente à autora.

Nesse sentido e independentemente dos documentos (notas fiscais e registros na Junta Comercial) postos em dúvida pela autora é incontroverso que a ré possui certificado emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob a identificação KAPCON Assessoria Contábil desde 6/12/1999 (fl. 123).

Certo que o certificado não equivale a registro no INPI, porém comprova a utilização da marca no mercado de atuação das partes ao menos desde aquela data. 

E, como destacou a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal em caso semelhante, a marca não registrada também merece algum grau de proteção

(...)

Embora não se desconheça que a doutrina e jurisprudência não possuem entendimento pacífico sobre o tema, penso que o direito que exsurge do pré-uso de determinada marca não está limitado à preferência contra o registro alheio, nos termos do artigo 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, mas confere, também, ainda que sujeita às limitações decorrentes da ausência de um depósito ou registro, exclusividade ao usuário anterior, como bem ensina Lélio Denicoli Schmidt:

'O direito que decorre do uso anterior da marca efetivamente não se limita à faculdade de se opor ao depósito ou registro alheio. Confere também um direito de exclusividade sobre a marca. O usuário anterior pode ajuizar ações de abstenção de uso e indenização contra terceiros (igualmente desprovidos de registro) que estejam a fazer uso indevido da marca. O fundamento dessas ações de abstenção de uso e indenização não está expressamente previsto no art. 129, § 1º da LPI, mas decorre de sua interpretação sistemática com as normas que reprimem a concorrência desleal (arts. 2º, V, 195, III e 209 da LPI e art. 10 bis da CUP).'

Isso permite constatar que o preuso da marca assegura uma proteção que vai muito além da mera precedência à obtenção do registro, que não é senão uma das várias facetas e faculdades que dele se originam, mas que não o esgotam. [..]' (TJSP; Apelação Cível 1001052-88.2017.8.26.0011; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional  XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019)

'Propriedade industrial. Nome empresarial e título de estabelecimento. Colidência parcial com marca mista depositada pela autora. Precedência do registro daqueles. Aplicação do princípio da anterioridade. Partes que convivem há anos no mercado e ostentam logomarcas bastante diferentes, de modo que não há como causar confusão ao consumidor. Autora, ademais, que, desde 2017, identifica-se com outra expressão no mercado. Improcedência da ação de abstenção decretada. Recurso provido para esse fim.' (TJSP; Apelação Cível 1057730-14.2016.8.26.0576; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019).

(...)

No caso em tela, além da inexistência de imitação gráfica, e de existência apenas de imitação sonora, vislumbra-se que ambas as partes, “KAPCON” e “KPCON”, estão domiciliadas em municípios distintos (São Paulo e Santo André), prestam serviços de relativa personalização, em relação a clientes, e, considerando que ambas possuem, por tais fatores  clientela específica, tendo convivido pacificamente, sem quaisquer demonstrações de captação/desvio de clientela, entre os anos de 2010 e 2020, data do ajuizamento da presente ação, vislumbra-se que tais elementos são suficientes para reconhecimento da boa-fé da parte autora, quanto ao uso da marca “KAPCON”, não obstante a não adoção de providências legais “opportune tempore”, no sentido de proteger sua marca nos termos da legislação, e  reconhecer-se a possibilidade de que continue a autora a usar a marca “KAPCON”, havendo a possibilidade de coexistência do uso em questão, sem que haja a necessidade de concessão de exclusividade do direito de marca à ré.

Nesses termos, de rigor a procedência do pedido formulado na inicial, para declaração da nulidade do ato administrativo do INPI, publicado na RPI nº 2581, de 23/06/2020, que declarou nulo o Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), de titularidade da autora, e, consequentemente, declarar-se a validade do Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), por parte da autora.

VII- RECONVENÇÃO

Julgada procedente a pretensão formulada na inicial, pela parte autora, “KAPCON CONTABILIDADE EIRELI – ME”, de rigor a improcedência dos pedidos formulados em Reconvenção, pelos réus-reconvintes, KPCON ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA e  KLEBER OKUMURA PAIVA.

Em sede de reconvenção, formularam os réus os seguintes pedidos (id nº 40578197, pag.30)

a) seja determinada a imediata cessação de uso, pela autora/reconvinda, da marca KAPCON, substituindo-o para outra forma, em todo e qualquer meio (incluindo o virtual) e a qualquer título, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) seja a autora/reconvinda condenada a indenizar a ré reconvinte em perdas e danos causados, em função das práticas de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, cometidas através da imitação da marca da ré, em montante a ser arbitrado em sede de posterior liquidação de sentença;

c) seja a autora-reconvinda condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes da violação aos direitos de propriedade intelectual da ré, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ou outro a ser arbitrado pelo Juízo, tendo em vista a gravidade das condutas lesivas praticadas pela autora.

(...)

Não se vislumbra a necessidade de repetir-se a fundamentação supra, atinente ao pedido principal, para considerar a improcedência do pedido de que a autora-reconvinda cesse o uso da marca “KAPCON”, porquanto, nos termos da decisão acima, não se vislumbra tenha havido a incidência dos dispositivos que vedam o registro da marca “KAPCON” como marca da autora, constantes do artigo 124, incisos XIX (reprodução, no todo, ou, em parte, de marca alheia registrada, para certificar produto idêntico (...) suscetível de causar confusão ou associação com arca alheia), ou do inciso XXIII (sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade (...).

Sendo possível, nos termos da fundamentação supra, a convivência entre ambas as marcas mistas “KAPCON” e “KPCON”, não há falar-se em indenização por danos materiais (não demonstrados), ou morais, também, inexistentes, no caso.

VIII-TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Observo que, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, prevendo o § 3º do aludido dispositivo legal, que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, considerando que, nos termos da fundamentação supra, vislumbra-se a plausibilidade do direito da parte autora, quanto á declaração de ilegalidade da decisão do INPI, que declarou nulo o registro da marca mista nº 905898664, expressão “KAPCON”, e, considerando-se que a autora, por força de referida decisão, encontra-se alijada do uso da marca, vislumbrando-se situação de risco de dano, com efetivos prejuízos para a empresa, que há anos a utilizava, de rigor a concessão da tutela de urgência, nos moldes requeridos, até o trânsito em julgado da presente sentença.

Assim DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos públicos da decisão do INPI, que declarou a nulidade do Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), da autora, publicada na RPI nº. 2581, de 23/06/2020, até o trânsito em julgado da presente decisão.

  DISPOSITIVO

                       Ante o exposto, promovo o julgamento de mérito, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

1)   JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação principal, em face de todos os réus, para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI, publicado na RPI nº. 2581, de 23/06/2020, que declarou nulo, em processo administrativo, o Registro da Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), de titularidade da autora, e, consequentemente, declaro a validade do Registro de Marca nº 905898664 (mista: “KAPCON”), em questão.

2)   JULGO IMPROCEDENTS os pedidos formulados na Reconvenção apresentada pelos réus KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRELI e KLEBER OKUMURA PAIVA;

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

1)      AÇÃO PRINCIPAL:

Em face da sucumbência integral dos réus, condeno-os, de forma individual:  INPI, KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL e CONTABILIDADE EIRELLI, e KLEBER OKUMURA PAIVA, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro, nos termos do inciso I, do §3º, do artigo 85, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerado o valor já retificado pelo Juízo, nos termos da fundamentação supra (R$ 100.000,00, novo valor da causa).

2)      RECONVENÇÃO:

 Em face da sucumbência dos réus-reconvintes, KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL e CONTABILIDADE EIRELLI e KLEBER OKUMURA PAIVA, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro, nos termos do inciso I, do §3º, do artigo 85, do CPC, em favor da parte autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerado o valor já retificado pelo Juízo, nos termos da fundamentação supra (R$ 100.000,00, valor da causa na Reconvenção).

Referidos valores deverão ser corrigidos, com juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF nº 267/13.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo 496, do CPC.

Providencie a Secretaria a retificação do valor da causa, tanto na ação principal, quanto na Reconvenção, para constar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo a parte autora providenciar o recolhimento da diferença das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, traslade-se cópia da presente decisão para os autos da ação nº 5022150-08.2022.403.6100, entre as mesmas partes.

Intime-se o INPI, para cumprimento da tutela de urgência supra.

Decorrido o prazo legal para interposição de eventual recurso, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para o duplo grau de jurisdição, com as homenagens deste Juízo.

  P.R.I.

 São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

 

De início, em observância à preliminar arguida pelo INPI, cabe consignar que o artigo 175 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996 determina que nas ações de nulidade do registro a autarquia  intervirá no feito.

Assim, entendeu o STJ:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa. 4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. 5. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, RESP nº 1.378.699, Registro nº. 201300921799, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 10.06.2016)."

No caso dos autos, a parte autora intentou a presente demanda objetivando a suspensão dos efeitos da decisão de anulação do registro de marca e consequente declaração de validade do registro, por entendê-lo legítimo, e que o INPI, ao anular o registro, não considerou a precedência na utilização da expressão “KAPCON”.

Trata-se, portanto, de alegação de vício intrínseco, hipótese em que o INPI intervém no feito como assistente especial, uma vez que não deu causa à propositura da ação, atuando na lide por imposição legal para preservação do interesse público, que pode ou não coincidir com os interesses das partes, restando afastada eventual condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

No mérito, debate-se sobre a legitimidade da anulação do registro de marca “KAPCON”, com base no artigo 124, incisos XIX e XXIII da LPI, que assim dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

 

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam, em síntese, que, há colidência entre as marcas, risco de confusão no mercado consumidor e concorrência desleal, dada a evidente similaridade fonética dos sinais distintivos, podendo gerar ideia de associação ou atuação conjunta indevidamente, uma vez que operam no mesmo segmento mercadológico (serviços de contabilidade) em regiões territoriais muito próximas – São Paulo e Santo André – ambas fazendo parte da  região metropolitana denominada “Grande São Paulo”. Aduzem, ainda, que restou configurada violação ao princípio da anterioridade, uma vez que a KPCON, por ter obtido o registro de marca primeiro, deve ter sua proteção assegurada contra terceiros em todo território nacional e, ainda, que o registro de nome empresarial não se confunde com o registro marcário.  

A concessão do registro de marca deve levar em consideração o atendimento aos requisitos elencados na Lei nº 9.279/96, obrigando o profissional examinador a analisar tecnicamente sua viabilidade, levando em consideração as normas e legislação pertinentes. Cabe à autarquia registrária, a partir de seu corpo de servidores capacitados, obedecido o devido processo legal administrativo, emitir decisões após uma sequência de atos públicos e legais.

A necessidade de respeito às decisões de caráter técnico das agências reguladoras, acentuadamente complexas e que trazem consequências sistêmicas subjacentes à regulação econômica, demandando trato especializado e qualificado, redunda na limitação do Poder Judiciário de interferir no mérito, estando restrito ao exame da legalidade e observância formal do procedimento.

Nesse sentido, já decidiu a Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos.

2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa.

3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial.

 4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251).

5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos.

 6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016.

7. Os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, “as normas regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas e com outros problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar riscos antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e combater esses efeitos” (SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090).

8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática jurisdicional, porquanto: “a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), enquanto processos judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar e implementar regras, enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas” (POSNER, Richard A. "Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), Regulation versus litigation: perspectives from economics and law, Chicago: The University of Chicago Press, 2011, p. 13).

 9. In casu, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, após ampla análise do conjunto fático e probatório dos autos do processo administrativo, examinou circunstâncias fáticas e econômicas complexas, incluindo a materialidade das condutas, a definição do mercado relevante e o exame das consequências das condutas das agravantes no mercado analisado. No processo, a Autarquia concluiu que a conduta perpetrada pelas agravantes se enquadrava nas infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20, I, II e IV, e 21, II, IV, V e X, da Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste).

10. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência, em materialização das infrações previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste).

11. As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama expertise, o que, na doutrina, significa que “é possível que o controle da “correção” de uma avaliação antitruste ignore estas decisões preliminares da autoridade administrativa, gerando uma incoerência regulatória. Sob o pretexto de “aplicação da legislação”, os tribunais podem simplesmente desconsiderar estas complexidades que lhes são subjacentes e impor suas próprias opções” (JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros – SBDP, 2016, p. 152-155).

12. O Tribunal a quo reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que impusera às recorrentes condenação por práticas previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste), razão pela qual divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 13. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122  DIVULG 06-06-2019  PUBLIC 07-06-2019).”

 

Entendo devida a reforma do juízo constituído em primeiro grau, que concluiu pela ilegalidade do ato de anulação administrativa do registro da marca KAPCON, uma vez que tal ato administrativo foi devidamente fundamentado na vedação constante do artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96, em face da afinidade mercadológica, anterioridade do registro da marca “KPCON” e, ainda, consideradas a semelhança dos elementos nominativos principais das marcas em questão (“KAPCON” e “KPCON”), passíveis de levar o público consumidor a erro.

A proibição descrita no inciso supra tem como finalidade obstar a ocorrência de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, não sendo necessária a prova de que consumidores específicos tenham sido enganados.

Nessa linha de orientação, trago julgados desta Corte:

 

“REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE REGISTRAL. COLIDÊNCIA. MESMO SEGMENTO DE ATUAÇÃO. NOMES SEMELHANTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

O registro de uma marca se dá por meio de procedimento legal pelo qual uma empresa ou indivíduo obtém a exclusividade do uso de uma marca específica, seja um nome, logotipo, slogan ou outro símbolo distintivo, para identificar seus produtos ou serviços no mercado.

O indeferimento da realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que os demais documentos apresentados nos autos possibilitaram a formação do convencimento do juízo monocrático sem a necessidade de elaboração de laudo pericial.

A marca que a autora pretende registrar, “Alfa Brasil”, de fato possui elementos nominais que se confundem com o dos apelados, além de atuarem no mesmo seguimento de mercado (ensino).

O que se observa, na verdade, é que mesmo os elementos gráficos são semelhantes, e, pelo nome e segmento de atuação das empresas, o registro da marca “Alfa Brasil” seria apto a causar confusão entre o público consumidor.

O fato de, anteriormente, o INPI ter aprovado outros registros, não significa que deva também aprovar o da apelante, posto que as regras a serem seguidas encontram-se previstas na Lei nº9729 de 1996.

Apelação não provida.

(TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002021-82.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 29/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024);

DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. “HALTEN” X “ALTEN”. COLIDÊNCIA ENTRE OS ELEMENTOS NOMINATIVOS. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA, SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO. ART. 124, XIX, DA LPI. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Pretende a autora a condenação do INPI a conceder o registro da marca mista “Halten Tecnologia”, voltando-se contra o ato de indeferimento de registro fundado na colidência desta com a marca “Alten”.

2. Ante a evidente colidência entre os elementos nominativos principais das marcas em questão (“Halten” e “Alten”) e a afinidade mercadológica dos serviços prestados por ambas as empresas, correta a sentença de improcedência do pedido, uma vez que a marca da autora configura reprodução de marca alheia anteriormente registrada, suscetível de causar confusão (art. 124, XIX, da LPI).

3. Honorários advocatícios devidos pela apelante majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/2015.

4. Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50031224620204036100 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/03/2023)”.

 

A análise conjunta dos elementos probatórios demonstra que há efetiva similaridade entre os sinais que deveriam ser distintivos. Ademais, a marca “KPCON”  detém a anterioridade de registro perante o INPI e uso notório no segmento, o que lhe confere o direito de precedência. A aplicação do princípio da especialidade reforça o reconhecimento de colidência entre marcas quando os segmentos guardam afinidade mercadológica e funcional, como no caso em análise.

Considerando-se o público consumidor médio dos serviços contábeis, importante salientar, ainda, que, na atualidade, a procura por serviços dessa natureza tende a ser realizada, em grande medida, através de pesquisa por endereço eletrônico, o que, por si, fomenta a possibilidade de confusão ou associação indevida dos consumidores desses serviços.

Nesse contexto, elucidadores os comentários de Cerqueira,  extraídos de sua obra “Tratado de Propriedade Industrial”:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual (1982, p. 919).”

Cumpre também destacar que os atos do INPI são dotados da presunção de validade, podendo, contudo, ser afastada por prova robusta de que tenha contrariado disposição legal, o que não restou demonstrado nos presentes autos. A manutenção da concessão da marca “KAPCON” em cenário de risco de confusão, especialmente em função da identidade fonética e de escrita dos elementos nominativos, somadas à afinidade mercadológica, representa incompatibilidade com os preceitos insculpidos na LPI.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em sede de reconvenção, embora não arguidos na apelação, entendo não serem cabíveis, uma vez não comprovado o prejuízo concreto causado à empresa recorrente. Os documentos juntados não demonstram danos efetivos ou quantificáveis pelo uso da marca. A responsabilidade subjetiva exige prova do nexo de causalidade e do dano, elementos ausentes nos autos.

Por todo o exposto, não há motivos para a declaração de nulidade da decisão proferida no procedimento administrativo nº 905898664.

Assim sendo, resta cassada a tutela de urgência anteriormente concedida, para que sejam restabelecidos os efeitos públicos da decisão do INPI de nulidade do registro da marca mista 'KAPCON', devendo a autora abster-se de seu uso.

Quanto ao valor da causa fixado na sentença, vez tratar-se de demanda em que o proveito econômico não é aferível de plano, bem como a ausência de indicação, pelo impugnante, do valor da causa que entendia correto e sua justificativa, penso que deva ser revisto para aquele indicado na petição inicial. Neste sentido, trago o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 261). PEDIDO GENÉRICO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - In casu, as razões da impugnação do valor da causa foram genéricas, pois, embora a recorrente tenha dito haver uma diferença grande entre o valor da causa e o benefício econômico visado, em momento algum indicou em sua impugnação qual seria o valor correto a ser dado à causa, nem mencionou valor alternativo algum.
II - Se, por um lado, o art. 261 do Código de Processo Civil autoriza a realização de perícia para que o juiz forme sua convicção acerca do valor da causa, por outro, há necessidade de que haja fundada dúvida com relação a tal valor. Dizer apenas que o valor é irrisório, sem mencionar sequer a espécie de perícia necessária para a correta fixação do valor da causa, traduz imprecisão que inviabiliza a impugnação, desprovida de elementos concretos para se aferir a pretendida majoração do valor dado à causa.
III - Recurso especial desprovido.
(REsp n. 806.324/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 11/6/2015.).”

Dessa forma, adoto, por entender mais adequado ao bem jurídico pretendido, a valoração apontada na inicial de R$10.000,00 (dez mil reais) para a causa.

Em face da sucumbência da autora “KAPCON”, condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em favor dos então réus, arbitrados nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando sua minoração, nos termos da argumentação supra. O valor deverá ser corrigido em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 Por estes fundamentos, dou provimento aos recursos.

É como voto.