O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por Móveis Bombonato Eireli em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP que, nos autos da ação anulatória de registros marcários, julgou extintos, sem resolução de mérito, os pedidos de anulação dos registros nºs 919.187.293, 919.187.374, 919.187.455 e 919.187.544, reconhecendo ainda a prescrição da pretensão relacionada ao registro nº 823.517.845 e, por fim, julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento da oposição administrativa nos processos nº 917592140, 917592166, 823517845 e 912374411.

Aduz, a parte apelante, ter sido fundada no ano de 1969 pelo Sr. Orivaldo Carlos Bombonato (pai de seu atual titular, assim como do titular da empresa apelada), utilizando, desde então, e sem interrupção, a marca “Bombonato” no setor de venda de móveis na cidade de Sertãozinho/SP. Informa que seu atual titular, o Sr. João Augusto Bombonato se tornou sócio da empresa em 1983, permanecendo no quadro societário até os dias atuais. Sustenta que a empresa apelada atua no mesmo ramo da venda de móveis, valendo-se, para tanto, dos nomes “Móveis Favaretto” ou “Móveis Centrolar”, sem jamais ter utilizado o nome “Bombonato”. Ainda assim, a empresa apelada, em um ato considerado pela apelante como de má-fé, requereu e obteve o registro da marca “Bombonato” junto ao INPI, usando-a apenas ocasionalmente, uma vez que permanece atuando com a marca “Móveis Centrolar”, o que demonstraria a intenção única de prejudicar a atividade da apelante. Alega que a partir da obtenção da marca “Bombonato”, a empresa apelada passou a criar obstáculos para a exploração do sinal marcário pela apelante, o que motivou o ajuizamento da presente ação visando garantir a continuidade do uso. Entende que a sentença que lhe foi desfavorável merece reforma, sustentando, para tanto que (i) não há prazo prescricional para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registadas ou utilizadas de má-fé (art. 6º, “bis”, “3”, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP), (ii) detém o direito de precedência sobre todas as marcas que estampam o nome “Bombonato” (art. 129 da Lei nº 9.279/1996), (iii) o registro de nome de família exige a anuência de seu titular. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a declaração de nulidade dos registros marcários questionados, o reconhecimento do direito de precedência da apelante e a adoção das providências cabíveis perante o INPI.

Foram apresentadas contrarrazões pelo INPI e por Bombonato Móveis e Colchões Ltda.

É o relatório.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Cuida-se de recurso de apelação interposto por Móveis Bombonato Eireli, empresa individual de titularidade de João Augusto Bombonato, contra sentença que (i) julgou extintos, sem resolução de mérito, os pleitos de anulação dos pedidos de registro de marca nºs 919.187.293, 919.187.374, 919.187.455 e 919.187.544, (ii) reconheceu a prescrição da pretensão de nulidade do registro nº 823.517.845, e (iii) julgou improcedente o pedido de anulação dos registros nº 917592140, 917592166, e 912374411, todos eles com variações em torno do sinal “BOMBONATO”.

Entende, a parte autora, ora apelante, que possui o direito de precedência ao registro das marcas que remetam ao sinal “BOMBONATO”, alegando, para tanto sua exploração, ao menos, desde 1969, quando o pai do atual titular da empresa, Sr. Orivaldo Carlos Bombonato, já possuía uma loja e móveis com o nome da família. De outro lado, a utilização das marcas contendo o sinal “BOMBONATO” pela empresa ré, Bombonato Móveis e Colchões Ltda, sociedade empresária tendo por único sócio Orivaldo Edson Bombonato, irmão do representante da empresa autora, ocorreria de forma ocasional em suas atividades.

Importa destacar, inicialmente, em relação à possibilidade de intervenção do Poder Judicial nas decisões administrativas do INPI, que embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente. 

Dito isso, passo a detalhar, para melhor compreensão da lide, cada um dos pedidos e registros de marca pertencentes à empresa ré, Bombonato Móveis e Colchões Ltda, destacando, de antemão, que todos eles se alternam, na Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, entre a Classe de Produtos NCL(11) 20, relativa a móveis e a Classe de Serviços NCL(11) 35, referente à comercialização de móveis:

Processo nº 917592140: Marca (nominativa): “BOMBONATTO”; Classe: NCL(11) 20; Depósito: 25/06/2019; Situação atual: processo sobrestado (aguarda julgamento de impugnação apresentado por Edvaldo Osmar Bombonato EPP);

Registro nº 917592166: Marca (nominativa): “BOMBONATTO”; Classe: NCL(11) 35; Depósito: 25/06/2019: Situação atual: registro concedido em 17/11/2020, encontrando-se em vigor;

Processo nº 919187293: Marca (nominativa): “BOMBONATTO LOJAS”; Classe NCL(11) 20; Depósito: 25/06/2019; Situação atual: aguarda exame de mérito (oposição apresentada pela empresa autora);

Processo nº 919187374: Marca (nominativa): “BOMBONATTO LOJAS”; Classe NCL(11) 35; Depósito: 10/02/2020; Situação atual: aguarda exame de mérito (oposição apresentada pela empresa autora);

Processo nº 919187455: Marca (nominativa): “MÓVEIS BOMBONATTO”; Classe NCL(11) 20; Depósito: 10/02/2020; Situação atual: aguarda exame de mérito (oposição apresentada pela empresa autora);

Processo nº 919187544: Marca (nominativa): “MÓVEIS BOMBONATTO”; Classe NCL(11) 35; Depósito: 25/06/2019; Situação atual: aguarda exame de mérito (oposição apresentada pela empresa autora);

Registro nº 823517845: Marca (mista): “BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES”; Classe: NCL(7) 35; Depósito: 14/08/2001: Situação atual: registro concedido em 13/03/2007, encontrando-se em vigor até 13/03/2027;

Processo nº 912374411: Marca (nominativa): “BOMBONATO”; Classe NCL(11) 20; Depósito: 03/03/2017; Situação atual: processo sobrestado (aguarda julgamento de impugnação apresentado por Edvaldo Osmar Bombonato EPP);

O que se observa, de plano, é o acerto da sentença recorrida no que concerne à extinção, sem resolução de mérito, da pretensão relativa à anulação dos pedidos de registro de marca nºs 919.187.293, 919.187.374, 919.187.455 e 919.187.544.

De acordo com os documentos id’s 332189011, págs. 1/4, e a manifestação do INPI juntada sob id’s 332189492 e 332189493, os pedidos de registro de marca nºs 919.187.293, 919.187.374, 919.187.455 e 919.187.544 aguardam julgamento das oposições apresentadas pela própria parte autora contra decisão do INPI. Não há nos autos qualquer menção a vícios nos respectivos procedimentos que autorizem a intervenção jurisdicional na fase atual, tampouco há decisão emanada do INPI a que se possa atribuir violação à legalidade ou à razoabilidade. Portanto, é de se reconhecer a ausência de interesse de agir relativo à anulação de registros que sequer foram concedidos, aguardando ainda pronunciamento da autarquia federal competente em relação ao tema. Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTE ATIVA FACULTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU PAULO ABRÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONDENAÇÃO DO INPI. FALTA INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Quanto ao ingresso da Sra. Irene Baldini como litisconsorte ativa facultativa, não assiste razão à apelante, na medida em que, após o ajuizamento da ação, ainda que não tenha sido apreciada a liminar ou citado o réu, não é mais possível a inclusão de litisconsorte ativo facultativo, tendo em conta o princípio do juiz natural, insculpido no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. 2. No que se refere ao pedido de condenação do réu Paulo Abrão Esper a indenizá-la dos prejuízos que resultarem do requerimento do registro no INPI, da divulgação da falsa notícia do embargo do FESTIVAL NACIONAL DE CANTO ALDO BALDIN entre os interessados e de outros que vierem a ser causados, mantenho a incompetência absoluta do Juízo Federal para processar e julgar o feito. 3. É vedada a cumulação de ações se para uma é competência da Justiça Estadual e para outra a competência da Justiça Federal. Ocorre que não há litisconsórcio necessário quanto aos pedidos de indenização (réu- Paulo Abrão Esper) e suspensão do registro de marca (réu-INPI). Trata-se, na verdade, de soluções distintas e isoladas, sem que a efetividade de uma consista no resultado dado à outra. 4. Na hipótese dos autos, o primeiro pedido é formulado contra um réu ( INPI), tendo o foro da Justiça Federal, nos termos da norma prevista no artigo 109, I, da Constituição Federal, e o segundo pedido tem como réu apontado pela autora, apenas Paulo Abrão Esper, cujo foro ordinário é o da Justiça Comum Estadual. 5. Quanto à condenação do INPI a arquivar o pedido de registro da marca "FESTIVAL NACIONAL DE CANTO ALDO BALDIN" (autos do processo nº 826043739), falta interesse processual. 6. O Poder Judiciário só apreciará as questões trazidas a ele se forem preenchidos diversos requisitos constantes das leis ordinárias que regem o processo, ou seja, a parte deve atender às condições da ação e aos pressupostos processuais para que possa ser prestada a tutela jurisdicional pelo Estado-Juiz. 7. Quanto à condenação do INPI a arquivar o pedido de registro da marca "FESTIVAL NACIONAL DE CANTO ALDO BALDIN" (autos do processo nº 826043739), falta interesse processual. 8. Na hipótese dos autos, o INPI não tinha analisado o pedido de registro da Marca "Festival Nacional de Canto Aldo Baldin". 9. Ocorre que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, não somente pelo pedido, conforme norma prevista no artigo 129, caput, Lei 9.279/96 (Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial). 10. Com a concessão do registro pelo INPI, a autora poderá instaurar o processo administrativo de nulidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro (art. 169 da Leio 9.279/96). 11. Se mantida a decisão de concessão de registro, a autora poderá propor ação de nulidade do registro, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da sua concessão (arts. 173 e 174, da Lei 9279/96). 12. A Lei 9.279/66 é clara no sentido de que é possível a suspensão dos efeitos do registro, na ação de nulidade de marca. Não há hipótese de suspensão do andamento do pedido de registro, por razão de ordem judicial, ou seja, não há ação judicial antes da decisão do INPI acerca do pedido de registro. 13. Apelação improvida.

(ApCiv 0018740-78.2004.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2018)

Nesse mesmo cenário insere-se igualmente a pretensão de anulação dos pedidos 917592140 e 912374411, já que ambos aguardam decisão final administrativa por parte do INPI a respeito de impugnação apresentada pela empresa individual EDVALDO OSMAR BOMBONATO EPP, que não integrou a presente lide, e que se funda na existência das anterioridades nº 823.918.092 e nº 913.285.552, referentes à marca “MÓVEIS CENTROLAR BOMBONATO”. Assim, entendo que a extinção sem mérito por ausência de interesse de agir deve se estender à pretensão de anulação desses pedidos que, insisto, sequer foram analisados pela autarquia competente.

Indo adiante, assinalo que em vista do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proteção das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”.

A lei nº 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.

No que concerne especificamente à proteção conferida às marcas, sua efetivação se dá por meio do registro (sistema atributivo) junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) e da garantia de exclusividade, e se justifica em razão da relevância econômica que esse bem imaterial possui, capaz de agregar ao valor objetivo de um determinado produto ou serviço aspectos sociais e emocionais, provenientes de sua identificação com o consumidor ao longo do tempo. Portanto, a marca não se restringe ao signo que a identifica, mas à sua efetiva capacidade de singularizar um produto ou serviço a ela associado, sendo esse o fundamento a justificar sua proteção, que será conferida àquele que primeiro efetuar o depósito do pedido de registro junto ao INPI (princípio da anterioridade).

Vale destacar que a rigidez do sistema atributivo não faz com que as marcas não registradas (“marcas de fato”) estejam completamente desprovidas de proteção. Nesse sentido, há dispositivos legais que resguardam direitos ao usuário de marca de fato tanto no procedimento de aquisição do registro - como é o caso do art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/1996, que garante o direito à precedência do registro ao terceiro de boa-fé que, na data do depósito, usava no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico ou semelhante – quanto na repressão à concorrência desleal (artigos 129, §1º, 195, III, e 209, da Lei nº 9.279/1996, entre outros).

A exclusividade para uso da marca ficará restrita ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente (princípio da especialidade). Para tanto, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que atualmente subdivide produtos e serviços em 45 classes (1 a 34 para produtos, e 35 a 45 para serviços), conforme suas características. Será possível a coexistência de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintas. Exceção a esse princípio é a denominada “marca de alto renome”, assim considerada a marca registrada cujo status, decorrente da elevada reputação junto ao mercado, autoriza sua proteção em todas as classes (art. 125, da Lei nº. 9.279/1996). À semelhança das marcas, ainda que o registro ocorra em classes diversas, a correlação entre os produtos e serviços previstos nessas classes, bem como a atuação das empresas em áreas afins, imporiam a proteção da empresa detentora do primeiro registro.

A garantia de proteção da marca se estende por todo o território do país em que houve a solicitação do registro (princípio da territorialidade), exceto quando se tratar de “marca notoriamente conhecida”. Nessa hipótese, o titular da marca poderá pleitear proteção dentro do segmento em que atue, independentemente de registro no país, mas desde que possua registro em um dos países signatários da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (art. 126, da Lei nº. 9.279/1996).

Embora seja possível a utilização de qualquer sinal (nomes, desenhos, palavras, numerais, letras, etc.) para identificação de produtos ou serviços, a legislação brasileira confere proteção apenas aos sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122, da Lei nº. 9.279/1996), sendo estes, portanto, suscetíveis de registro como marca. Logo, diferentemente do que ocorre em outros países, não se admite o registro de sinais sonoros, olfativos ou gustativos.

De outro lado, a mesma Lei 9.279/1996 elenca em seu art. 124, sinais que não serão passíveis de registro, seja por razões voltadas à proteção do interesse público, seja para a preservação do interesse de terceiros. Dada a relevância do referido dispositivo, eis a íntegra de sua redação:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Considerados os elementos que formam a marca, ela poderá ser apresentada nas formas (i) “nominativa”, quando se constituir apenas por expressão escrita, textual, com palavras ou combinação de letras e algarismos, sem vinculação a elementos gráficos (fonte, cor, estilo, etc.), (ii) “figurativa”, apresentando exclusivamente símbolo ou imagem tratada graficamente, (iii) “mista”, composta pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou ainda (iv) “tridimensional”, constituída pelo formato do objeto (forma plástica), desde que distinto da forma inerente à sua própria natureza.

Outra classificação relevante diz respeito ao grau de distintividade da marca, ou à capacidade de se diferenciar, do ponto de vista fonético, gráfico e ideológico, de outras marcas que identifiquem produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, afastando a possibilidade de confusão ou associação equivocada pelo consumidor. O direito à exclusividade de uso só será garantido às marcas capazes de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem que haja colidência entre termos ou signos já registrados.

Nos moldes do art. 133 da Lei 9.729/1996, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, para o que o pedido deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, ou nos 6 meses subsequentes ao término (aí, mediante o pagamento de retribuição adicional).

Extingue-se o registro da marca pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia ou pela caducidade (art. 142 da Lei 9.729/1996). Qualquer pessoa poderá requerer a caducidade de marca que não tiver sido colocada em uso no prazo de 5 anos, contado da concessão do registro, ou tiver seu uso interrompido por igual prazo (art. 145 da Lei 9.729/1996).

E para bloquear ilegítima usurpação de marca, o art. 168 e seguintes da Lei 9.279/1996 descrevem procedimentos administrativos de nulidade, além da via judicial escorada pelo art. 5º. XXXV da Constituição e pela legislação processual civil.

Traçadas essas linhas gerais acerca da matéria, verifico, no caso dos autos, que a parte autora, ora apelante, pretende a anulação de registros de marcas concedidas à parte ré pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em virtude do alegado direito de precedência sob as marcas que contenham o sinal “BOMBONATO”.

Dos registros acima relacionados, foram concedidos à parte ré os de nº 823517845, referente à marca mista “BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES” para a classe: NCL(7) 35, e 917592166, referente à marca nominativa “BOMBONATTO”, para a classe NCL(11) 35, sendo o primeiro concedido em 13/03/2007 e o segundo em 17/11/2020.

De acordo com os artigos 168 e seguintes da Lei nº 9.279/1996, faculta-se a qualquer interessado a possibilidade de instauração de processo administrativo de nulidade de registro, mediante comprovação de que a concessão ofendeu as disposições da própria LPI. Deverá ser observado, contudo, o prazo de 180 dias, contados da data da expedição do certificado de registro. É possível ainda o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do registro, estabelecendo, o artigo 174, da Lei nº 9.279/1996, o prazo prescricional de 5 anos contados da data de sua concessão (ou da data da decisão irrecorrível que indeferir o pedido na via administrativa). Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA "EOLICA BRASIL". PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 174 DA LEI 9.279/96. RECURSO DESPROVIDO. 1. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174). 2. Conforme relatado, cuidam-se os presentes autos de hipótese de pedido de nulidade de ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca "EOLICA BRASIL", nº 831093404, na classe NCL(9) 40, em favor do apelado, EÓLICA TECNOLOGIA LTDA. A autarquia ressalvou, quando da concessão do registro, que as expressões "EOLICA" e "BRASIL" não seriam de uso exclusivo, em razão da generalidade destas. 3. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 174 da LPI, tendo em vista que o registro na marca "EOLICA BRASIL" foi concedido em 18.11.14 (id 259795279) e a presente ação somente foi proposta em 10.11.2021 (id 259795243), não havendo nos autos qualquer prova da má-fé impeditiva da prescrição (art. 6o bis, item 3, da CUP). 4. Além disso, não há que se falar em ato administrativo nulo, visto que a nulidade de marca, em regra, se submete ao prazo prescricional quinquenal e a imprescritibilidade, alegada pelo apelante, não constitui regra no direito pátrio, sendo admita apenas em hipóteses excepcionais.   5. Além disso, da interpretação do art. 174 da LPI depreende-se que dele não se extrai qualquer diferenciação entre atos nulos e anuláveis, não cabendo, portanto, ao julgador fazê-lo. 6. Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem entendido que, mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes. 7. Recurso desprovido.

(ApCiv 5032333-93.2021.4.03.6100, Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, TRF3 - 2ª Turma, DJEN DATA: 26/09/2022)

Voltando ao caso concreto, o pedido de registro nº 823517845 (“BOMBONATO MÓVEIS E COLCHÕES”) foi depositado no INPI pela empresa ré em 14/08/2001, sendo que em 04/12/2001 deu-se a publicação na Revista da Propriedade Industrial para fins de oposição de terceiros. Na ausência de impugnação, o pedido foi analisado e posteriormente concedido em 13/03/2007, sobrevindo ainda a prorrogação da vigência do registro até 13/03/2027.

Verifica-se, portanto, que a parte autora não se manifestou em nenhuma das oportunidades legalmente admitidas para impugnação do pedido de registro (oposição, instauração do processo administrativo, ou ajuizamento da ação declaratória de nulidade no prazo legal), devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão anulatória, na medida em que manifestada tardiamente em 05/08/2020, por ocasião do ajuizamento da presente ação, quando já transcorrido o prazo estabelecido pelo art. 174, da LPI.

Essa constatação repercute na análise do pedido de anulação do registro 917.592.166 que, como se viu, refere-se à marca nominativa “BOMBONATTO”, classe: NCL(11) 35, com depósito realizado pela parte ré em 25/06/2019, e concessão do registro pelo INPI em 17/11/2020, encontrando-se atualmente em vigor. A possibilidade de se invocar a prevalência do interesse da empresa autora no uso da marca esbarra na obtenção prévia, por parte da ré, do direito de exclusividade quando da concessão do registro nº 823517845, depositado, conforme mencionado, ainda em 2001, e concedido em 2007.

O fato de a parte autora ostentar em seu nome empresarial o termo “BOMBONATO” não é suficiente para o reconhecimento da prevalência pretendida, já que a denominação da empresa não se confunde com o sinal marcário. A propósito, sobre eventual colidência entre sinal marcário e denominação, o entendimento acerca do alcance da vedação imposta pelo art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996, segundo o qual não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos, já foi objeto de enfrentamento pelo E. STJ, que concluiu não ser possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração os princípios da territorialidade (que exigiria a ampliação da proteção do nome comercial, inicialmente restrita à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, para todo o território nacional mediante pedidos complementares), e o princípio da especificidade. É o que se depreende do julgado a seguir colacionado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSOESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

(REsp 1.204.488. Rel. Min Nancy Andrighi, Terceira Turma, STJ, DJe: 02/03/2011)

Nesse mesmo sentido, o Manual de Marcas do INPI, documento de referência que consolida as diretrizes de exame da referida autarquia, uniformizou o entendimento acerca do conflito entre o direito de marca e o direito empresarial nos seguintes termos:

“Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. (...)

É esse o caso dos autos, já que ambas as partes já possuíam o nome “BOMBONATO” em suas razões sociais antes do primeiro depósito realizado em 14/08/2001 junto ao INPI. A autora, desde 1969, conforme Registro de Firma Individual indicando, como “razão comercial” “Orivaldo Carlos Bombonato” (id 332188989), ainda que entre 1985 e 2018, a constituição da sociedade, a partir da retirada do Sr. Orivaldo, tenha abdicado no uso do nome “Bombonato” em sua denominação, passando a se chamar “Taticris Comércio de Móveis Ltda; a ré, por sua vez, desde 1983, conforme alteração do contrato social que modificou a razão social da empresa para “Centrolar Móveis Bombonato Ltda” (id 332189482, pág. 2). Portanto, sob esse aspecto, deve prevalecer o direito da ré ao uso da marca “BOMBONATO”.

Melhor sorte não assiste à autora no que concerne à pretendida incidência do já mencionado art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/1996, que trata do direito à precedência do registro nos seguintes termos:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Registre-se, inicialmente, que não é mais necessário que a alegação do direito de precedência ocorra por meio da oposição administrativa (art. 158, da Lei nº 9.279/1996) até a concessão do registro de marca. Escorada no enunciado nº 473 da Súmula do STF, segundo a qual "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial", o INPI tem admitido a possibilidade de arguição do direito de precedência mesmo após a concessão do registro, conforme se depreende da manifestação da autarquia federal juntada sob id 310857862.

Trata-se, o direito de precedência, de uma exceção ao princípio da anterioridade, que garante o direito de exploração exclusiva de um sinal marcário àquele que primeiro reivindicar sua proteção mediante registro junto ao INPI. Para tanto, exige-se que a utilização da marca ocorra de boa-fé, ou seja, que o usuário não tenha estabelecido disputa prévia sobre a marca junto ao INPI, ou ainda que não haja pedido em seu nome arquivado ou registro extinto. É necessária ainda a demonstração do uso há mais de 6 meses da data do depósito, de sinal igual ou parecido ao que é objeto do registro em disputa, para identificação de seus produtos ou serviços, idênticos ou semelhantes aos oferecidos pelo titular do pedido ou do registro no INPI. Finalmente, deve o requerente comprovar a existência de pedido (posterior) de registro da marca, em seu nome, para que então lhe seja conferido o direito de precedência em relação ao requerimento prévio de terceiros. Em resumo, diante da exploração conjunta de sinais idênticos ou semelhantes para identificação de produtos ou serviços semelhantes ou afins, terá preferência na proteção da marca aquele que a explore há mais tempo. Essa a finalidade do dispositivo em comento.

Todavia, assim como observado no caso de conflito entre o direito de marca e o direito empresarial, a exploração da marca previamente ao depósito, tanto pelo requerente quanto por que se oponha ao pedido, afasta a incidência do instituto da precedência, devendo a exclusividade de exploração da marca recair sobre aquele que primeiro buscou a proteção junto ao INPI. Tal solução se mostra acertada pois, diante da possibilidade de que, em um mesmo segmento mercadológico, a exploração de uma mesma marca por empresas distintas deixe em dúvida o consumidor em relação à procedência do produto ou serviço, é imperativa a prevalência do primado da anterioridade. Essa a solução igualmente acolhida pelo Manual de Marcas do INPI:

“Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela opoente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.”

Em resumo, a marca nominativa correspondente ao registro nº 917.592.166 (“BOMBONATTO”) consiste em variante daquela que foi objeto do registro 823517845, consolidado em favor da empresa ré, e com vigência até 13/03/2027, não socorrendo à parte autora o fato de se tratar de nome que já integrava sua denominação empresarial, ou mesmo sua prévia utilização em produtos e serviços, já que a mesma situação foi verificada em relação à detentora dos direitos de exclusividade na exploração da marca. Tampouco restou caracterizada a má-fé da empresa ré, que, vale lembrar, tem o nome “Bombonato” em sua razão social desde 1983, além de estar presente no próprio nome civil de seu titular. Não vejo fundamento, portanto, para a anulação de registro pretendida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Em vista do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

É o voto.